评案说法 | 驰名商标反淡化保护的司法认定—华润怡宝饮料（中国）有限公司诉上海洁士宝日化集团有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案 |
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| 新闻来源：中华商标杂志 本网信息整理编辑：紫藤 | |
| 要旨：根据商标淡化理论，驰名商标可获得跨类保护，但跨类保护并非全类保护，应综合考虑驰名商标的显著性和知名度、驰名商标与被诉商标使用商品间的关联程度等因素，对被诉行为是否会导致驰名商标的淡化进行认定。驰名商标获得反淡化保护的基础在于驰名商标显著性的减弱或者商誉受损，而非商标识别性的破坏，故获得反淡化保护不以造成混淆为前提。但同一被诉行为有可能在部分公众中产生商标混淆，在部分公众中产生商标淡化，均构成商标侵权。 一、基本案情 原告（被上诉人）：华润怡宝饮料（中国）有限公司 被告（上诉人）：上海洁士宝日化集团有限公司 原告的前身为成立于1984年的中国龙环有限公司，1993年更名为“深圳怡宝食品饮料有限公司”，后一直以“怡宝”为企业字号，经数次更名后于2014年1月开始使用现名称至今。 1992年6月开始，原告先后在多个商品及服务类别上申请注册“怡寶”“怡宝” “C‘estbon”等系列商标，在本案中主张的第1789131号 商标和第1794139 号商标分别于2002年6月14日和6月21日核准注册，核定使用商品均为第32类茶饮料（水）、水（饮料）等，均在有效期内。 原告在全国各地通过多家以“怡宝”作为企业字号的子公司、分公司开展经营，通过全国各地的大量经销商及天猫、京东等各大电商平台广泛销售产品，产品包装上使用了涉案两个商标，交易文书、网店等处均使用了“怡宝”或“C‘estbon”。原告年报显示其2008年至2018年间的营业收入从十几亿元递增至近104亿元，纳税每年近1亿元。中国饮料工业协会出具的证明显示，“C‘estbon”饮用水2008年到2019年间的产量及市场占有率在全国同类产品的排名从第4位升至第1位。1996年开始，原告就 涉案商标及产品开展了包括参加展览会、投放报刊、电视台等各类媒介广告、赞助活动、赛事、影视节目及广告植入等多种形式的广告宣传。经审计， “C‘estbon”商标的广告支出从2008年的8000余万元增至2016年的10.89亿余元，2017年到2019年间也均有数亿元。从1989年11月开始，原告的“怡宝”“C‘estbon” 品牌及产品均获得大量荣誉，从1998年开始连续被认定为广东省著名商标，从2009年以来多次在行政和司法程序中被认定为驰名商标。 被告成立于2013年5月23日，经营范围为化妆品批发零售等，企业名称最初为“上海怡宝化妆品有限公司”，2019年7月更名为“上海怡宝化 妆品集团有限公司”。本案审理中，于2021年1月14日更名为“上海洁士宝日化集团有限公司”。被告成立后，通过购买或自行注册的方式持有5个含有“cestbon”的域名。从2015年12月开始陆续在多个类别申请注册17个“YIBAO怡宝及图”“C‘estbon 怡宝”等系列商标，在原告提起异议 后，均已被无效宣告或不予注册。原告曾于2018年2月委托律师向被告及其股东发送律师函及原告的驰名商标文件，认为被告的被诉行为构成商标侵权及不正当竞争，要求停止侵权并与原告协商赔偿事宜。被告收函后未与原告协商，反而从2019年3月开始在第20类骨灰盒、棺材及第24类寿衣等多个类别申请注册“怡宝”“C‘estbon”商标，均被驳回。 2018年8月开始，原告先后多次取证，显示被告网站、办公场所、微信公众号、参展的展台及招聘会、签约仪式现场等多处使用了“怡宝”“C‘estbon” 等标识，但销售的产品上未使用该等标识。其中微信公众号文章称2019年“怡宝集团年度销售额进军10亿级梯队”，新浪微博及天眼查上均有网友表示将原、被告混淆。 被告在本案审理中提交其部分纳税申报表，显示2014年的营业收入为23万余元，2016年和2019年的应税货物销售额分别为1400余万元和2.34亿余元。 原告认为，其涉案商标构成驰名商标，被告购买、注册并使用“cestbon” 相关域名、大量使用“怡宝”“C‘estbon”等标识的行为构成商标侵权及不正当竞争，注册并使用“怡宝”字号的行为构成不正当竞争。故起诉请求判令被告停止商标侵权及不正当竞争行为、变更企业名称、注销域名、消除影响并赔偿原告1000万元。审理中，原告申请撤回要求被告变更企业名称的诉讼请求。 被告辩称，1.涉案商标仅在纯净水行业有一定知名度，但尚不符合驰名商标的认定条件。2.被诉行为不构成商标侵权及不正当竞争。被告经营化妆品行业，与原告不存在竞争关系，商品类别不同，商标也不近似，不会造成混淆。且被告使用“C‘estbon” 是对法语词汇的正当使用。3.即便侵权，原告主张的赔偿金额也缺乏依据。 二、法院的认定和判决 上海知识产权法院经审理认为：1.根据涉案商标的持续使用时间、产品经营情况、宣传的深度和广度、商标及产品的市场声誉、荣誉情况等足以认定，在被诉侵权行为发生时，涉案两个权利商标已构成为中国境内相关公众所熟知的驰名商标。2. 原告经营的水、饮料及被告经营的化妆品均系受众极为广泛的日常消费品，在消费对象、销售渠道等方面存在重合，被告在网络宣传、经营场所等处使用与权利商标近似的标识，容易导致相关公众误认为原、被告间存在特定联系，且减弱了涉案商标与原告及其商品的对应关系，属于商标法规定的误导公众，致使原告驰名商标利益可能受到损害的情形，侵犯了原告对涉案驰名商标享有的权利。3. 被告注册并使用“怡宝”字号、购买或注册含有“cestbon”的域名并使用的行为构成不正当竞争。4. 本案适用法定赔偿，综合考虑原告商标显著性及知名度高；被告侵权行为多、时间长、规模大；被告自行提交的部分经营收入及自我宣传的经营规模；被告在收到原告律师函后不仅不停止侵权，反而在骨灰盒、棺材等商品类别申请注册侵权商标，反映了其明显的主观恶意；同类产品的利润率及涉案侵权行为对利润的贡献度等因素酌情确定赔偿数额。据此判决被告停止商标侵权行为及不正当竞争行为、注销侵权域名、消除影响、赔偿原告经济损失500万元及合理开支137240元。 一审判决后，被告不服提起上诉。上海市高级人民法院经审理，判决驳回上诉，维持原判。 三、评析 驰名商标淡化是指在与驰名商标核准的商品不相同也不类似的商品或服务上使用与驰名商标相同或近似的商标，从而导致驰名商标显著性被削弱或者商誉受损的情形。本案原告商标系在饮料、水商品类别的驰名商标，被诉行为系在化妆品经营中使用近似商标，二者属不同商品类别，涉及驰名商标的反淡化保护问题。 （一）商标反淡化保护的由来及现状 传统的商标理论关注消费者利益的保护，认为商标最基本的功能是识别和区分商品或服务来源，故传统的商标侵权理论建立在消费者就商品来源产生混淆的基础上。随着经济发展，经营者意识到商标包含的巨大价值而投入越来越高昂的成本进行品牌推广，商标具备了品质保证功能及广告宣传功能。若将相同或近似商标使用在不同类别的商品上，消 费者不会混淆商品来源，故传统商标侵权理论无法规制此类行为。但此种行为会导致消费者把两个商标联系起来，削弱商标与商标权人或其商品间的唯一联系，减弱了商标的区分显著性，商标权人因此遭受损害，有必要对此种行为进行规制。 正是基于对商标功能的新理解，美国学者弗兰克 · 斯凯特1927年在《哈佛法律评论》上发表 《商标保护的理性基础》一文，提出了商标淡化理论。该文指出：“商标的功能不仅仅是识别和区分商品的生产者。人们要去购买某个或某种商品，并非是因为知道或者识别出该商品是某生产者生产的，而是因为识别出令人满意的产品”［1］。美国在1996年《联邦商标淡化法》中正式引入反淡化理论，指出淡化是指驰名商标识别（identify）和区分（distinguish） 商品或服务能力的减弱（lessening），不考虑是否存在竞争关系，是否存在混淆可能性、误导或欺诈 ［2］。美国2006年《商标淡化法修正法案》将对驰名商标的保护标准由“实际造成淡化”修改为“可能造成淡化”，并将商标淡化分为弱化和丑化 ［3］。 我国商标法最初也仅规制同类混淆行为。2001年修订的《商标法》第十三条规定了对驰名商标的跨类保护，但并无商标淡化的明确规定。有学者认为 该条第二款中的“误导观众”可解读为商标淡化，但大多数学者认为驰名商标的跨类保护仍是建立在混淆理论基础之上，而非建立在淡化理论基础之上［4］。主要理由在于，我国于2001年12月11日加入世界贸易组织，且系《保护工业产权巴黎公约》成员国，应当履行巴黎公约和《与贸易有关的知识产权协定》（下称Trips协议）所规定的义务，而巴黎公约和Trips协议中对驰名商标的跨类保护均系基于混淆理论而构建，据此认为我国2001年《商标法》中并未引入淡化理论。尽管如此，法院在涉及驰名商标的案件中，已开始使用商标淡化理论进行说理论证。例如在伊土曼柯达公司与苏州科达液压电梯有限公司商标侵权纠纷案［5］中，法院认为，被告对KODAK商业标识的使用行为降低了原告 KODAK 驰名商标的显著性，并借此攀附该商标的良好商誉，以取得不正当的商业利益，构成商标侵权。 2009 年《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《驰名商标解释》）第九条第一款对《商标法》第十三条中的“容易导致混淆”作了扩大解释，包括商品来源混淆和关联关系混淆；第二款对《商标法》第十三条中的“误导公众”进行进一步解释，即足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉、或者不正当利用驰名商标的市场声誉。一般认为，该解释虽未直接规定淡化原则，但其第九条第二款对“误导”要件的解释已将淡化原则融入到商标权利体系中。 （二）商标淡化的认定条件 商标淡化理论使得商标可以获得跨类保护，但并非所有使用相同或近似商标的行为均会减弱商标的显著性，因此跨类保护不是全类保护，在适用淡化理论时应对保护范围施加一定的限制，仅在满足条件时才可对商标进行反淡化保护。 我国立法对商标的反淡化保护主要体现在《商标法》第十三条和《驰名商标解释》第九条中。根据《商标法》第十三条的规定，从保护对象来看， 可获得反淡化保护的商标应是已在中国注册的驰名商标，而不能是未注册驰名商标，更不能为普通商标。从行为表现来看，淡化行为是在不相同或者不相类似商品上使用与驰名商标相同或近似商标的行为。若是在相同或类似商品上使用，因会造成相关公众的混淆误认，可直接通过混淆理论规制该行为。从行为结果来看，商标淡化的结果是误导公众，致使驰名商标注册人的利益可能受到损害。根据《驰名 商标解释》第九条的规定，“误导公众”是指足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的情形。此处规定了商标淡化的核心特征（“使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系”） 及三种类型（商标弱化、商标丑化和搭便车）。三种类型包括商标弱化（“减弱驰名商标的显著性”）、商标丑化（“贬损驰名商标的市场声誉”）和搭便车（“不 正当利用驰名商标的市场声誉”）。 在商标淡化的三种类型中，商标淡化和商标丑化是从被诉行为对驰名商标造成的损害后果的角度，而搭便车则是从行为人自被诉行为获得不当利益的角度。商标弱化是指将与他人驰名商标相同或近似的商标使用于其他商品或服务类别，从而导致驰名商标与其指定商品或服务间的特定联系被弱化，减弱驰名商标的显著性。弱化行为如一直持续，可能 导致驰名商标彻底丧失标识作用，成为产品的通用名称，此时称为商标退化。有许多耳熟能详的从注册商标退化成通用名称的例子，如阿司匹林、凡士林、 美瞳、尼龙等词汇，曾经都是专有的注册商标，然而却由于商标权人对商标的使用不当、消费者广为传播乃至行业跟风者恶意攀附知名度的共同作用下，丧失了商标的显著性，无法再起到识别商品来源的作用。商标丑化是指将与他人驰名商标相同或相近的商标使用于对驰名商标产生贬损、丑化效果的商品或服务类别上，贬损驰名商标的市场声誉。主要包括将驰名商标使用于非法或不道德的商品或服务，如将少儿教育类的驰名商标使用于赌博网站或淫秽物品上；将驰名商标使用于质量低劣或者价格低廉的商品或服务，如将私人订制的奢侈品商标用于批量生产的极廉价产品；将驰名商标使用于会令人产生不快或者负面联想的商品或服务，如将食品类别的驰名商标使用于化肥上。本案被告在收到原告的侵权通知律师函后，在骨灰盒、棺材、寿衣等类别大量申请注册“怡宝”“C‘estbon”商标，均被驳回。若该些商标被核准并实际使用，则会造成对原告商标 市场声誉的贬损，构成对原告商标的丑化。 关于如何认定被诉行为是否导致相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，《最高 人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题 的规定》第十三条直接规定了在商标授权确权行政案件中认定该条件的考虑因素，即引证商标的显著性和知名程度、商标标志是否足够近似、指定使用 的商品情况、相关公众的重合程度及注意程度、与引证商标近似的标志被其他市场主体合法使用的情况或者其他相关因素。《驰名商标解释》第十条规定了驰名商标跨类保护认定中的相关考虑因素，即驰名商标的显著程度、驰名商标在使用被诉商标或 者企业名称的商品的相关公众中的知晓程度、使用驰名商标的商品与使用被诉商标或者企业名称的商品之间的关联程度、其他相关因素。因此，在被诉行为是否会导致相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度联系的认定中，应主要考虑驰名商标的显著性和知名度、驰名商标与被诉商标所使用商品间的关联程度等因素，以被诉侵权行为的相关公众的认知水平为基础进行综合认定。 关于商标显著性和知名度的判断。驰名商标的价值来源于其显著性及因长期使用获得的知名度，该两个因素在认定中常会互相交织。商标显著性包括固有显著性和获得显著性，若驰名商标本就是臆造商标，则相关公众将该商标与被诉商标相联系的可能性就更大。但固有显著性仅仅是考虑因素之一， 获得显著性才是更具有意义的考虑因素，获得显著性 又与商标的知名度表现出极强的正相关。驰名商标的知名度越高，其获得显著性就越强，消费者联想到被诉商标的可能性就越高。关于双方商品间关联程度的判断，主要是审查两方面的关联程度。一是审查双方商品因使用场景而产生的联系。虽然双方商品类别不同，但不同类别商品间的关系亦有远有近，关系越近，则越容易导致消费者对驰名商标与 被诉商标产生联想。例如，咖啡和水杯属于不同类别商品，但常被消费者一起使用，二者的联系较为紧密，将核定在咖啡商品上的驰名商标使用于水杯上，容易导致消费者对驰名商标与被诉商标产生联想。二是审查两个商品类别的消费群体是否有重合。若二者消费群体完全不会重合，则消费者不会在驰名商标与被诉商标间产生任何联想，故而不会导 致减弱驰名商标显著性的效果，无需通过反淡化理论去规制被诉行为。反之，若二者消费群体存在重合，则相关公众容易在驰名商标与被诉商标间产生联想，被诉行为会减弱驰名商标的显著性。例如，在腾讯科技（深圳）有限公司等与深圳市微信食品股份有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案［6］中，法院认为，“判断被诉侵权行为中使用的商标与涉案驰名商标是否具有相当程度的联系，且是否会减弱显著性，应当以被诉侵权行为具体使用商品或服务的相关公众的认知水平为基础，二者相关公众重合程度将影响相关公众的认知水平。如果重合程度高，则驰名商标的知名度更容易及于诉争商标的相关公众，相关公众看到诉争商标更容易联想到驰名商标”。此外，驰名商标若是经长期使用获得了自身的个性化含义与文化价值，若被诉行为在该层面对驰名商标产生不利影响，也是反淡化保护的考虑因素之一。例如在路易威登马利蒂与上海市浦东新区潍坊街道喜成通信设备经营部等侵害商标权纠纷［7］案中，法院 在认定其他因素的同时，还认为被诉行为会导致相关公众“对涉案商标代表的商业品质和内涵产生误解，减弱涉案商标的显著性、贬损涉案商标的市场声誉”，此处系根据相关公众对驰名商标路易威登所代表的内涵的误解来认定商标弱化。 （三）商标混淆与商标淡化间的关系 商标淡化理论强调商标的弱化或丑化而不要求商标混淆，但商标混淆和商标淡化并非毫无关联。正如美国《反不正当竞争法重述》所阐述：被告未经授权的使用行为可以在一部分人心里产生混淆，也可能在一部分人心里产生淡化，但是同一个人的心里不可能同时发生混淆和淡化。产生混淆的消费者会认为在后使用商标的人与商标权人存在某种联 系，对于产生混淆的消费者来说，这样的使用不会降低商标的显著性。因此，在驰名商标跨类保护的案件中，就同一主体而言，不可能既产生混淆又产生淡化 ；但由于被诉行为可能在部分公众中产生混淆，而在另一部分公众中产生淡化，故可能同时适用商标混淆理论和商标淡化理论认定同一被诉行为构成侵权。 我国法院在驰名商标的跨类保护实践中，有的根据商标混淆理论进行论证，如在清华大学与佛山聚阳新能源有限公司等侵害商标权纠纷案 ［8］ 中，法院认为，被诉行为导致相关公众容易误认为标有被诉标识的商品来源于清华大学或其关联企业，或被诉行为得到了清华大学的许可，或存在参股控股、关联企业等特定联系。有的根据商标淡化理论进行认 定，如在贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司与贵州永红食品有限公司侵害商标权纠纷案［9］中， 法院认为被告在牛肉棒商品包装使用“老干妈”字样，并将“老干妈”作为与“原味”“香辣”等并列的口味名称的行为，足以使相关公众直接联想到原告的 “老干妈”商标，进而破坏该商标与原告生产的豆豉、辣椒酱等商品间的密切联系和对应关系，减弱了该商标作为驰名商标的显著性。有的同时根据商标混淆理论和商标淡化理论进行说理，如在前述微信食品案中，法院认为，“减弱驰名商标与特定商品的对 应关系以及减弱驰名商标与其所有人的对应关系均属于上述减弱驰名商标显著性的类型。如果诉争商标使用的商品并非其赖以驰名的商品 , 相关公众错误地认为来源于驰名商标所有人，则驰名商标与其赖以驰名商品的唯一对应关系遭到破坏，驰名商标的显著性被减弱。如果诉争商标使用的商品并非其赖以驰名的商品，相关公众虽然认为驰名商标所有人不会提供该商品，亦不会对商品的来源产生混淆误认，但看到诉争商标却会在相当程度上联想到驰名商标的所有人，则对驰名商标和所有人之间唯一对应关系产生破坏，驰名商标的显著性被减弱”。并认定该案被诉行为会导致相关公众将被诉商标与涉案驰名商标建立相当程度的联系，且也存在相关公众将被诉侵权行为所涉及的服务或商品的来源与权利人建立错误联系的可能性。可见，法院认为被告跨类使用原告驰名商标的行为除了会引起公众混淆， 还会弱化驰名商标的显著性。 本案中，原告的商标和商标在饮料、水商品上构成驰名商标。虽然被告经营的化妆品与原告商标赖以驰名的商品分属不同类别，但原告商标具有较强的显著性和较高的知名度，饮料、水和化妆品均属日常生活消费品，消费群体存在交叉和重叠，而被诉商标与原告商标高度近似。综合考量以上因素，被诉行为可能会导致相关公众误认为原、被告间具有许可使用、关联企业关系等特定联系。即便有相关公众不会产生此种混淆误认，被诉行为也会导致相关公众认为被诉商标与原告商标间存在关联，减弱了涉案商标与原告及其商品间的对应关系，构成商标淡化。据此，法院认定被诉行为构成对原告驰名商标的侵害。(钱光文 叶菊芬) 注 释 ［1］ 杜颖. 商标淡化理论及其应用［J］. 法学研究，2007（6）. ［2］ 任毅. 商标淡化与商标混淆的比较研究［J］. 四川师范大学学报（社会科学版）， 2019（5）. ［3］ 朱工宇. 美国《商标淡化修正法案》的新动向［J］. 中华商标，2009（9）. ［4］ 李友根.“淡化理论”在商标案件裁判中的影响分析——对100份驰名商标案件判决书的整理与研究［J］. 法商研究，2008（3）. ［5］ 江苏省苏州市中级人民法院（2005）苏中民三初字第0213号判决书。 ［6］ 北京市高级人民法院（2019）京民终332号民事判决书。 ［7］ 上海知识产权法院（2015）沪知民初字第127号民事判决书。 ［8］ 广东省高级人民法院 (2016) 粤民终1734号判决书。 ［9］ 北京市高级人民法院 (2017) 京民终76号判决书。 作者单位：上海知识产权法院 |
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