理论研讨 | 比较法视野下商标注册“使用意图”要求研究

〖2021/12/6 11:04:00时〗 本网提供 【字体:
新闻来源:中华商标杂志  本网信息整理编辑:悠乐
 
    2019年4月23日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过了《中华人民共和国商标法》(下称《商标法》)第四次修正案。其中《商标法》第4条做了如下变动:在原有规定的基础上,增添了“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回。”通过对新《商标法》第4条的分析和解读可知,该条所规制的对象和行为,既包括商标囤积行为,也包含恶意抢注行为[1]。规制商标恶意注册行为正是第四次修法要解决的主要问题和目标所在。新增添内容强调了使用目的和申请注册时动机的非恶意,对商标使用意图做了要求,要求商标申请人不仅需要有真实的使用意图,同时其使用意图应当善意,但是对于如何认定使用意图仍留有大量空白。

    一、对商标“使用意图”的理解

    此次修订将“使用意图”作为商标权取得的要件,这与我国民法一贯遵从的诚实信用原则和公序良俗原则相吻合。诚实信用原则要求商标注册申请人本着真实善意的使用目的申请注册商标,不得故意损害他人权益从而谋取不当利益。对商标注册时“使用意图”进行要求,一定程度上遏制了恶意抢注行为的发生,对于维持商标识别功能,维护交易市场良好的秩序有很大帮助。

    关于商标的使用,据《商标法》第48条的规定,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。商标的使用发生在商业活动中,有面向消费者昭示商标标识功能,得以区别来源的效用。商标使用意图是对商标使用的主观限定,它要求商标注册申请人有将商标用于生产经营活动,使得商标实际使用真实发生的主观想法。商标使用意图是对商标注册申请人主观心理的一种描述,常伴有客观外在的行为来加以佐证,但并不必然要求客观效果的发生,与实际使用相得以区分。常见的典型情形如商标注册申请人在申请时具有使用意图,并展开一系列准备工作,意图将商标投入实际生产生活之中,但由于不可抗力等外在因素致使商标最终未能实际使用。这种情形虽未发生实际使用的效果,但并不能因此来否定商标申请人申请注册时商标使用意图的正当性。同时,需要注意的是客观外在行为对主观使用意图佐证时的局限性,在判断商标注册申请人是否具有“使用意图”时,不能仅考察注册申请人是否实施了具体投入使用的行为,还应当分析使用行为的频率、在经营活动中的比重等。这也就排除了某些商家为了规避《商标法》第4条规定和第49条商标“撤三”制度而进行的非常有限的广告宣传使用行为。在注册之日起3年即将届满时在报纸上刊登不显眼的广告,并无实际使用商品或提供服务的情形,不应当被认定为具有“使用意图”。

    进一步来看,“使用意图”应当包含两部分:“使用目的”和“非恶意”。“使用目的”指商标注册申请人申请注册商标时应当具有使用的目的,这种使用是在生产经营活动中流通的使用,是切切实实的真实的意思表达,它排除为了占有而象征性的使用。宝洁公司诉强生公司“Sure”和“Assure”商标侵权案[2]便是一个很好的说明,在该案中宝洁公司对其注册商标“Sure”下的一个类别“妇女卫生棉”和另一个注册商标“Assure”下的两个类别“漱口水”和“洗发水”均采取“次要商标计划”,近10年的销售额仅有几百美元,该案中美国法院最终决定不再对宝洁公司注册的这两个商标进行保护。这种为了商标存续而象征性的使用必然不会得到真正保护,也使我们对“使用目的”有更深的理解。关于“非恶意”的解读,长期以来我国为遏制恶意抢注商标行为,出台了一些有关认定“恶意注册商标行为”的法律规范。2016年12月,原国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会联合发布的《商标审理及审查标准》中针对复制、摹仿或者翻译他人驰名商标的审理,就恶意注册的判定做出了详细规定。之后最高人民法院于2017年1月10日发布了《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》,其中第25条对判断诉争商标申请人是否恶意注册他人驰名商标也给出了评判方面的建议。

    二、商标注册“使用意图”要求的域外规定

    虽然多数国家对商标取得的方式采用注册取得模式,美国是少数采用使用取得模式的典型国家,但这并不妨碍采用注册取得模式的国家将商标使用意图列为商标注册申请的条件或商标使用的要求。为对商标使用意图有更深入的了解,笔者查阅了欧美日韩几个国家的法律,筛选出其中有关于商标使用意图规定的国家的法条,在可结合典型案例的情况下对其做出如下梳理。

    美国是典型的采用使用取得模式的国家,其《兰哈姆法》第1051条规定了商标注册申请所需要提交的证明材料,包含:(a)已使用商标的申请;(b)有真诚的意图使用商标的申请;(c)为达到(a)款的要求,根据(b)款进行的申请修改;(d)已在商业中使用该商标的已宣誓之声明;(e)为送达传票和通知指定某居民[3]。它要求商标注册申请人申请未实际使用的商标时,对其真诚的使用商标的意图进行证明,证明的方式包含但不限于外在客观的证明材料,目的在于确保被获注册的商标投入市场不会损害他人利益,维护市场秩序的稳定。在2015年6月4日判决的M. Z. Berger & Co. v. Swatch AG案中,Berger公司提交了商标检索报告、内部讨论该商标的邮件以及带有该商标图片的内部邮件以表明其使用意图,但美国联邦巡回上诉法院最终以Berger公司没有善意的商标使用意图维持了复审委的决定[4]。此案是美国首件“商标使用意图”司法判例,它不仅明确了“真诚的使用意图”需要外在客观的标准,同时也对这种标准进行了进一步的解释,单纯的为了实施商标申请而必要的常规文件是不足以证明使用意图的,这也为其他国家司法适用提供了较好的参考范本。

    1995年3月15日生效的《欧洲共同体商标条例》第7条第3款规定:“要求注册的商标通过使用,在有关商品或服务上已具有显著性”。即注册的商标需要具有使用的意图,这项规定体现了欧洲各国商标注册对“使用意图”要求的共识。德国在《商标和其他标志保护法》第26条第1款规定:“因注册商标或注册的维持提出的请求取决于该商标的使用,所有权人必须在本国范围内将商标真正使用于注册的商品或服务上,除非有不使用的正当理由。”英国在1994年《商标法》第3条拒绝注册的绝对理由第6款中也写到“出于恶意提出申请的或商标申请达到恶意程度的商标不得注册”;同时该法第32条有关注册申请的要求第3款中也规定:“申请须说明,该商标由申请人或经申请人同意正在使用于有关的商品或服务上,或该申请人有真实地使该商标得到使用的意图。”英国对商标注册“使用意图”的真实性进行了要求,规定了使用意图说明制度,要求商标注册申请人在申请时对自身使用意图进行说明。欧洲现有对“使用意图”做出要求比较典型的司法案例,有DEMON ALE商标异议上诉案和La Mer Technology Inc.诉Laboratoires Goemar SA案。在DEMON ALE商标异议上诉案中,Geoffrey Hobbs法官指出:法案第三十二条(3)要求申请人真实地声明其有善意的意图,将“DEMON ALE“作为商标使用(本人使用或授权他人使用)在啤酒上。其注册申请包含了具有该效力的声明。但是,他并没有此意图也无法真实地主张其曾有此意图。[5]

    此案例是英国《商标法》中有关“商标使用意图”较为典型的适用,它要求商标注册申请人有表明意图的证据,同时也认可了授权他人使用满足使用的要求。La Mer Technology Inc.诉Laboratoires Goemar SA案[6]中,零售市场或最终用户市场被认为并不是使用商标来确定商标使用是否真实的唯一相关市场。Neuberger LJ法官提到:商标的任何使用,如果不是象征性的或内部的,并且“符合基本功能”,即构成真正的使用。也就是说根据商标基本功能使用,以区分货物的原产地的使用用途是真实的,符合要求的。

    此外,日本《商标法》第3条第1款规定“任何即将使用到与申请人商业相关的商品或服务上的商标都是可以申请注册的”中的“即将使用”,学界普遍认为是对商标使用意图的另一种表述[7]。韩国2016年最新修订的《商标法》第三条第一款规定:“在共和国使用或打算使用商标的任何人可以获得其商标的注册。”韩国商标法在申请注册阶段,要求使用或意图使用商标的人才能申请注册,而非仅为维持注册而使用商标。这也表明了韩国要求商标注册申请先前未使用的商标应当具有商标使用意图。

    三、商标注册“使用意图”认定分析

    要求商标申请人申请注册未使用商标时具备使用意图已成为多数国家采用的规定,我国新修订的《商标法》第4条新增内容对“使用意图”做出规定既是顺应大势要求,也有利于遏制恶意抢注商标行为的发生。那么具体应当如何认定注册申请人是否具有商标使用意图呢?上述对“使用意图”做出规定的国家中,美国做出了进一步要求,要求申请人提交证明其真实使用意图的材料。这是对主观使用意图客观化评定的体现。而英国要求申请人申请注册时对其使用意图进行说明,将意图外化进行认定。这是有关真诚使用意图说明制度的表现。参照英美两国的规定,笔者认为可对我国商标使用意图的认定做出如下建议:

    首先,可确立真诚使用意图说明制度,要求商标注册申请人对使用意图进行说明。这不仅使得主观意图外化,增加认定的简易度和公正性;同时也在一定程度对申请人起到了约束作用,无法做出说明的注册申请不能获得批准,这将大大减少恶意抢注商标行为的发生。具体的说明可依据前期的准备工作,包含商谈记录、广告投入、使用计划等材料来认定,本质上来说,提交的材料应当能够证明其有使用的可能,而单纯的部分商标申请必要的常规证明是不够的。在此参照M.Z. Berger & Co. v. Swatch AG案,Berger公司提供商标检索报告、内部讨论该商标的邮件以及带有该商标图片的内部邮件,这并不能表明其使用意图。其次,需要进一步对主观使用意图进行客观化评定,结合个案当事人提交申请的材料进行分析。具体而言,就是综合商标申请注册人提交申请商标的数量、种类,意图使用的商品或服务的规模,与知名商标的关联程度等来考量注册申请人使用商标可能性的大小,从而认定其是否具有真实使用的意图。此可参照宝洁公司诉强生公司“Sure”和“Assure”商标侵权案,宝洁公司对这两件注册商标近10年的销售额仅有几百美元,虽然宝洁公司实际真实的使用了注册商标,但在可广泛使用的前提下使用的规模、频率如此之小,这种为维系商标存续的象征性使用,不足以表明商标注册申请人对商标的使用意图。最后,为强化注册商标的使用意图,可增加商标权人在商标注册后1年内提供使用证据的义务[8],督促注册商标在商业活动中的实际应用。

    四、结论

    新《商标法》第4条对商标注册“使用意图”进行要求,这是民法诚实信用原则和公序良俗原则的体现。商标使用意图是商标注册申请人有将商标实际投入使用的主观想法,在具体判定时常需要客观外在行为进行佐证,但并不要求客观效果的必然发生。需要注意的是客观外在行为对主观使用意图的佐证并非是绝对的,具体考量时不仅需要考察使用行为的发生与否,还需要分析使用行为的频率、次数。美、德、法、英、日、韩现有法律均对商标注册“使用意图”做出了规定,其中美国和英国的要求更为明确,在商标注册申请时或需要提交相关证据或进行事先说明。这对我国商标“使用意图”认定有很大的借鉴作用,在确立真诚使用意图说明制度的前提下,进一步对主观使用意图进行客观化评定,结合个案当事人提交申请的材料进行分析,可以对“使用意图”有更为精准的把握。此外,域外较为有名的司法判例也对我国司法实践有一定的借鉴意义,为强化注册商标的使用意图,我们也可增加商标权人在商标注册后提交商标使用证据的义务。

    注释:
    [1]王莲峰:《新〈商标法〉第四条的适用研究》,《政法论丛》,2020年第2期。

    [2]See Procter & Gemble Company v Johnson & Johnson, Inc.(1979).

    [3]U.S.C.A.§1051(b)(1)(west2009).

    [4]M.Z.  Berger & Co. v.Swatch  AG,  No. 2014-1219, 2015 U.S. App.  LEXIS 9276(Fed. Cir. 2015).

    [5]《恶意抢注商标是一个国际性问题?——中美英日关于恶意抢注商标的法律应用比较(上)》。

    [6][2005]EWCA  Civ  978;[2006]FSR 5.

    [7][日]茶园成树:《商标法》有斐阁(东京),2014年版。

    [8]冯晓青、刘欢欢:《效率与公平视角下的商标注册制度研究》,《知识产权》2019年第1期。

                                                                                     作者单位:南京航空航天大学
 
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