聚焦 | 代理或代表关系引发的商标纠纷——以指导案例“江小白商标纠纷案”为例 |
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| 新闻来源：中华商标杂志 本网信息整理编辑：悠乐 | |
| 7月15日，最高人民法院发布第28批指导性案例（指导案例157-162号）。其中，指导案例第162号“重庆江小白酒业有限公司诉国家知识产权局、第三人重庆市江津酒厂（集团）有限公司商标权无效宣告行政纠纷案”（下称江小白商标纠纷案）是本批次唯一入选的商标权无效宣告案。我刊聚焦结合江小白商标纠纷案就其所适用的《商标法》第十五条从司法实践、法律沿革和企业商标实务的各个角度进行深度解读，为读者答疑解惑。 重庆江小白酒业有限公司（简称江小白公司）诉国家知识产权局商标评审委员会（简称商标评审委员会），第三人重庆市江津酒厂（集团）有限公司（简称江津酒厂公司）商标权无效请求行政纠纷一案，入选了最高人民法院发布的第28批指导性案例。该案主要涉及“江小白”商标（简称诉争商标）的申请注册是否构成2001年实施的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）所规定的“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册”的情形。 诉争商标是第10325554号“江小白”商标，由成都格尚广告有限责任公司（简称格尚公司）于2011年12月19日申请注册，于2013年2月21日被核准注册，核定使用在第33类“果酒（含酒精）、茴香酒（茴芹）、开胃酒、烧酒、蒸馏酒精饮料、苹果酒、酒（利口酒）、酒（饮料）、酒精饮料（啤酒除外）、含水果的酒精饮料”商品上，其专用期限至2023年2月20日。2012年12月6日，商标局核准该商标转让，受让人为四川新蓝图商贸有限公司（简称新蓝图公司）；2016年6月6日，商标局核准该商标转让，受让人为江小白公司。针对诉争商标，江津酒厂公司于2016年5月30日向商标评审委员会提出无效宣告请求，认为江小白公司是江津酒厂公司江小白酒产品的经销代理商，其申请注册诉争商标，违反了2001年商标法第十五条的规定等。商标评审委员会于2016年12月27日作出商评字［2016］第117088号关于第10325554号“江小白”商标无效宣告请求裁定（简称被诉裁定），认定诉争商标的注册构成2001年商标法第十五条所指的不予注册并禁止使用之情形。 被诉裁定作出后，江小白公司不服上诉至北京知识产权法院。2017年12月25日，北京知识产权法院作出一审判决，认为诉争商标的申请注册未侵害江津酒厂公司的合法权益，未构成2001年商标法第十五条之情形，判决撤销被诉裁定。商标评审委员会及江津酒厂公司对一审判决不服，上诉至北京市高级人民法院，2018年11月22日，北京市高级人民法院作出二审判决，认为诉争商标的申请注册构成2001年商标法第十五条之情形，判决撤销一审判决。江小白公司不服二审判决，向最高人民法院提出再审请求，2019年12月26日，最高人民法院作出再审判决，判决撤销二审判决并维持一审判决。至此，该案经过一审、二审及再审，法院最终认定诉争商标的申请注册未违反2001年商标法第十五条的规定。“江小白”商标纠纷经历近三年诉讼，以江小白公司拥有的“江小白”商标维持注册落幕。 2001年商标法第十五条规定，未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。 2001年商标法第十五条的目的在于制止违反诚实信用原则的抢注行为，保护在先商标所有人的利益。该条规定并未绝对禁止代理人或者代表人在相同或类似商品上申请注册商标。如果代理人或者代表人在相同或类似商品上申请注册的商标，并非被代理人或者被代表人的商标，未违反诚实信用原则，亦未侵害被代理人或者被代表人的商标的利益的，则该申请注册行为应受到法律保护。另外，被代理人或者被代表人在诉争商标申请日前已经注册或者申请的商标，不属于第十五条规定的“被代理人或者被代表人的商标”；如果属于已经注册或者申请的商标，对于代理人或代表人申请在后的商标，构成相同或类似商品或服务上的相同或近似商标的，应通过商标法第三十条予以规制。 “江小白”案的主要争议焦点在于诉争商标是否构成代理人或代表人在相同或类似商品上申请注册商标。根据法条和判决的审理思路，我们可以总结出构成2001年商标法第十五条的情形，需作出如下判断： 一、代理人或者代表人与被代理人或者被代表人的关系 根据该条的规定，双方具有代理关系是本条成立的前提，代理人或者代表人基于对被代理人或者被代理人商品或服务以及商标的熟知，利用被代理人或者被代表人商标的声誉和积累的商誉，不正当地注册被代理人或者被代表人的商标，影响了被代理人或者被代表人对其商标的正常经营使用，损害了市场的秩序，应当予以禁止注册使用。 在判断双方的代理关系时，应根据证据进行判断，双方签订的代理合同、定制产品销售合同等可以对此事实进行证明。“江小白”案中，江津酒厂公司主张新蓝图公司系其经销商，并提交了江津酒厂公司与新蓝图公司于2012年2月20日签订的《定制产品销售合同》。 虽然《定制产品销售合同》可以证明江津酒厂公司与新蓝图公司具有代理和被代理的关系，但不能仅因存在此种关系就断定构成2001年商标法规定的情形，还应考虑合同签订日期与诉争商标申请日的关系，也应审查合同内容是否涉及诉争商标的设计、概念、广告用语以及知识产权归属等问题。不能因双方具有代理经销关系而直接认定注册商标即归被代理人所有。 诉争商标由格尚公司于2011年12月19日申请注册，2013年2月21日被核准注册。2012年12月6日，商标局核准该商标转让给新蓝图公司。2016年6月6日，商标局核准该商标转让给江小白公司。 可以看出，双方建立代理关系晚于诉争商标申请日，一审北京知识产权法院指出“在案并无直接证据证明江津酒厂公司、新蓝图公司于诉争商标申请日前已经建立了代理经销、业务往来等关系”。最高人民法院结合合同内容进行了进一步说明，“根据定制产品销售合同，江津酒厂对定制产品除其注册商标‘几江’外的产品概念、广告用语等并不享有知识产权。” 此外，二审法院提出，“诉争商标在申请注册过程中就由格尚公司转让至新蓝图公司，而新蓝图公司又系江津酒厂的经销商”。若在申请注册过程中转让商标权，且该变更权利人的日期晚于经销代理合同的签订，是否就可以认定新蓝图公司构成2001年商标法第十五条的规定？根据最高人民法院的判决，答案是否定的。诉争商标申请日与经销代理关系作为该条的形式要件，法律并未对二者时间先后作出明确规定，但根据立法本意进行判断，2001年商标法第十五条的立法之意在于防止代理人不正当地抢占被代理人的经营资源，在商标申请注册日之后才形成了代理关系，代理人不存在抢占的可能和前提。但是，无论是经销代理合作关系存续期间或关系已经结束，均存在可能构成该条的情形，因此应对案件全貌进行综合考虑，才能做出符合实际情况的判断。 在考虑该条时，还应注意代理或者代表关系并非狭义的代理或者代表关系，代理人或者代表人委托他人注册商标，而后进行商标权移转，具有了串通合谋的行为，亦构成该条所禁止的情形。 二、被代理人或者被代表人是否在先使用了诉争商标 虽然北京市高级人民法院《商标授权确权行政案件审理指南》（简称《审理指南》）中指出，被代理人或者被代表人是否实际使用该商标，不属于该条认定的要件。但基于当事人的主张，北京知识产权法院及最高人民法院均对此进行了考虑。这是因为，虽然在先使用并非认定要件，但被代理人或者被代表人在先使用了诉争商标，存在对诉争商标享有权利的可能性，亦存在代理人或者代表人接触被代理人或者被代表人的商标的可能性。因此，在先使用可以作为判断被代理人或者被代表人拥有该商标权益的理由之一。实际案件中，往往根据实际情况及当事人提交的证据进行判断。 在诉争商标申请日之前对商标进行使用，包括真实、合法、有效的销售合同、发票等证据，可以证明被代理人或者被代表人对诉争商标的在先使用。在本案一审程序中，江津酒厂公司提交的其与重庆森欧酒类销售有限公司（简称森欧公司）签订的“几江”牌江小白（系列）的销售合同及产品送货单，该证据在异议复审程序中经审查，没有体现森欧公司的签章，缺乏发票等其他证据佐证；在无效宣告程序中提交的合同虽然有森欧公司的签章，但合同签订日期早于森欧公司的成立日期，亦没有发票予以佐证。因此，一审法院认定江津酒厂公司在诉争商标申请日前，对“江小白”商标不享有在先权利。可见，真实、合法、有效的使用证据，是认定被代理人或被代表人是否在先使用商标的重要依据。 最高人民法院在判决中亦对此进行了详细分析，除对一审判决评述过的证据进行了认定外，江小白公司在再审期间提交了司法鉴定所出具的笔迹鉴定意见，江津酒厂公司向森欧公司的送货单上制单人“刘之丹”、品名“江小白”字样与江津酒厂公司提交的其与新蓝图公司的送货单上制单人“刘之丹’、品名“江小白”字样的笔迹并非出自同一人。而江津酒厂公司与新蓝图公司之间的定制产品销售合同，定制产品“江小白”酒由新蓝图公司独家销售，其与新蓝图公司之间的送货单是正式履行的单据，新蓝图公司送货单上的笔迹真实。虽然江津酒厂公司解释签字为“刘元丹”，但并未提交刘元丹的身份证据。最高人民法院认为上述证据不能证明江津酒厂公司在先使用了诉争商标。 对于江津酒厂公司在一审庭审后提交的证据，北京知识产权法院及最高人民法院表达了相同的观点，审计报告在缺少原始会计凭证的情况下，仅凭在后受江津酒厂委托制作的审计报告中提到的“江小白”白酒，不足以证明江津酒厂公司在诉争商标申请日前使用了“江小白”。即使江津酒厂公司提交了2012年2月15日与宝兴玻璃公司签订的购买“我是江小白瓶”的合同金额远高于审计报告统计的销售额和销售毛利，无法进一步表明审计报告的真实性。 根据法院的判决可以看出，在证明被代理人或者被代表人在先使用了诉争商标时，提交的证据应当符合一般的交易习惯，提交证明力较高的发票等，同时，多份证据之间应当能够互相印证，方能达到证明在先使用诉争商标的目的。 三、被代理人或者被代表人是否在先设计了诉争商标 “江小白”案中，江津酒厂公司提交了多份涉及“江小白”形象的往来邮件，包括诉争商标申请注册日当天新蓝图公司的法定代表人陶某某发给设计师付某某的邮件，以及后续多份邮件。法院认为，首先，在案最早的一份邮件中，“另外发了几张照片的意思的，琢磨着能给江小白做个卡通人物形象……”，体现的是陶某某提出“江小白”的设计文稿，在后的多篇邮件能够证明“江小白”及其相关产品设计是陶某某一方在先提出并提供给江津酒厂公司，而非江津酒厂公司提出。 代理人或者代表人与被代理人或者被代表人就诉争商标的邮件往来也不能一概而论，应当考虑邮件往来的最初时间、内容，判断诉争商标的概念、设计出自何方，作为判断诉争商标权属的依据之一。 《审理指南》规定，代理人或者代表人未经授权申请注册的商标，与被代理人或者被代表人的商标相同或者相近似，指定使用的商品与被代理人或者被代表人的商标指向的商品相同或者类似，属于商标法第十五条第一款规定的情形。指出了2001年商标法第十五条第一款适用的要件，但结合“江小白”案，我们可以看出，实践中法院常常综合考虑诉争商标的设计过程、诉争商标申请日与代理关系的先后、诉争商标的使用情况等因素综合判断。 因“江小白”案诉争商标的核准注册时间处于2001年商标法施行期间，根据“程序从新、实体从旧”的原则，该案的实体问题的审理适用2001年商标法。2013年修正的《中华人民共和国商标法》及2019年修正的《中华人民共和国商标法》第十五条都增加了第二款“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。”补充了除代理、代表关系之外的能够知道他人商标，应当予以避让的情况，体现了我国立法技术的进步、经济环境的发展和复杂，以及法律打击抢注、恶意行为的决心。 最高人民法院在判决中提到，金六福、浏阳河均是由五粮液代工、由经销商拥有的白酒品牌。代理人或者代表人与被代理人或者被代表人就商标事宜不应“一刀切”地判断，代理人或代表人无论是否在合同有效期内，都可以拥有自己的商标，签订代销等代理关系的合同并不意味着被代理人或被代表人拥有了商标的“免死金牌”。 作为代理人或者代表人，应当对自己设计的商标进行一定的保密措施，对设计过程进行记录，减少与被代理人或者被代表人的纠纷。对于被代理人或者被代表人，应当对自有品牌及时注册维护，妥善留存使用证据，注重证据的真实性、合法性。只有每一个主体真正做到懂法、守法，尊重他人的知识产权，才能真正构建法治社会，实现全面依法治国。（作者单位：北京知识产权法院） |
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