涉及老字号商标注册的司法原则与判断思路 |
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| 新闻来源：中华商标杂志 本网信息整理编辑：紫藤 | |
| 要旨：涉及老字号的商标在审查是否应给予注册时，不仅应考察是否存在商标法规定的禁止使用和禁止注册的情形，是否和在先商标、在先权利之间存在权利冲突，还应为老字号传承和发展留足空间，鼓励老字号在申请注册时附加区分性标识，将老字号的品牌价值与商标的价值形成有机的一体，提振老字号的发展。 案 情 当事人 上诉人（原审原告）：苏州采芝斋食品有限公司（下称苏州采芝斋公司） 被上诉人（原审被告）：原国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商标评审委员会） 案由：商标申请驳回复审行政纠纷苏州采芝斋公司于2014年6月23日向原国家工商行政管理总局商标局（下称商标局）申请注册“苏州采芝斋及图”商标（下称诉争商标），指定使用商品为第30类“糖果、糕点”。在此之前，苏州采芝斋公司已于2000年10月16日在第30类“乐口福；茶；食用葡萄糖；糕点；麦片；冰淇淋；调味酱油；醋；调味品；糟油 ”商品上获准注册第1671415号“采芝斋及图”。两商标图形部分完全一致，区别仅在于诉争商标增加了“苏州”二字。 本案引证商标为“采芝斋”，由上海采芝斋食品有限公司（下称上海采芝斋公司）于1989年7月3日在第30类“糖果；南糖；巧克力”商品上申请注册。2015年12月1日，商标评审委员会作出商评字［2015］第95868号《关于第14623608号“苏州采芝斋及图”商标驳回复审决定》（下称被诉决定），被诉决定认为诉争商标与引证商标构成在类似商品上的近似商标，且诉争商标中含有“苏州”，属于《中华人民共和国商标法》（下称商标法）第十条第二款规定的县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标的情形。因此，决定诉争商标在复审商品上的注册申请予以驳回。 苏州采芝斋公司不服被诉决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼，请求撤销被诉决定，责令商标评审委员会重新作出决定。苏州采芝斋公司在原审诉讼中提交以下证据：1.部分书籍关于该公司及苏州采芝斋品牌的记载：《百年观前》，姜晋、林锡旦编，苏州大学出版社；2.2008年12月《苏州老字号》期刊，苏州老字号协会主办；3.《苏州市志》，苏州市地方编纂委员会编，江苏人民出版社出版，第728-729页；4.企业名称变更工商登记证明、苏州产权交易所文件苏产交鉴字［2003］第258号《苏州采芝斋食品有限公司深化改制鉴证报告书》等苏州采芝斋公司企业名称变更的延续性证明；5.苏州采芝斋公司的采芝斋商标在民国时期商标注册证；上述证据用于证明苏州采芝斋公司是采芝斋字号的首创者，采芝斋糖果创始人金荫芝自清代同治九年即开始经营，“苏州采芝斋”字号及商标已具有一百三十多年的历史，与苏州采芝斋公司形成了固定的联系；6.包括苏州日报、姑苏晚报、新华日报、现代快报等报社在内的多家报刊对“苏州采芝斋”的报道，用于证明报道中均明确以“苏州采芝斋”指称苏州采芝斋公司及其产品，“苏州采芝斋”作为苏州采芝斋公司的商标使用已具有多年历史，并具有较高的知名度；7.上海、杭州、苏州采芝斋分别被认定为老字号的材料，用于证明苏州采芝斋与上海、杭州采芝斋皆为老字号，如在实际使用中不附加区分标志，容易引起消费者的误认，因此，“苏州采芝斋”商标的核准注册具有必要性；8.凤凰财经网、新浪社区网、搜狐新闻网等网站关于上海、杭州采芝斋的新闻报道，用于证明目前消费者已经对不同来源的“采芝斋”产生了混淆，苏州采芝斋公司因为上海、杭州采芝斋的负面消息而受到了牵连。因此，苏州采芝斋公司注册并使用附加识别标志的商标有法律上的必要性；9.苏州日报、姑苏晚报、新华日报、现代快报等报社关于苏州采芝斋公司及苏州采芝斋品牌在20世纪80、90年代及21世纪初的部分报纸报道，证明早在20世 纪80年代，即上海、杭州采芝斋商标申请日前，苏州采芝斋公司及苏州采芝斋就具有足够的知名度；10.部分销售合同及发票、部分产品的外包装照片等苏州采芝斋公司实际使用证据，用于证明“苏州采芝斋”商标经过其长期使用，已经形成了与苏州采芝斋公司的稳定联系，足以与引证商标进行区分；11.部分推广合同及发票等苏州采芝斋公司在市场上所做的广告宣传材料，用于证明苏州采芝斋公司及商标市场知名度；12.苏州采芝斋公司诉杭州采芝斋公司与上海依霖食品销售有限公司商标侵权纠纷（2012）浙杭知初字第161号和解协议；13.苏州采芝斋公司与上海六天工贸有限公司签订的谅解备忘录；14.苏州采芝斋公司诉镇江市新采芝斋食品有限公司侵权案调解协议。上述证据12至14，用于证明苏州采芝斋公司注册并使用附加识别标志的商标有法律上的必要性，并能证明苏州采芝斋公司企业字号及商标经过长期使用，已经具备相当高的知名度。 审 判 北京知识产权法院经审理认为：诉争商标虽然含有“苏州”但不属于商标法第十条第二款规定情形，诉争商标和引证商标构成在相同或类似商品上的近似商标，因此，判决驳回苏州采芝斋公司的诉讼请求。苏州采芝斋公司不服原审判决上诉至北京市高级人民法院。 北京市高级人民法院经审理认为：诉争商标完整包含了引证商标的呼叫部分，且诉争商标指定使用的“糖果”商品与引证商标核定使用的“糖果”商品属于相同商品，在此基础上诉争商标与引证商标在“糖果”商品上已经构成相同或类似商品上的近似商标。因此，苏州采芝斋公司主张诉争商标和引证商标能够在“糖果”商品上共存，不会造成相关消费者混淆的主张缺乏依据，不予支持。由于苏州采芝斋公司在先获准注册的第1671415号商标在“糕点”商品上经过长期使用已经获得老字号称号，使得相关消费者已经能够将在“糕点”商品上使用的“采芝斋”与苏州采芝斋公司之间形成稳定的对应联系。同时，“糕点”与“糖果”在商品的功能、用途、销售渠道等方面具有一定差别，并非类似商品，故引证商标在“糖果”商品上的在先注册并不能成为诉争商标申请注册的权利障碍，因此，诉争商标在“糕点”商品上的注册应予核准。最终，北京市高级人民法院判决撤销原审判决和被诉决定，责令商标评审委员会重新作出决定。 重点评析 本案是涉及老字号商标注册的典型案例，兼具事实认定、法律适用及利益平衡的多重难题。 一、关于“采芝斋”老字号的情况概述 中华老字号是指历史悠久，拥有世代传承的产品、技艺或服务，具有鲜明的中华民族传统文化背景和深厚的文化底蕴，取得社会广泛认同，形成良好信誉的品牌。2006年4月，国家商务部发布了《“中华老字号”认定规范（试行）》“振兴老字号工程”方案，在全国范围内认定“中华老字号”并授予牌匾和证书。从本案证据来看，苏州采芝斋公司的“采芝斋”确系经商务部授予证书的老字号，但引证商标权利人上海采芝斋公司的“采芝斋”注册商标亦同属于商务部授予证书的老字号。此外，获得商务部授予证书的“采芝斋”老字号的还有杭州采芝斋食品有限公司。从商务部授予证书的方式来看，其仅写明了老字号及其所属企业和代表性注册商标［2］，并没有将注册商标中属于老字号的商品单独予以列明。于是就出现上述三家老字号企业在不同商品上共享“采芝斋”老字号的局面。由于我国商标注册制是分类注册而非单一商品注册，这就出现同一注册商标下会核准注册多件商品或者服务。涉及老字号的商标在核准注册的商品中亦会出现并不具有老字号特点的商品。 二、同为老字号的商标是否构成相同或类似 商品上的近似商标的判断原则和思路商标法第三十条规定，申请注册的商标同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。商标近似，是指商标文字的字形、读音、含义或者图形的外观近似，或者文字与图形组合的整体排列组合方式、外观近似，使用在相同或者类似商品上易使相关公众对商品的来源产生误认。 本案中，诉争商标为“苏州采芝斋及图”，引证商标为“采芝斋”，诉争商标完整包含了引证商标的呼叫部分。诉争商标指定使用的“糖果”商品与引证商标核定使用的“糖果”商品属于相同商品，在此基础上诉争商标与引证商标在“糖果”商品上已经构成相同或类似商品上的近似商标。但苏州采芝斋公司主张，诉争商标是在第1671415号“采芝斋及图”商标基础上的延伸注册，且诉争商标显著识别部分“采芝斋”属于老字号，经过其使用已经与苏州采芝斋公司形成了唯一、固定的联系。诉争商标的核准注册不会与引证商标混淆，反而会方便各相关企业厘清权利边界，有助于在已经形成的市场格局下，维护各自的知识产权，维护市场竞争秩序。商标注册应该尊重对老字号的保护和传承，尊重已经形成的市场秩序和具有历史稳定性的消费者认知习惯。从证据来看，苏州采芝斋公司的“采芝斋”确系老字号，但引证商标权利人上海采芝斋公司的“采芝斋”注册商标亦属于老字号。此外，杭州采芝斋食品有限公司就其注册商标“采芝斋”亦获得老字号称号。苏州采芝斋公司在“糖果”商品上虽有历史传承的记载，但其使用的商标以及最早注册的商标为“采芝斋及图”，并非诉争商标，且苏州采芝斋公司并没有提交充分证据证明诉争商标在“糖果”商品上经过长期大量持续使用，已经能够和引证商标在“糖果”商品上共存于市场而不会造成相关消费者的混淆误认。因此，苏州采芝斋公司主张诉争商标和引证商标能够在“糖果”商品上共存，不会造成相关消费者混淆的主张缺乏依据。 由于苏州采芝斋公司在先注册的第1671415号商标在“糕点”商品上已经获准注册，且其在该商品上经过长期使用已经获得老字号称号，相关消费者已经能够将在“糕点”商品上使用的“采芝斋”商标与苏州采芝斋公司形成稳定的对应联系。同时，“糕点”与“糖果”在商品的功能、用途、销售渠道等方面具有一定差别，并非类似商品，引证商标在“糖果”商品上的在先注册并不能成为诉争商标申请注册的权利障碍，因此，诉争商标在“糕点”商品上的注册应予核准。 老字号在传承时，应在尊重老字号形成历史的基础上进行商标注册。“采芝斋”系由杭州、苏州、上海三家公司共同经营维系的老字号，三家各有所长，且分别在各自专长的商品上获得了商标注册，此时，在传承老字号时不应任意突破原有的商品类别，打破已经形成稳定市场秩序的老字号商品格局。司法在判断涉及老字号商标指定使用商品是否为类似商品时，应保持审慎的司法态度和原则，避免造成老字号品牌后续发展中产生混淆，影响老字号品牌的整体形象和发展。 三、含有县级以上地名的老字号商标是否属于商标法第十条第二款规定的情形 本案中，诉争商标由“苏州采芝斋”的繁体形式及图形构成，虽然其所含“苏州”为县级以上行政区划的地名，但诉争商标还有图形及文字“采芝斋”等要素，整体上不再具有地名含义或者不以地名为主要含义。在这种情况下，为了鼓励老字号的繁荣发展，避免市场混淆，不应认定诉争商标属于商标法第十条第二款所规定的不得作为商标的情形。 由此可见，多地多家企业共同经营老字号时可以采取区分式商标注册方式，避免混淆，各自发展。本案中的“采芝斋”老字号分别为杭州、苏州、上海三家公司在各自的商品上共享，在商标进行注册时，可以通过增加地名的方式进行区分，以避免商品进入流通领域后造成消费者的混淆。(作者 张玲玲) 注 释： ［1］ （2018）京行终4317号行政判决书。 ［2］ 从商务部2018年9月5日公布的关于《中华老字号认定管理办法（征求意见稿）》第三条规定可知，商务部主管全国中华老字号认定管理工作，将中华老字号及其所属企业（中华老字号企业）和代表性注册商标列入中华老字号名录，会同相关部门制定促进中华老字号发展政策。在此之前，商务部授予的老字号也是采取上述方法。 作者单位：最高人民法院 |
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