从“海娜”商标争议案看“放弃专用权”制度的必要性
商标放弃专用权制度探析
----从“海娜”商标争议案看“放弃专用权”制度的必要性
我国现行《商标法》第十一条第一款规定下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）其他缺乏显著特征的。重点在于“仅仅直接表示”六字。如果一个商标同时包含缺乏显著特征的要素，和具备显著性的要素，则整体具有显著性，可准予核准注册。问题在于，有的时候，对于某要素，尤其是某文字是否缺乏显著性，判断不易。如果审查员在审查时没有明确说明，商标因整体具有显著性而获准注册，容易使人对商标各要素的效力产生疑惑，也给商标权利造成了极大的不稳定性。因此，笔者认为，应当在商标注册证中对缺乏显著性的要素予以明示，声明放弃专用权。
一、案情简介
2009年09月21日，乌鲁木齐海娜化妆品有限公司对核定使用于第3类“染发剂；护发素；指甲油”等商品上的第3984640号“海娜HENNA及图”商标向国家工商总局商标评审委员会提出争议申请，请求撤销该商标。理由为：海娜是维吾尔语HENNA一词的音译，是一种植物及其产品的统称，该植物主要用作化妆品的原料，因此也是产品的通用名称。
经审理，商评委与两级法院均认定“海娜HENNA”为指甲花植物约定俗称的通用名称，该植物可以用来涂抹指甲、染头发等，指定使用在染发剂、指甲油、化妆品等商品上表示指定商品的原料特点，不具有显著特征。商评委和一审法院认为，虽然“海娜HENNA”文字用于第3类“染发剂”等商品上不具有显著性，但本案争议商标由文字与图形的组合组成，其图形部分具有显著性并且占据商标主要位置，使得争议商标整体具备了显著性，未违反《商标法》第十一条第一款第（二）项所指“仅仅直接表示商品的特点”的情形，“海娜”、“HENNA”文字在上述商品上不具有商标专用权。二审法院认为“海娜”指甲花的自然形状即为瓣状花，争议商标图形显著性较弱，争议商标整体亦不具备显著性，且在案证据显示上诉人张显文在日常经营中仅对商标文字标识进行使用，而未将带有花图形的争议商标进行完整、规范使用，因此判决商评委重新作出裁定，撤销该商标。
本文对该案中的花瓣图形是否具有显著性暂且不论，假设，如果换做更有显著性的图形，也许该商标就能予以维持注册了。在当前的商标审查实践中，有很多类似的“缺显部分显著部分”的组合商标因整体具有显著性而获得通过。但由于没有对非显著部分进行标注和说明，而导致商标权本人及其竞争者对商标权利范围认知不明确而产生了较大争议。笔者认为，对依法单独不得核准注册但因与其他显著要素结合而整体具有显著特征的商标，应通过放弃专用权制度明确其商标专用权范围。
二、放弃专用权制度的必要性
在日常商业实践中，很多申请人为了促销或商标整体美观等目的，常常乐于将与商品或服务的质量、功能、产地、原料等有关文字或广告标语等缺乏显著性的要素纳入商标图样中一并申请注册。但也有申请人因为非显著部分单独难以注册成为商标，通过增加其他显著部分而整体申请注册。如若核准该商标的申请又不对其中非显著部分加以限制，则申请人有可能不公平地独占某些行业通用术语或标志，从而影响同行业其他人对之的正常使用。［1］
此外，很多情况下，对于商标要素“是否缺乏显著性”的认定是存在较大争议的，很多案件甚至需要通过多级法院审理才能加以确定。比如前述的“海娜”商标无效宣告案。被申请人张显文及其公司认为其“海娜”文字具有商标专用权，并还曾起诉同行，要求其停止生产、销售表示有“海娜粉”字样的系列染发产品。行业竞争者乌鲁木齐海娜化妆品有限公司对其是否享有“海娜”商标专用权有不同意见，并最终提起撤销争议商标的申请。商标权利范围的不确定不仅不利于市场的公平竞争，旷日持久的官司对双方而言都耗时耗力，而最终争议商标被撤销亦使被商标权人所投入的宣传和使用成本也付之东流。
因此，不论从明晰商标权利范围的角度还是从维护公平竞争的市场经济秩序的角度，笔者认为在商标申请时，申请人应当对缺乏显著性部分进行放弃专用权声明。
三、放弃专用权制度的相关法律规定
（一）2002年以前我国商标法律法规的规定
在我国，“商标放弃部分专用权的审查”最早规定在1994年商标局制定的《商标审查准则》中。2000年商标局《关于商标审查意见书有关问题的通知(商标［2000］80号)》第三条、第四条进一步规定了应当声明放弃商标专用权的具体情形。但是，由于2002年开始施行的《商标法实施条例》删去了原《商标法实施细则》关于“商标审查意见书”的内容，审查意见书制度自此失去了明确的上位法依据，《商标［2000］80号》文件第三条、第四条规定也因此在实践中不再实际执行。［2］
（二）我国现行《商标法》的规定
我国现行《商标法》第十一条第一款规定下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）其他缺乏显著特征的。《商标法实施条例》第五十九条规定，注册商标中含有的“本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点”，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。《商标法》第二十九条规定了审查意见书制度，“在审查过程中，商标局认为商标注册申请内容需要说明或者修正的，可以要求申请人做出说明或者修正。申请人未做说明或者修正的，不影响商标局做出审查决定。”上述条款从法律上规定了商标不具备专用权的情形，为商标放弃部分专用权制度奠定了法律基础，但并未对商标放弃部分专用权规则作出更明确规定。根据目前的实践，商标申请人在向商标局提出商标申请的过程中可以声明放弃所申请的商标中某些部分的专用权，也可以不做此项声明。
（三）英美及我国台湾地区相关法律规定
对于商标放弃专用权制度，很多国家都有着明确的法律规定。如《美国兰汉姆（商标）法》第1056条规定了“不能注册内容的声明放弃”，即：美国专商局局长可要求申请人放弃商标不能注册的组成部分。申请人可主动放弃申请注册商标的某一组成部分。放弃的部分，不应损害或影响申请人或注册人对被放弃部分的现有的或此后发生的权利，或者，若被放弃部分成为或已成为区别其商品或服务的显著部分时，不应损害或影响其在另一申请中注册的权利。
《英国商标法》第13条规定了以“放弃或受限制为条件的注册”，即：商标注册申请人或注册商标所有人可以放弃该商标任何指定部分的任何专用权，放弃或限制事项在注册簿的公告及登载由细则规定。［3］
台湾《商标法》第29条规定：商标图样中包含不具识别性部分，且有致商标权范围产生疑义之虞，申请人应声明该部分不在专用之列；未为不专用之声明者，不得注册。
四、对“放弃专用权制度”的建议
综上，“放弃专用权”制度的目的在于避免商标注册后，商标权人因商标权利范围的不确定而滥用商标专用权，给第三人造成困扰，给商标专用秩序埋下不稳定因素，亦不利于公平竞争的市场。笔者个人认为该制度不仅必要，而且具有法律上的正当性。
同时，商标所含部分是否应当放弃专用权，应以商标申请之时点为标准，并且不排除日后有人通过使用而使商标获得显著性，或因怠于行使权利而使注册商标逐渐成为业界常用的说明性文字或通用名称而丧失显著性，并且审查员也有可能因为行业或地域等原因无法确定某商标是否缺乏显著性。因此商标放弃专用权制度，仅是于审查程序就有可能发生商标权争议的情形，预作防范的行政措施，注册商标是否就特定事项声明放弃专用权，并非日后判断该事项是否具识别性的唯一依据。
考虑到我国年申请量数以百万计的实际情况，如果对所有包含缺乏显著性部分的组合商标都发放审查意见书要求增加放弃专用权声明既非现实也无必要，并且有些缺显部分即使放弃专用权了也不应予以注册。因此，根据商标权范围是否明确，是否会使同行业竞争者及相关公众对商标权产生误认等标准，笔者认为可区分可以声明放弃专用权、必须声明放弃专用权和即使声明放弃专用权亦不得注册三种情形。
（一）可以声明放弃专用权的情形
一般指在实务中常见的，特别明确的，缺乏固有显著性的，用以直接表明商品或服务的通用名称、质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、产地及其他特点的用语，不会使同行业竞争者或相关公众对商标权内容产生疑义的要素。一般情况下申请人可以自愿声明放弃专用权，即使未声明，亦视为不具备专用权。包括但不限于：
1、商品或服务通用名称，如：“伊利牛奶”之“牛奶”；“雀巢咖啡”之“咖啡”；“张小泉剪刀”之“剪刀”；“中国银行”之“银行”；“欧普照明”之“照明”；
2、对商品或服务的相关说明，如：“手工制作”；“纳米”；
3、表示行业或机构性质的文字，如“集团、国际”“银行”“美发”；
4、表示场所、商号的文字，如“楼、堂、馆、所”，“老字号、百年老店”“小铺”；
5、其他缺乏显著性的文字或图形，如“牌”“brand”等。
（二）必须声明放弃专用权的情形
一般指申请的商标中所包含的显著性较弱的，用于直接描述商品或服务的文字或图形，对其是否具有显著性有可能不为所有人所认同，如予注册，有可能使同行业竞争者或消费者对商标专用权范围产生不同理解，需要通过审查员加以认定的。申请人应当对该部分放弃专用权，如未声明，而审查员认为该弱显部分不宜为一家独占，可要求申请人放弃专用权，否则不应予以注册。如：
1、非直接描述性的词汇，如之满汉全席；之“reliable”。
2、常见的、不具显著性或难以直接确定显著性的祝贺语、吉祥语、广告用语等，比如“一旦拥有，别无所求”、“让养殖业充满生机”这样的广告语如包含在其他具有显著性的商标中，应声明放弃专用权。
3、其他非公认的，或施以一般注意难以直接判定是否具有显著性的情形。
（三）即使声明放弃专用权亦不得注册的情形。
一般指扩大宣传、带有欺骗性，或容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的等违反商标法第十条第一款相关规定，即使与其他具有显著性的要素组合亦不宜作为商标注册使用的情形，应结合具体指定使用的商品加以判断。在这种情形下，即使申请人声明放弃专用权亦不得核准注册。如：
1、违反第十条一款（七）项容易使公众对商品或者服务的种类、主要原料、质量、品质等特点产生误认的，比如中指定使用于食品相关商品上的“有机”； 中指定使用于“人用药”商品上的“奇效转阴”； 中指定使用于“鱼制食品”的“牛肉”。如不会使相关公众产生误认，则即使未声明放弃专用权亦可通过注册，如中指定使用于“牛肉”商品上。
2、包含夸大宣传的描述，如中指定使用于“家具”商品上的“消费者满意的好家具”。
3、包含其他不宜作为商标注册的内容。
综上，依笔者个人观点，在目前的商标审查实践中，有部分组合商标因为同时含有不具备显著性的商标要素和具有显著性的商标要素而获准注册，然而对于各要素的权利范围却未在商标注册证中体现，导致不少注册商标权利扩张，或者处于权利说不清道不明的状态，希望在今后的立法和审查实践中能够探讨和完善商标“放弃专用权制度”。（池欣欣）
注释
［1］曹新伟：商标放弃部分专用权的审查，《中华专利与商标》2001年第1期
［2］吴凯：商标放弃部分专用权问题的研究，《中华商标》2002年第11期
［3］刘春田主编：《十二国商标法》，清华大学出版社，2013年1月版
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