摘 要：出口贸易中涉定牌加工商标纠纷所引发的维权行为若超过必要限度，则可能构成侵权。在出口方就其损失通过诉讼向维权方主张侵权责任时，法院应当首先根据原告主张明确审理范围。若涉及海关、保全、诉讼三个阶段的维权行为，则应当就三个阶段的维权行为进行逐一分析判定。同时，亦应将相关事实通盘考虑。尤其应注意，维权方在前案败诉并不代表其诉讼行为构成恶意诉讼，还应考虑其提起前案诉讼是否具有一定的法律基础和事实依据，是否具有侵害出口方合法权益的不当诉讼目的等因素。在考察海关查扣和财产保全阶段的被诉行为时，亦应将前案诉讼是否构成恶意诉讼的认定考虑在内。因此，就认定顺位上，应当首先就恶意诉讼进行认定。
关键词：定牌加工 商标维权 商标恶意诉讼 海关查扣 申请保全错误
一、案情
飞某公司系注册于第7类空气及机油滤清器等商品上的“PRIME GUARD”商标的权利人，对该商标存在真实且相对长期的使用。2019年6月，上海海关应申请查扣了洁某公司申报出口的13万余个附有“PRIME GUARD”标识的空气及机油滤清器货物。2019年11月1日，上海市浦东新区人民法院（下称浦东法院）应飞某公司申请，对上述滤清器作出财产保全裁定。2019年11月14日，飞某公司诉洁某公司侵害商标权纠纷一案在浦东法院立案（下称前案）。飞某公司认为，洁某公司在其生产、销售（出口）的产品上使用与其商标相同的标识，侵害了其商标权，请求法院判令洁某公司停止侵权、赔偿经济损失等。2021年1月，浦东法院认定洁某公司不构成侵权，判决驳回飞某公司全部诉请。飞某公司上诉后，二审维持原判。洁某公司诉称，因飞某公司前案恶意诉讼、保全导致其产生了百余万元的损失，故请求法院判令飞某公司赔偿损失。飞某公司辩称，其有正当权利基础，所有被诉行为均不存在以获取非法或不当利益为目的，无恶意和法律上的过错，因此不应承担损害赔偿责任。
二、审判
浦东法院经审理后认为：虽然本案立案案由为知识产权恶意诉讼纠纷，但考虑原告的诉讼请求、诉讼目的、本案案情以及诉讼效率，确定本案案由为因申请海关知识产权保护措施、因申请财产保全、因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷三个案由。飞某公司提起前案诉讼是否属于商标恶意诉讼的认定，对于海关、财产保全维权阶段行为的认定具有较大影响，本案应首先对是否构成商标恶意诉讼进行认定。第一，飞某公司对涉案商标享有权利，且存在真实、相对长期的使用，并就侵权主张提交了初步证据，不能仅因其在前案败诉就推定其具有不正当诉讼目的。因此，前案不属于恶意诉讼。第二，客观上，前案的侵权认定存在难度，飞某公司主观上不存在法律规定的“恶意”，亦尽到了一定的注意义务。因此，其在海关阶段申请商标保护措施并无不当。第三，综合考虑飞某公司具有正当权利基础、前案诉讼复杂程度和结果不确定性、保全对象和方式等因素，飞某公司不存在申请不当，其申请行为不属于错误申请财产保全。综上，判决驳回原告全部诉讼请求[1]。
一审宣判后，洁某公司上诉。二审驳回上诉，维持原判[2]。
三、重点评析
本案涉及出口贸易中境内商标权人或自认为有境内商标权的一方（下称维权方）对定牌加工、出口方（下称出口方）进行的一系列商标维权行动是否超过必要限度而导致侵权的认定。该种商标维权行为包括海关查扣、财产保全和商标诉讼等。本案的特殊之处在于，其审理同时触及了三个阶段，法院既需要对上述维权行为是否超越必要限度而构成侵权进行逐一分析判定，同时亦应将相关事实通盘考虑，作出符合诉讼效率、全面的判决。
（一）审理范围全面覆盖
《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条第一款规定，行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的 , 应当承担侵权责任。上述规定是因维权而产生损失的出口方向维权方主张损害赔偿的法律基础。在司法实践中，限于出口方的诉讼能力，其可能无法辨明其主张的侵权行为应当落入何种民事案由，在立案阶段对其主张损失的范围亦难作出清晰全面的表述，因此在这类案件中，立案案由往往对出口方实际主张的内容覆盖不够全面。最高人民法院《关于在审判工作中促进提质增效推动实质性化解矛盾纠纷的指导意见》规定，人民法院在审判工作中应当依法履职，通过必须的审判程序，依法及时准确回应诉求，切实保障当事人诉讼权利，促进矛盾纠纷实质性化解、一次性解决。因此，审理这类案件时，法院应当以原告希望通过诉讼使损失获得全面弥补的目的为导向，根据原告诉讼请求、事实和理由、其主张的具体损失和证据明确诉求范围，寻找合适的案由，以最终确定案件的审理范围。
以本案为例，本案立案案由为因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷，但综合考虑原告实际主张可知，其在本案的诉求不仅指向前案诉讼及后续上诉的行为，亦包括在先的申请海关查扣和诉讼保全阶段的行为。在法院释明后，本案案由确定为因申请海关知识产权保护措施损害责任纠纷、因申请财产保全损害责任纠纷和因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷三种。案由的确定意味着审理范围的确定，扩大案由是一次性解决纠纷的基础。
（二）商标恶意诉讼的认定
因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷属于侵权纠纷，是一般侵权纠纷中的一种特殊的类型，故应当符合一般侵权行为的构成要件，即侵权行为、行为人主观过错、行为造成损害的事实、行为与结果的因果关系。
商标恶意诉讼纠纷的特殊之处在于，其针对的是当事人提起诉讼的行为。而对诉讼行为进行追责会抑制当事人行使诉权的积极性，可能损害作为公民最基本权利之一的诉权。因此，在认定商标恶意诉讼纠纷时应格外谨慎[3]。这种谨慎具体体现在过错的认定上，即该种过错仅为恶意的故意，不包括过失。认定恶意的关键，在于当事人是否明知己方诉请缺乏法律和事实依据，是否具有侵害对方合法权益的不正当诉讼目的。
关于法律依据，法院应考察在诉讼期间维权方对其所主张的商标是否享有有效权利，尤其需要关注的是其在起诉时（包括上诉时）是否享有权利。该等权利既可包括注册商标权本身，亦可包括专有使用权和享有独立诉权的排他使用权。就事实依据，法院应当考察维权方对其所主张的商标是否存在真实且相对长期的使用。该种使用体现了其利用商标指明商品来源的意图和积累商誉的目的，应当与抢注商标后不使用、径行向出口方索取商标转让和许可费或主张侵权的行为相区分。此外，亦应当考察维权方是否提供了侵权的初步证据，包括侵权取证或保全。
法院考察维权方是否具有侵害对方合法权益的不正当诉讼目的，应当从维权方在前案主张金额的合理性、在先案件与前案的关联度、前案审理的难度等方面考虑。就金额合理性，应当考虑涉案货物的货值等情况；就在先案件与前案的关联度，应当从两案的主体一致性、被诉侵权行为与所涉事实异同以及法院认定理由去考察。例如在本案中，浙江省宁波市中级人民法院在前案之前曾经审理过一起关联案件，该案原告虽然与前案原告的法定代表人相同，存在较大关联，但其他情形均不同。因此，不能简单根据关联案件的结果认定飞某公司提起前案具有恶意。
关于前案审理难度。涉外定牌加工商标侵权案件自产生至今已有二十余年，相关典型案件存在结果不同的情况，这与司法观念的变迁有关，亦与案件事实和背景不同有很大关联。因此，该类案件审理本身具有一定难度。例如在前案中，事实认定包括境外主体公司成立和变迁历史，境外商标注册、转让和授权事宜，境外公司的相关产品交易情况等；法律认定包括涉外定牌加工的认定，被告是否尽到合理注意义务的认定，涉案商品知名度的高低、对被告是否有攀附故意的认定等。上述认定存在一定难度，结果并非显而易见。因此，在法院尚需基于复杂事实进行多角度认定、经过权衡才得以确认不侵权的情况下，不能苛求维权方对出口方是否构成侵权有准确的预判，更不能因其未能胜诉而推定维权方具有侵害出口方合法权益的不正当诉讼目的。
特别需要注意的是，恶意诉讼应当是无权利基础或权利基础不稳定，仅为了干扰对方正常生产经营、明知无胜诉可能而提起的诉讼。在本案中，即便前案法院认为飞某公司法定代表人存在有违诚实信用的行为，在抢注行为未经认定的情况下，不能就此认定飞某公司的行为属于诉讼权利滥用。
（三）申请海关查扣的侵权认定
《中华人民共和国知识产权海关保护条例》（下称《知识产权海关保护条例》）规定了商标权人请求海关保护其商标的方式，包括向海关申请采取保护措施以及将其商标向海关总署申请备案。实践中，若商标进行了海关备案，则当海关发现出口货物有侵犯备案商标嫌疑的，会立即书面通知权利人，进而可能引发后续的货物查扣。本案即为此种情况。
《知识产权海关保护条例》第二十八条第二款规定，知识产权权利人请求海关扣留侵权嫌疑货物后，海关不能认定被扣留的侵权嫌疑货物侵犯知识产权权利人的知识产权，或者人民法院判定不侵犯知识产权权利人的知识产权的，知识产权权利人应当依法承担赔偿责任。海关知识产权保护措施是法律为禁止侵犯知识产权的货物进出口而赋予知识产权权利人的一种合法权利。为防止权利滥用，若申请不当，申请人应当承担赔偿损失的法律后果。其在本质上属于财产损害责任，应适用一般侵权责任的认定规则[4]。因此，申请海关知识产权保护措施损害赔偿成立的条件是，申请人存在申请不当的过错，且被申请人因货物被扣而遭受了损失。鉴于申请海关知识产权保护措施存在时间紧迫性和结果不确定性，该申请不当的过错应当为故意或重大过失。故意是指申请人提出申请的直接目的在于导致被申请人的损失，而非维护自身权益。若同案中存在恶意诉讼的认定，该判断应当将已经作出认定的恶意诉讼部分考虑在内，包括申请人的权利基础、商标使用情况、侵权判断的难易等。尤其需要注意的是，若商标纠纷在进入诉讼后，依然侵权判断难度较高，则在双方准备尚不充分、证据尚不完全的海关查扣阶段作出侵权判断更加困难。重大过失是指申请人采用极不负责任的态度提出申请，未达到其应有的注意义务。在本案中，飞某公司为申请海关扣留提供了担保，后又及时向法院提出保全申请，其行为并不随意，已履行了一定的注意义务，不能认定构成重大过失。
（四）涉定牌加工商标侵权纠纷中申请财产保全的侵权认定
财产保全制度的目的在于保障将来生效判决的执行。为了平衡双方利益，防止权利滥用，法律同时规定了申请错误的法律后果。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条规定，申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失。因此，因错误申请保全的损害赔偿责任以过错责任为归责原则，只能在申请人对申请错误存在故意或重大过失的情况下[5]，方可进行认定。在司法实践中，财产保全的申请人对其权利的衡量与法院认定之间往往存在差异，不能仅因申请人败诉即认定其申请保全存在主观过错。对于过错的认定，应当根据申请人是否有正当权利基础、诉讼复杂程度和不确定性、保全的对象和方式等综合考量。
具体来说，若同案中存在恶意诉讼的认定，则关于是否有正当权利基础、诉讼复杂程度和不确定性的认定应当与恶意诉讼认定保持一致。
关于保全的对象和方法。与因申请海关知识产权保护措施、因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷不同，因申请财产保全损害责任纠纷并非知识产权侵权纠纷下的三级案由，而是侵权责任纠纷下的案由。但是，因商标侵权纠纷所引发的该类纠纷有其不同于其他财产保全损害赔偿纠纷的特殊之处，其认定必须综合考虑所涉商标侵权纠纷的具体情况，在有前后阶段维权行为的情况下，包括综合考虑后一阶段商标恶意诉讼的认定和前一阶段海关查扣的认定。当保全标的并非金钱，而是被诉侵权货物的时候，应当特别注意。
以本案为例，飞某公司提出的保全对象非金钱，而是标有被诉侵权标识的滤清器。本案特殊之处在于，该批货物正是后续飞某公司提起的前案诉讼所针对的涉嫌侵权实物，若不对该批货物进行保全，则海关将对其放行。因此，该保全不仅在财产上保障了将来可能的执行，亦同时具有证据保全和行为保全的性质。申请保全在当时对案件具有关键影响，亦有紧迫性。且根据案情，该批货物涉及多个型号、数量巨大的滤清器，若解封，确实存在影响案件后续审理的可能性。鉴于飞某公司申请保全的对象为涉嫌侵权的货物本身，因此，该保全并不存在金额过高的问题，申请行为审慎、合理，不存在故意或重大过失。
（五）类案审理方法梳理
如前所述，因申请海关知识产权保护措施损害责任、因申请财产保全损害责任和因恶意提起知识产权诉讼损害责任的法律依据均为一般侵权责任，其认定在构成要件上有相同处，亦因阶段特性而有所不同，需要结合案情分别评述。同时，其特殊情况在于，维权纠纷自海关查扣至财产保全，再到诉讼，三个阶段连贯且牵连，即三个阶段的纠纷均因同一批货而产生。若货物在海关阶段时未被扣押，后续的保全将落空，诉讼亦缺乏关键证据；而在货物被保全后，若维权方未及时向法院起诉，则保全将被解除，亦会影响后续的诉讼，在诉讼结果未决的情况下，甚至可能影响执行。因此，虽然维权方在前两阶段的行为是可独立的，但上述行为亦是后续诉讼阶段的重要准备工作，这是上述三种案由案件与仅存在海关临时措施纠纷和/或保全纠纷，而无后续诉讼的案件的重要区分。在独立评述三个阶段的同时，需考虑到这一因素。恶意诉讼的认定对于前两阶段行为的认定具有较大影响，因此在审理这类涉及三个案由的损害责任纠纷时，法院应当首先对恶意诉讼进行认定；而在考察海关查扣和财产保全阶段的被诉行为时，亦应将前案诉讼是否构成恶意诉讼的认定考虑在内。本案即为此种情况的典型案例。
参考文献
[1] 上海市浦东新区人民法院(2023)沪0115民初65387号民事判决书.
[2] 上海知识产权法院(2024)沪73民终1090号民事判决书.
[3] 上海知识产权法院(2020)沪73民终511号民事判决书.
[4] 上海市浦东新区人民法院(2019)沪0115民初70846号民事判决书.[5] 江苏省南通市中级人民法院(2019)苏06民终776号民事判决书.
作者简介：桑清圆（1987—），女，上海人，上海市浦东新区人民法院一级法官 , 硕士 |