欧盟法院初裁强调恶意应以申请人申请时的意图作判断

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信息来源:中华商标  信息整理编辑:紫藤
 


        2025年6月19日,欧盟法院在一起商标案件的初裁(C-17/24)中明确,如果申请人把自以为有功能性的标记申请注册为商标,即使申请后“功能性”被证明并不成立,其申请时的认知仍是恶意的考虑因素。

        本案中,CeramTec公司是一家德国医疗植入用陶瓷部件制造商,其产品包括一款粉红色的髋关节置换植入物。1991年,CeramTec制作植入物的材料获得欧洲专利,指定保护的国家包括法国,专利2011年8月5日到期。2011年8月23日,CeramTec在欧盟申请注册指定颜色(潘通色号677C)的涉案立体商标(见下图一)、图形商标(见下图二),以及颜色商标(潘通色号  677C)(见下图三)。2013年,涉案三件商标在第10类商品上获得注册。CeramTec随即在法国对竞争对手Coorstek提起了侵权之诉。Coorstek提出反诉,要求宣告涉案三项欧盟商标无效,理由包括恶意申请等。

        2018年,巴黎大审法院以恶意申请为由判令三项商标无效,巴黎上诉法院随后维持该判决。上诉法院认定,争议商标申请时,CeramTec确信氧化铬对用于制造医疗假体的陶瓷球具有确保硬度和强度的技术作用,并试图通过保护该由氧化铬所致的粉红色,延续其对先前受专利保护的技术方案的垄断。即使申请后,CeramTec了解到氧化铬并无这种技术作用,也应当认定恶意。CeramTec向法国最高法院提起上诉,认为如果氧化铬并无相应技术效果,不能凭其申请时的意图就判定恶意。法国最高法院中止审理,就本案涉及的功能性及恶意条款的适用问题请示欧盟法院初裁。

        欧盟法院审查后,初裁指出:《欧盟商标条例》(207/2009)第52条(1)(a)规定的是与第7条(1)(e)(ii)功能性相关的绝对无效理由,第52条(1)(b)规定的是涉及恶意的绝对无效理由,两者彼此独立,但并不相斥。

        某项专利到期后提出商标注册申请的,申请人是否存在恶意,要考虑多重因素,其中包括申请人是否认为该标志是在完全或部分表达该专利所保护的技术解决方案。判断这一点,并不要求该标记具有第7条(1)(e)(ii)的情形。此外,还要考虑争议商标的性质、涉案标志的来源及使用情况、该专利到期前的保护范围、申请注册该商标背后的商业动机,以及与该注册申请相关的时间线等。恶意的判断须基于提交申请时的情况,而非其后的发展。申请人在提交商标注册申请之后才得知的事实,不能改变其在申请时的认识和想法。CeramTec是否在提交注册申请之后才发现将氧化铬掺入其产品中并无技术效果,国内法院需要核实。即便如此,也不能用来反推CeramTec在提交申请时就有这个认识和想法。接下去,将由成员国法院依据初裁对CeramTec是否成立恶意作具体判断。

        本文由万慧达知识产权代理有限公司供稿