摘 要:蜜雪冰城公司诉济南龙一公司商标侵权纠纷案,是一起涉及注册商标专用权保护的典型案例。该案一审法院以双方均持有注册商标为由驳回起诉,引发了对民事诉讼管辖权与行政确权程序衔接的讨论。二审法院撤销一审裁定并指令审理,其裁定理由深刻阐释了注册商标无效宣告的溯及力、商标实际使用行为的实质审查以及法院司法管辖权的能动性。该案判决对于我国商标侵权的司法实践具有重要的指导意义,其明确了被宣告无效商标使用行为的法律性质,强化了对商标实际使用行为的实质审查,体现了司法在知识产权保护中日益增强的主导作用。笔者旨在通过对该案的深入评析,揭示其蕴含的法律原则,以期为法律制度的完善和企业商标的管理提供相应的启示。
关键词:“蜜雪冰城”商标 “密雪时光”商标 商标侵权 司法审查
一、案情分析
该案的原告为郑州两岸企业管理有限公司(后更名为蜜雪冰城股份有限公司,下称“蜜雪冰城公司”),其拥有多件“蜜雪冰城”系列注册商标,涵盖了其核心业务所涉及的商品和服务类别。例如,其持有的第7292793号“蜜雪冰城”商标核定使用于第29类(如奶茶),第7292842号“蜜雪冰城”商标核定使用于第30类(如茶饮料、冰淇淋)等。原告强调其持续的宣传投入, 以及围绕“蜜雪冰城”品牌形成的文化产业链,旨在证明其商标的显著性和影响力,以及在市场中的领先地位。
被告为济南龙一企业管理咨询有限公司(下称“龙一公司”)。该公司法定代表人李晓龙曾注册“密雪时光”商标。具体而言,李晓龙在2017年3月13日申请注册了第23122851号“密雪时光”商标,并于2019年6月14日获准注册。该商标在第35类上的权利于2018年3月7日授权被告行使。然而,第23122851号“密雪时光”商标已于2020年5月14日被国家知识产权局宣告无效,且该无效裁定经北京知识产权法院于2020年10月29日行政判决维持。此外,李晓龙在2020年2月28日又获得了核准注册的第38160166号“密雪时光”商标,其核定使用商品或服务包括第30、32、35、43类,其中第35类服务授权被告使用。但是,二审法院查明,被告在门店、装潢、商品上实际使用的标识是第23122851号“密雪时光”商标的样态,而非其新注册的第38160166号商标。
原告在诉讼中指控被告故意申请并使用与原告“蜜雪冰城”相近似的“密雪时光”商标,将其用于经营与原告完全相同的冰淇淋与茶饮业务。原告认为,被告使用的“密雪时光”品牌字样,极易使消费者产生混淆误认,所以请求法院判令被告立即停止侵害原告“蜜雪冰城” 等系列注册商标专用权的侵权行为,并赔偿相应的损失。
二、法院裁定
(一)一审法院裁定内容与理由
一审法院于2020年12月24日作出民事裁定,驳回了原告的起诉。[1]一审法院的主要理由是:原告与被告所使用的注册商标均已由有关行政主管机关核准注册,因此,双方之间的争议应当由有关行政主管机关解决。法院援引了《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》(下称《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突案件的规定》)第一条第二款[2]前半部分的规定以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十四条第(三)项的规定,认为该案不符合我国民事诉讼法规定的起诉条件,故对原告的诉讼请求不予受理。
(二)二审法院裁定内容与理由
二审法院于2021年3月25日作出民事裁定,撤销了一审法院的裁定,并指令济南市中级人民法院审理该案。[3]二审法院经审理后认为,龙一公司在门店、装潢、商品上实际使用的标识是第23122851号商标的样态,而非其新注册的第38160166号商标。而其曾使用的第23122851号“密雪时光”商标已被国家知识产权局宣告无效,且北京知识产权法院判决维持该无效宣告。根据 《商标法》第四十七条的规定,该商标专用权自始不存在,因而龙一公司以自有注册商标抗辩的理由不成立。此外,龙一公司的行为属于显著改变商标显著特征的不规范使用行为,依据《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突案件的规定》第一条第二款后半部分的规定,蜜雪冰城公司以此提起侵权诉讼,法院应当受理。
三、案例评析
该案一审与二审法院裁定结果的截然不同,深刻反映了在商标侵权案件中,法院对注册商标无效宣告的溯及力、商标实际使用行为的判断以及司法管辖权边界的理解和适用差异。对这些核心要点的深入评析,有助于理解我国商标司法保护理念的演进与发展。此外,该案背后蕴含的法律原则和司法理念的演进,对我国商标侵权司法实践具有深远影响。
(一)注册商标无效宣告的溯及力
无效宣告溯及力下的侵权认定体现了司法审查从形式合法性到实质合法性的转变。一审法院在裁定中,以原被告双方均持有“核准注册”的商标为由,将案件驳回并建议通过行政途径解决。这一裁定未能充分考量被告实际使用的第23122851号“密雪时光”商标已被国家知识产权局宣告无效这一关键事实。二审法院明确指出,第23122851号“密雪时光”商标因被宣告无效,在法律上被视为“自始不存在”。这意味着,从法律角度看,该商标从未获得过合法的专有权,因而基于该商标的使用行为也因此失去了合法基础。即“商标在注册之初便不符合法律的要求,因而所有权应当恢复到未产生的状态,即所有权应被视为自始不存在”。[4]“自始不存在”的溯及力原则,从根本上否定了恶意注册商标的合法性基础,使得司法审查能够穿透形式上的注册,直达使用行为的实质合法性。这一原则使得商标权利的有效性不再仅仅是行政确权程序的终点,而是民事侵权判断的起点。它强调了商标注册的“权利基础”必须是合法且善意的,而非仅仅形式上的登记,任何通过恶意抢注或不当注册获得的商标,都存在被认定为侵权的风险。司法实践中对“主观恶意”的考量,尤其是对“明知”标准的探讨,进一步细化了这一原则的适用,以平衡权利人的权益与善意使用人的信赖利益。这种对实质正义的追求,有助于有效遏制恶意抢注和“搭便车”行为,净化市场环境。此外,该案也提醒企业在进行商标布局时,不仅要关注注册成功与否,更要评估是否存在在先权利冲突和潜在的无效风险,从而减少后续的法律纠纷。
二审法院进一步强调,对于第23122851号商标被宣告无效之前的使用行为,龙一公司“并没有合理的使用事由,法院应当作出是否侵权的判定”。这表明,一旦商标被宣告无效,其在无效前的任何使用行为都将面临被追溯认定为侵权的风险。在司法实践中,对于无效宣告前的使用行为是否构成侵权并承担赔偿责任,并非一概而论,而是需综合考量原注册人申请注册时的主观状态、核准注册后的实际使用情况以及无效宣告所依据的主要法律理由。如果存在明显“傍名牌”或“搭便车”的恶意,其注册商标将被视为缺乏实质合法性的“外壳”,则通常会被认定构成侵权并承担赔偿责任。因为恶意商标注册人明知法律规定不可为但执意为之,明显具有不良动机的恶意[5]。例如,在“闽禾”商标侵权案[6]中,被告明知原告知名商标仍恶意使用,被判承担赔偿责任。此外,即使最初无明显恶意,但因无效程序得知在先权利后仍继续使用,是否构成“明知”从而承担赔偿责任也存在不同观点。例如,在“希能”商标案[7]中,法院以“知道他人商标存在但依然使用就达到了主观恶意要求的明知”标准, 认定上诉人在相同商品上使用与权利商标近似的标识,主观上存在恶意,客观上容易导致混淆,构成了对权利商标的侵害。另一种观点认为,虽因无效程序知道在先权利,但难以判断其主观过错,因而可以认定侵权但不赔偿。实质上,唯有善意且符合商业习惯的商标使用,自己注册商标才能够用以进行侵权抗辩,否则无异于允许注册商标沦为商标侵权的工具。[8]
(二)注册商标改变显著特征的使用行为的侵权判断
显著改变商标特征的使用行为的侵权判断体现了司法审查重心的转移。一审法院的裁定关注的为商标是否“已核准注册”,并未深入审查被告的实际使用行为。二审法院的裁定,则标志着司法审查的重心从商标的“注册”状态向其“使用”行为的转移。二审法院查明,被告在门店、装潢、商品上实际一直使用的为第23122851号“密雪时光”标识,而非其新注册的第38160166号商标。因而,即使被告是依据第38160166号“密雪时光”商标授权使用而被控侵权标识,被控侵权标识样态与获得授权的商标样态并不一致,也即显著改变了获得授权的商标样态,根据《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突案件的规定》第一条第二款的例外规定,因被告使用方式不规范,改变了商标的显著特征,法院仍有权直接受理该侵权纠纷。
由此可见,该案的二审裁判体现了司法对于商标使用行为实质审查的强化。对于双注册商标冲突案件,法院通常倾向于引导当事人通过行政程序解决。但在该案中,二审法院注意到被告使用的是已被宣告无效的商标,且实际使用的标识与注册标识存在显著的差异,这种行为本质上已经超出了商标注册制度的范畴,属于未经许可使用近似商标的行为,构成对原告在先商标权的侵害。这一裁判思路表明,司法机关在处理商标侵权案件时,不再局限于商标注册证书的形式审查,而是深入审查被告实际使用的标识是否“显著改变”了其注册商标的样态,并以此作为受理侵权案件的依据,体现了知识产权司法保护的实质公平原则。这种审查重心的转移,反映了司法理念从形式合法性向实质合法性、从静态权利向动态市场行为的转变,也体现了司法机关在处理商标侵权案件时,更加注重实质公平和市场秩序的维护。它向市场主体传递了一个明确信号,即企业不能以持有注册商标为由,随意改变其注册商标的使用形式,尤其当这种改变可能攀附他人商誉或者造成市场混淆时。这种转变有助于打击那些试图规避法律责任的侵权行为,促使商标使用者更加规范其市场行为,规范市场竞争秩序。同时,该案也为未来的司法实践提供了具体案例,既推动了对“显著特征”这一概念的进一步细化和统一解释,也有助于增强司法裁量的客观性和可预测性。
(三)商标侵权案件中法院的司法管辖权边界
行政确权与司法审判的衔接彰显了司法的主导作用。该案中,一审法院对《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突案件的规定》第一条第二款的理解以及判决倾向反映了司法实践中在行政确权与司法审判边界问题上早期的保守态度。二审法院则通过援引该司法解释条款中的例外规定,对该司法解释条款进行了能动性解释和适用,明确了在特定情形下法院可以直接受理涉及注册商标的侵权纠纷。这可以避免权利人陷入反复进行行政确权和司法诉讼的困境。它不再将“是否注册”作为法院受理的唯一或决定性标准,而是将焦点转向“如何使用”以及“是否构成侵权”的实质性判断,这有利于拓展法院直接审查商标侵权纠纷的范围。这种突破并非凭空创造法律,而是在现有法律框架内,通过对条文目的和实际效果的考量,作出有利于实质正义和权利保护的解释。这种能动性旨在更好地适应经济发展和创新保护的需求,通过司法解释和案例指导的方式,不断完善和细化法律适用标准,从而为创新主体提供更清晰、稳定的行为规则。
这种模式的变化,也体现了我国知识产权保护中司法占主导地位的保护格局,它旨在提高知识产权纠纷解决的效率,避免权利人陷入漫长的行政与司法程序循环当中。对于企业而言,这意味着在遭遇商标侵权时,对方虽然有注册商标,但是若有证据证明对方存在“改变显著特征使用”等情形,则可以直接通过民事诉讼寻求救济,从而更快速地制止侵权行为,维护自身的合法权益。 同时,这也对法院提出了更高的要求,需要法院在审理中具备更强的专业性和对复杂事实的判断能力。这种司法审查优先的模式,有助于构建一个更加高效、公正的知识产权保护体系。
四、案例启示
(一)对企业的启示
在知识产权争议中,主动性和预判性至关重要。商标权人不仅要做好监测防御工作,也要通过行政和司法双重途径主动维护权利,以应对日益复杂的侵权手段。本案中蜜雪冰城公司通过行政程序成功宣告了“密雪时光”商标无效,并最终通过二审法院的裁定获得了司法救济。这表明,对于商标权人而言,其应积极注重对商标的实际使用和持续维护,并及时对近似商标提出异议或者无效宣告的申请,同时保留相关宣传和使用的证据,以证明商标的知名度和影响力。同时,即使企业拥有注册商标,也应严格按照核准注册的样态和范围进行使用,避免“改变显著特征”或“超出核定范围”使用,以免被认定为侵权。而在遭遇侵权时,商标权人应根据具体案情,综合评估多种维权方式的优劣,特别是在涉及无效商标或改变使用样态的案件中,可以考虑直接提起民事诉讼,以提高维权的效率。此外,任何试图通过模仿他人知名商标来获取不正当利益的行为,都将面临巨大的法律风险。因而,在市场经营的过程中,企业应当恪守诚信经营的准则,努力通过自身的创新提升品牌价值,并尊重他人的知识产权,避免通过“搭便车”等不正当的竞争手段获取竞争优势。
(二)对司法实践的启示
该案启示司法机关在处理知识产权的纠纷时,应准确把握法律规定的适用条件。在双注册商标冲突案件中,司法机关不能仅以商标注册证书为依据驳回起诉,而应结合实际使用的行为进行实质审查。而在商标授权确权与侵权判断的交叉领域,司法机关应尊重行政程序的专业性,同时充分发挥实质审查职能。对于改变商标显著特征使用、无效商标使用等行为,则可以独立作出侵权认定,形成对商标行政确权程序的有效补充。尽管司法主导作用日益凸显,但行政确权与司法审判并非完全割裂,而是需要更高效地协同配合,共同构建知识产权大保护格局,以实现社会治理效能的最大化。司法主导并非意味着完全代行政程序,而是应在行政程序的基础上,通过司法审查的能动性,弥补行政程序的局限性。特别是在一些涉及恶意和实际使用行为的复杂侵权案件中,行政机关和司法机关之间应建立更紧密的协作关系。这不仅有助于形成行政与司法合力,从源头上遏制不当注册行为,也有利于减少后续的侵权纠纷,提升整体的治理效能。
此外,司法机关应避免权利人陷入漫长的行政与司法程序循环,通过司法能动性,在符合条件时直接受理侵权案件,并对不正当竞争行为一并审理,以提高纠纷解决的整体效率。司法效率是知识产权保护的生命线,程序空转不仅耗费司法资源,更损害权利人利益和市场创新活力,影响法治化营商环境。因而,司法机关应在符合法律规定的前提下,最大化地发挥其直接受理侵权案件的职能,尤其是在涉及恶意侵权、不规范使用等情形时。这需要法官在立案审查和庭审过程中,更加注重对案件实质的把握,从而真正实现知识产权纠纷的快速高效解决,为创新主体提供更稳定的法治环境。
五、结语
该案的裁判不仅解决了个案纠纷,也通过裁判规则的提炼,为同类案件提供了可操作的指引。司法机关通过精准的法律适用和实质审查,既维护了商标注册制度的稳定性,又强化了对实际使用行为的规范引导,实现了知识产权保护中形式正义与实质正义的统一。这标志着我国知识产权司法保护体系正日益成熟和完善,能够更有效地应对复杂多变的侵权行为,并进一步促进知识产权保护与市场竞争秩序的健康发展。(郝敏 刘妍)
参考文献
[1] 山东省济南市中级人民法院(2020)鲁01民初3704号民事裁定书.
[2]《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款规定:"原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第(三)项的规定,告知原告向有关行政主管机关申请解决.但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标,与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当受理."
[3] 山东省高级人民法院(2021)鲁民终538号民事裁定书.
[4] 黄晖.商标法(第二版)[M].北京:法律出版社,2016:111.
[5] 吴汉东.恶意商标注册的概念体系解读与规范适用分析[J].现代法学,2023(01):18.
[6] 福建省高级人民法院(2017)闽民终28号民事判决书.
[7] 上海知识产权法院(2017)沪73民终299号民事判决书.
[8] 王太平.自己注册商标侵权抗辩研究[J].现代法学,2020(01):68.
作者单位:国际关系学院法学院
|