摘 要：现行《商标法》中，“恶意”一词在六个条款中出现了七次，涉及不使用恶意注册、禁止恶意抢注、恶意侵权惩罚性赔偿等多个商标领域的热点问题。另有多个条款虽未明文使用“恶意”一词，但规制内容涉及前述恶意行为。同时，最高人民法院于2011年修正《民事案件案由规定》时新增了“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”案由，明确规范了知识产权领域较为突出的恶意诉讼这一纠纷类型。在上述众多商标保护制度中，各“恶意”情形的内涵和打击相应“恶意”行为的权利基础并不完全相同。本文将聚焦商标侵权及维权语境中的几类“恶意”情形，对各“恶意”情形下的相关要件和打击路径进行明晰。
关键词：宣告无效 追溯力 侵权 恶意使用 恶意诉讼
一、一般商标侵权与适用惩罚性赔偿的“恶意”情形
民法中对过错的规定可以区分为故意与过失两种情形。我国《商标法》中的“恶意”通常不仅指主观上明知的故意，并且包含“在故意基础上还有其他的额外恶性”。[1]《中华人民共和国民法典侵权责任编理解与适用》中对此问题也进行了说明：“《商标法》第六十三条用的是‘恶意’的表述。从语义上讲，‘恶意’的贬义程度要甚于‘故意’，‘恶意侵权’的严重程度应重于‘故意侵权’。”同时也明确：“有关‘恶意’和‘故意’的区分，在理论探讨上有其重要意义，但在实务上，二者均是指明知行为严重侵权而故意为之的情形，都属于明知故犯的范畴。”[2]
值得注意的是，根据现行《商标法》第五十七条的规定，侵犯注册商标专用权并不以存在主观故意（或者说“恶意”）为构成要件[3]，但行为人在主观上是否具有攀附的故意，通常会作为认定商标侵权情节严重程度和判赔金额的重要考量因素。
就商标侵权而言，《商标法》明文规定的“恶意”情形主要作为适用惩罚性赔偿的要件之一（见于第六十三条第一款，另一要件为“情节严重”）。根据司法实践，对于明显的假冒行为、同地区和/或同行业竞争者之间的攀附性使用行为、对在先且具有较高知名度的商标的攀附性使用行为、双方间存在一定的在先往来或关系（包括曾有业务往来或进行合同磋商、曾经存在代理关系、经销关系、劳动关系等）、有在先行政决定认定商标近似但仍进行混淆性使用、曾因侵犯他人商标权受到行政查处或司法审判后仍有其他混淆性使用行为等情形通常会被认定为具有较为明显的侵权恶意，适用惩罚性赔偿。
二、商标无效宣告后追溯力问题中的两种不同“恶意”情况
（一）评价商标无效前的使用行为应考虑行为人注册及使用的恶意
《商标法》第四十七条第一款规定，“依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在”。基于此条规定，经核准注册后又被无效宣告的商标，在注册后至被无效期间的使用行为，有可能侵犯其他注册商标的专用权。在司法实践中，对这一问题的认定仍存在争议。
有一些法院认为，商标注册存续期间的善意及正当使用应当受到一定程度的保护，该种保护的建立主要基于当事主体对商标注册部门行政决定的信赖利益。与此同时，基于《商标法》第七条所规定的诚实信用原则，如商标注册申请时即具有恶意，其在存续期间的使用行为也难谓善意，此种恶意使用行为能够被认为对在先权利人构成侵权。[4]在南京亿华药业有限公司与无锡济民可信山禾药业股份有限公司侵害商标权纠纷案[5]中，上海知识产权法院在二审中明确，《商标法》第四十七条并未明确宣告注册商标无效的决定或裁定对宣告无效前商标注册人自身使用商标的行为是否具有追溯力。“《商标法》第七条规定，申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。如果在后注册商标的申请或使用存在恶意，人民法院应当予以处理。同理，商标不予注册、被撤销或无效的决定、裁定等对于注册商标撤销或宣告无效前的使用行为是否具有溯及力，也应取决于注册商标权利人申请或使用商标是否具有恶意。”笔者认为，这样的保护原则能够较为合理地平衡商标注册及无效制度和商标侵权认定之间的内在矛盾，降低商业主体因正当经营活动承担违法责任的风险。
与此同时，仍有许多法院认为，商标被无效宣告前的使用不需要考虑使用人主观上是否善意。近期的案件如西藏朝天骄餐饮管理有限公司与被申请人蜀天桥、欧某某侵害注册商标专用权及不正当竞争纠纷案[6]中，在再审阶段，重庆市高级人民法院认为，商标被宣告无效前的使用行为无正当权利基础，行为人主观上是否善意不影响商标侵权的认定。更早的案例如桦洁商贸（上海）有限公司与华喆达商贸（广州）有限公司、广州市源泰皮具有限公司、新吴区明俪服饰店商标权权属纠纷案[7]（小“CK”案）中，一审法院对此问题进行了较为详尽的说理分析，认为《商标法》第五十七条第（二）项对于判断是否构成商标侵权的规定作为特别法，优先于作为一般法的《民法典》第一千一百六十五条第一款规定（行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任）的过错责任原则。法院认为，“不需要考察侵权人是否具有主观故意，只要其客观上未经商标权人同意在相同商品上使用了类似商标，容易导致相关公众产生混淆或误认的，即构成商标侵权。而且侵权人是否具有恶意，也不是决定是否需要承担赔偿责任的前提。只要侵权行为客观上造成了他人损失，就应当承担赔偿责任”。尽管在该案中，法院最终认定被告的商标申请及无效前的使用行为均具有恶意，但该恶意情形并不作为此案中被告承担侵权责任的必要条件，仅作为适用惩罚性赔偿的条件。
（二）《商标法》第四十七条第二款但书之“恶意”情形
如上文所述，基于《商标法》第四十七条第一款，经宣告无效的注册商标，其专用权视为自始即不存在，即无效宣告在效力上具有追溯力。与之相对的是该条第二款规定的不追溯情形：“宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。”
由《商标法》第四十七条的分段结构可以看出，第一款是针对商标经宣告无效后、商标专用权效力问题的原则性规定（具有追溯力），第二款则是针对已经执行完毕的民事诉讼或行政程序生效结果、已经履行完毕的商标转让或许可的效力问题的例外性规定（不具有追溯力）。因此，第二款规定的适用范围仅限于对上述生效结果、商标转让或许可的效力的讨论[8]，而不能适用于对无效宣告前商标使用行为本身的评价，其是否侵犯他人注册商标专用权的问题应另行适用商标侵权问题有关法律法规予以处理[包括《商标法》第五十七条、第四十七条第一款、第七条等，即本文第二部分第（一）节讨论的内容]。
进一步而言，《商标法》第四十七条第二款但书之“恶意”规定，也仅限适用于《商标法》第四十七条第二款规定的相关情形。以涉及商标转让或许可合同履行的情形为例，有法院认为，“‘恶意’应指在签订商标转让或使用许可合同时即具有损害合同相对人利益的主观心态，典型表现为明知或足以预见到合同履行后相对人的利益将因商标被宣告无效或被撤销等情形而受到损害，仍坚持与之签订合同”[9]。
由此可见，《商标法》第四十七条第二款但书之“恶意”情形不同于恶意侵权导致适用惩罚性赔偿的“恶意”情形，亦不同于恶意申请和/或使用注册商标、被宣告无效后应就无效前的使用行为承担侵权责任的“恶意”情形。
三、恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷之“恶意”
最高人民法院于2011年第一次修正《民事案件案由规定》时，在第二级案由“知识产权权属、侵权纠纷”项下增加“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”。[10]然而，现行《民法典》及《商标法》中均没有明确规范恶意提起商标诉讼的条款。就知识产权恶意诉讼的性质，研究者提出了包括“侵权行为说”“权利滥用说”“折中说”“不正当竞争说”等多种理论。由于这一问题并非本文关注的重点，在此不再展开赘述。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉总则编若干问题的解释》第三条第三款规定，“构成滥用民事权利的，人民法院应当认定该滥用行为不发生相应的法律效力。滥用民事权利造成损害的，依照民法典第七编等有关规定处理”。基于此项规定，笔者认为，侵权行为和权利滥用行为在现行《民法典》制度框架下均能够得到有效处理，本文所关注的恶意诉讼行为也能够基于《民法典》第七编侵权责任编的一般规定予以评价。司法实践中，法院能够对权利人依据民法（不论是原《侵权责任法》还是现行《民法典》）下侵权责任相关条款提起的恶意诉讼纠纷认定为侵权之债。在中粮集团有限公司与山东中沃庄园葡萄酒有限公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案中，一审及二审法院均对恶意诉讼的性质及构成要件进行了较为明确的梳理。恶意诉讼的构成要件应包括：1.当事人提起诉讼时是否具有主观恶意，即是否明知其提起诉讼没有事实与法律依据；2.另一方当事人是否因该诉讼而受到了财产或者非财产损害；3.另一方当事人的损害是否与提起的诉讼有因果关系。[11]
需注意的是，恶意诉讼之“恶意”应为当事人提起诉讼时的主观状态，并不当然等于作为权利基础的商标注册申请时的“恶意”[12]。但案涉商标注册申请时的恶意可以作为当事人提起诉讼时主观“恶意”状态的辅助证明。
另一个值得思考的问题是，当在先诉讼案件中作为权利基础的注册商标在后被无效宣告时，恶意提起商标诉讼能否同时适用《商标法》第四十七条第二款但书规定。笔者认为，参照法院对涉及商标转让或许可合同履行案件中“恶意”情形的认定[见本文第二部分第（二）节]，满足相关构成要件时，可以类比适用于“宣告无效前人民法院作出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书”。即，如一当事方提起在先商标侵权案件时，具有以获取非法或不正当利益为目的而故意提起的在法律上或事实上无依据的诉讼的恶意，[13]在先案件判决、裁定、调解书已生效并执行时，该当事方应对另一当事方由此遭受的损失予以赔偿。如满足《商标法》第四十七条第三款相关要件，同理应当适用。（杜淳）
参考文献
[1]孔祥俊.商标法:原理与判例[M].北京:法律出版社,2021:565.
[2]最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组主编.中华人民共和国民法典侵权责任编理解与适用[M].北京:人民法院出版社,2020:200-201.
[3]同[2],第200页:从我国《商标法》第63条来看,其实际上规定了两种情形下侵害知识产权的赔偿责任:一是通常情形下的赔偿责任……二是行为人故意侵权,且情节严重的情形.
[4]近期的案例可见:广东省深圳市龙岗区人民法院(2024)粤0307民初37333号民事判决书(被告在申请商标注册时即具有攀附原告商标的主观恶意,被无效前的使用行为明显缺乏正当性,构成对原告商标专用权的侵害).
[5]上海知识产权法院(2017)沪73民终299号民事判决书.
[6]重庆市高级人民法院(2025)渝民再25号民事判决书.
[7]江苏省无锡市中级人民法院(2022)苏02民初193号民事判决书.该案一审宣判后,两被告不服提起上诉.二审法院判决驳回上诉,维持原判,见江苏省高级人民法院(2023)苏民终220号民事判决书.
[8]可参见案例如:①广东省中山市中级人民法院(2023)粤20民终3529号民事判决书(法院认定,原审被告公司在涉案商标宣告无效前实际使用了许可商标,且相关无效宣告决定因原审原告提起行政诉讼,尚未生效,原审被告公司以此为由拒付相关年度商标许可费用缺乏依据,其行为构成违约).②吉林省吉林市中级人民法院(2024)吉02民终137号民事判决书(法院认为,案涉商标撤销与否与本案裁判结果无关联,不符合中止审理的情形;商标撤销前,当事方签订的《商标使用协议》合法有效,一方未按合同约定履行付费义务时,另一方有权要求解除案涉合同).③浙江省嘉兴市中级人民法院(2022)浙04民终1738号民事判决书(法院认为,"欧派云"商标被宣告无效不影响百威公司与侯惠杰之间的相关商标许可合同关系,但因该注册商标专用权被宣告无效视为自始即不存在,不影响本案欧派公司向行为人主张侵权责任).
[9]江苏省南通市中级人民法院(2023)苏06民终6030号民事判决书.
[10]法〔2011〕41号,最高人民法院关于修改《民事案件案由规定》的决定,2011年4月1日起施行.
[11]重庆市第一中级人民法院(2021)渝01民终4817号民事判决书.
[12]山东省高级人民法院(2016)鲁民终2271号民事判决书.法院认为,"实施条例但书条款后的恶意与注册商标时的恶意不是一个概念,否则没有必要再规定但书条款.一审判决关于'是否应予赔偿,应以商标注册人注册涉案商标时的主观状态分析认定其行为能否构成恶意'的认定不当,应予纠正".笔者注:此处"实施条例但书条款"指《中华人民共和国商标法实施条例》(2002,已修改)第三十六条规定,其"但书"部分与现行《商标法》第四十七条第二款"但书"部分一致.
[13]同[12].法院认为,"关于恶意诉讼的构成要件,一般认为,当事人以获取非法或不正当利益为目的而故意提起的在法律上或事实上无依据的诉讼,同时亦使相对人在诉讼中遭受损害,而非对法律赋予其的权利进行救济".
作者单位：中国贸促会专利商标事务所 |