一、案情
原告米其林集团总公司（下称米其林公司）是成立于1863年的法国企业，是世界著名的轮胎生产商和全球500强企业之一。米其林公司于1980年在中国申请注册了“MICHELIN”商标，于1990年申请注册了“米其林”商标，两商标都核定使用在第12类轮胎、内胎等商品上，并续展商标有效期至2030年。除了第12类商品外，米其林公司还在第16类和第43类等多个商品和服务类别上注册了“MICHELIN”“米其林”商标。此外，米其林公司还在中国香港注册了多件“MICHELIN”“米芝莲”商标。2011年至2016年，米其林公司在中国的年均营业收入都在70亿元以上，且注册在第12类的“MICHELIN”商标先后多次被中国商标审查机关和司法机关认定为驰名商标。
米其林公司除生产、销售轮胎产品外，还致力于为旅行者提供全方位的信息，帮助旅行者创造一个安心、舒适的旅程。其在中国大陆发布的《米其林指南》和在中国香港发布的《米芝莲指南》具有较高的知名度，主推餐饮、酒店和旅游路线。
被告米芝莲公司情况：2013年4月，自然人钱翔在上海开设了第一家米芝莲门店，经营奶茶、小食等。2013年10月，钱翔设立上海揸士餐饮管理有限公司，经营范围为餐饮企业管理等，并于2014年将其更名为“上海米芝莲餐饮管理有限公司”（下称米芝莲公司）。在2013年11月至2014年12月间，米芝莲公司将“米芝莲”商标在第29 类油炸丸子、牛奶、牛奶制品等，第30类咖啡、茶饮料、蛋糕等和第32类果汁冰水、果汁等商品上提交商标注册申请。这些申请因米其林公司提出异议，自2019年10月起，陆续被国家知识产权局决定不予注册。米芝莲公司自2014年8月开始开放全国加盟业务，于2015年3月建立上海总仓库及各地分仓，全国物料供应链完善。其中，“米芝莲”品牌物料供应商曾被上海捷荣食品有限公司授予“港式饮品最佳客户”；“米芝莲”品牌在2018年被胡润美食榜授予“最佳港式奶茶连锁”。在2015年至2018年间，“米芝莲”品牌的加盟费为单店6万元，并需按营业额的4% 预付管理费。根据米芝莲公司网站显示，截至2018年1月，其共开设加盟店总数达到500家，主营奶茶和小食。
2018年，米其林公司向湖北省武汉市中级人民法院起诉米芝莲公司，请求：1. 判令米芝莲公司等立即停止侵犯米其林公司“MICHELIN”“米其林”注册商标专用权的行为；……4. 判令米芝莲公司赔偿米其林公司经济损失及合理费用支出共计1000 万元；5. 判令米芝莲公司等在《中国知识产权报》连续三十日刊登声明消除影响。
二、审判
一审武汉市中级人民法院确定了以下几个争议焦点：1. 本案是否存在认定驰名商标的必要；2. 注册在第12类轮胎、内胎商品上的“MICHELIN”“米其林”商标是否符合认定驰名商标的条件；3.“ 米芝莲” 标识是否是对“MICHELIN”“米其林”商标的翻译、摹仿；4. 米芝莲公司使用“米芝莲”商标是否会误导公众、致使米其林公司的利益受到损害；……9. 如米芝莲公司等被告的行为构成侵权，有关民事责任包括经济损失赔偿数额应如何确定。其中第1、2点是对“MICHELIN”“米其林”商标是否构成驰名商标的判断；第3、4点为审理米芝莲公司使用“米芝莲”标识是否属于《商标法》第十三条第三款驰名商标淡化的情形；第9点为对侵犯商标专用权赔偿数额的确定。
在论述第4点是否属于商标侵权时，一审法院以《商标法》第十三条第三款和《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》（下称《驰名商标司法解释》）第九条第二款的规定为基本指引，认为：米芝莲公司在餐饮服务上使用“米芝莲”商标，会使相关公众误认为该商标与米其林公司的驰名商标具有相当程度的联系，不当利用米其林公司驰名商标的市场声誉，同时还会减弱米其林公司驰名商标的显著性。其行为符合《驰名商标司法解释》第九条第二款的规定，属于《商标法》第十三条第三款规定的误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的情形，因此构成侵犯商标专用权。关于赔偿数额，一审法院认为：米其林公司主张按侵权获利计算相关的经济损失赔偿，即按米芝莲公司收取加盟费的数额计算。根据米芝莲公司网站披露的信息，截至2018年1月，“米芝莲”品牌的加盟店达500家，米芝莲公司收取的单店加盟费为6万元。米其林公司请求的经济损失及合理支出1000万元并未超出米芝莲公司收取的加盟费，因此对米其林公司请求的1000万元予以全额支持。[1]
米芝莲公司等不服一审判决，向湖北省高级人民法院（下称湖北省高院）提起上诉。
二审湖北省高院同样从驰名商标淡化的角度出发，认为：米芝莲公司使用“米芝莲”标识属于《商标法》第十三条第三款的情形，致使驰名商标注册人的利益可能受到损害，构成侵害商标专用权。理由如下：1. 减弱驰名商标的显著性。如果使用被诉商标的商品或服务并非驰名商标赖以驰名的商品或服务，相关公众虽然认为驰名商标不会使用在该商品或服务上，不会对商品或服务的来源产生混淆误认，但看到使用被诉商标的商品或服务会在相当程度上联想到驰名商标，则驰名商标与特定商品或服务之间唯一对应关系被破坏，其显著性被减弱、淡化。2. 不正当利用驰名商标的市场声誉。米芝莲公司在其官方网站“品牌故事”、微信公众号等宣传中采用“在香港话里米芝莲就是米其林的意思”等宣传话语，主动将自己与米其林公司及其餐饮评级服务联系起来，明显有攀附商誉以提升自身品牌的主观恶意，构成对米其林公司商标权的侵害。关于赔偿数额，二审法院认为，米芝莲公司仅加盟费就高达3000万元，一审法院以单店加盟费6万元为标准计算侵权获利，合法合理。[2]
三、评析
本文认为，在确定商标侵权赔偿数额时，应将损害与侵权行为间的因果关系作为考量因素，只有“因侵权”所受到的实际损失或获得利益方可作为赔偿数额。
（一）损害与侵权行为间的因果关系为赔偿数额确定的构成要件
首先，“因果关系不仅归属于侵权行为法基本规定内容，且构成了其他几乎所有赔偿责任构成要件的基础”。[3] 将因果关系作为所有赔偿责任的构成要件具有两方面的重要意义：一方面，因果关系表明行为人只需对自己的行为负责；另一方面，万事万物，普遍联系，一个原因会引发一系列的后果，如果将所有后果都归于侵权人承担，会严重损害人们的行为自由。[5] 因果关系体现了对赔偿责任范围的控制，防止了责任无限蔓延，维护了行为自由。在法律上，对是否构成侵权的判定和对赔偿范围的确定是两个层次的问题。换言之，确定了侵权并不意味着受害人的所有实际损失或侵权人获得的利益就当然地由侵权人赔偿，赔偿数额的确定是在确定侵权后，需要进一步单独考虑的问题。因果关系分为责任构成因果关系和责任范围因果关系两个层次：前者考察加害行为是否构成侵权；后者考察行为构成侵权后，侵权人应对哪些损害承担责任。损害与侵权行为间因果关系属于责任范围因果关系范畴，目的是过滤掉不合理的损害赔偿，防止将所有的责任都归于侵权人。
其次，我国《商标法》第六十三条第一款规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。该规定说明对赔偿数额的确定需要考虑损害和侵权行为间的因果关系。理由如下：第一，该款提出了三种赔偿数额的计算方式，且应遵从一定的先后顺序：一是按照权利人受到的实际损失确定；二是若实际损失难以确定，则可按照侵权人所获得的利益确定；三是在权利人的损失或侵权人获得的利益难以确定时，方可参照商标许可使用费确定。第二，从该款“因侵权”可知，商标侵权的赔偿数额无论是按照权利人受到的实际损失确定还是按照侵权人所获得的利益确定，都应当是因侵权行为所造成的，即损害与侵权行为间应存在因果关系。第三，从三种赔偿数额计算方式的先后顺序可知，第三种商标许可使用费方式为前面两种方式的替代，只是计算方式上的转变，损害赔偿的适用前提应当亦包括“因侵权”。
最后，将损害与侵权行为间的因果关系作为构成要件是侵权责任法填补损害功能的体现。现代侵权责任法以填补损害为中心，在保护受害人的同时，兼顾侵权人的权益保护。
（二）损害与侵权行为间的因果关系在确定赔偿数额时的具体运用
侵权人所获得的利益（或营业收入，下统称为获利）不一定全部来源于因侵害商标专用权所得。侵害他人商标权确实会给权利人造成一定的损失，但该损失不一定等同于侵权人的全部获利。侵权人的获利可能远大于权利人的损失。在实际经营中，侵权人的产品、销售渠道和平台或者使用的商标等都并非单一，而是多元（样）的。当侵权人只是在其中的一款产品，或者部分产品上使用了权利人的商标，其他产品上未使用，而是以自己的商标正常销售；或者只是在部分平台上使用权利人商标，其他的渠道或平台上未使用；或者只是在局部地方使用权利人商标，在结果上只造成了消费者对部分商品的来源产生混淆可能性，对大部分商品的来源是清晰的，明知来自于侵权人生产时，侵权人的获利是其所有商品的利润总和，但权利人的损失应该只包含使用了权利人商标的那部分商品。因为只有这部分商品是由于侵权人的侵权将本属于商标权人的销售机会转移给了自己，从而造成了权利人的损失。因此，若将侵权人的获利全部等同于受害人的损失，将违反填补损害原则，明显不合理。
“新百伦”案[5] 的一、二审判决为此提供了一个较为清晰的参照。该案原告周某拥有“百伦”“新百伦”注册商标，被告新百伦公司享有“N”“NB”和“NEWBALANCE”商标使用权。新百伦公司在销售平台的产品介绍和宣传中使用了“N”“NB”或“NEWBALANCE”商标以及原告的“新百伦”标识，而其产品的商标为“N”“NB”或“NEWBALANCE”。在该案中，一、二审法院都认为新百伦公司使用“新百伦”标识构成侵犯原告商标专用权，但两级法院确定的赔偿数额却有天壤之别。该案一审广州市中级人民法院判定：考虑到侵权人新百伦公司所销售的产品本身未使用“新百伦”标识，仅在销售过程中使用“新百伦”标识介绍和宣传产品，故酌情确定新百伦公司向商标权利人赔偿的数额应占其获利总额的二分之一，为9800万元。二审广东省高级人民法院在确定赔偿数额时认为，“在计算侵害商标专用权赔偿数额时，应当注重侵权人的产品利润总额与侵权行为之间的直接因果关系”。二审法院根据侵权的“新百伦”中文标识对新百伦公司的利润贡献率计算赔偿数额约为145万元。此外，再结合侵权人的主观故意、权利人所遭受的损害、侵权标识使用方式和规模等确定赔偿数额（含合理开支）共计500万元。上述两级法院判定的赔偿金额之所以差别如此之大，是由于二审法院在确定赔偿数额时考虑了侵权人的获利与侵权行为间的因果关系，即侵权人的获利中哪些是因使用权利人商标所获得。侵权人的获利既包括侵权人销售自身产品所得，也包括使用权利人商标所得，并非全部来自于侵权。前者是基于自身良好的产品质量、服务、经营管理等所得，与商标侵权没有关系。在该案中，原告商标的贡献率仅为0.76%，相当微小，如果不加以区分，显然对侵权人不公平。
在本案中，“米芝莲”标识并非“MICHELIN”商标的普通话翻译，只是一种地方方言的翻译。
虽然被告的主观故意使用构成驰名商标淡化侵权，但在客观上并未造成消费者产生商品来源混淆，权利人的商标对侵权人的收入贡献较为有限。首先，即便“米芝莲”是粤语对“MICHELIN”的翻译，但被告米芝莲公司及其各加盟店都设立在中国大陆。在中国大陆，普通话是人们首要使用的语言，粤语仅为少数人使用，对于“MICHELIN”，人们首先反应为“米其林”。其次，虽然被告在网站和微信公众号上的品牌故事中有使用“米其林”“MICHELIN”商标，构成对驰名商标的显著性减弱和不正当利用其声誉，但被告在商品上使用的为其自有的“米芝莲”标识，正如二审法院所言，“不会构成消费者产生商品来源混淆”，即消费者并未将“米芝莲”的商品当作“米其林”的商品购买。此时，消费者选择“米芝莲”商品主要是基于被告自身的良好商品质量和声誉，例如，“米芝莲”品牌物料供应商被授予“港式饮品最佳客户”以及“米芝莲”品牌被授予“最佳港式奶茶连锁”。综上分析可知，因消费者在实际购买时不会混淆，因此在被告的获利中也有基于自身的商誉所得，而非全部来自于权利人的商誉。
在此情况下，法院在确定商标侵权赔偿数额时，应根据损害与侵权行为间的因果关系，将被告店铺的实际经营收益和因网站、微信公众号广告的侵权行为带来的收益进行明确区分。纵然实际经营和网站、微信公众号的广告之间存在一定的联系，但显然两者并不存在全部因果关系。因此，法院需要明确广告对实际经营的影响，即对原告损失的影响。在确定该金额后，再进一步与原告主张的1000万元进行比对。若该金额大于或等于原告主张的金额，则以原告主张为准；若小于原告主张的金额，则须以实际损失为准。
四、结语
本案是侵权人的获利与侵权行为间只存在部分因果关系的又一典型案例。由于商事活动的复杂性，法院在确定侵害商标专用权的赔偿数额时，应将损害与侵权行为因果关系作为构成要件，判定侵权人的获利是否因侵权所得，不能笼统地将侵权人的全部获利归属于权利人商标的贡献。（李金花）
注释：
[1] 湖北省武汉市中级人民法院(2018)鄂01民初3552号民事判决书.
[2] 湖北省高级人民法院(2022)鄂知民终190号民事判决书.
[3] [德]克里斯蒂安·冯·巴尔.欧洲比较侵权行为法(下)[M].焦美华译,北京:法律出版社,2004:498.
[4] 程啸.侵权责任法[M].北京:法律出版社,2021:234-235.
[5] 广东省广州市中级人民法院(2013)穗中法知民初字第547号民事判决书;广东省高级人民法院(2015)粤高法民三终字第444号民事判决书.
作者单位：广东外语外贸大学 |