恶意利用域外商标实施不正当竞争行为,二被告被判赔50万元
〖2025/5/22 8:11:27时〗 白兔商标专网提供
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信息来源:中国知识产权报 信息整理编辑:悠乐
司法实践中,持有域外商标的权利人若以该商标为基础实施损害国内经营者合法权益的行为,将受到国内反不正当竞争法的规制。
近日,上海知识产权法院对某器科技有限公司(下称某器公司)诉蒋某、香港某初公司等不正当竞争纠纷案作出二审判决,认定蒋某、香港某初公司出于主观恶意,以相同目的陆续实施向电商平台投诉、向某器公司德国经销商发函等行为,违反诚实信用原则与商业道德,导致某器公司市场销售渠道及出口利益受损,构成我国反不正当竞争法第二条规定的不正当竞争行为。法院判决二被告赔偿某器公司经济损失及维权合理支出共计50万元。
该案中,法院通过分析涉案行为的目的及后果,明确了跨境知识产权保护的司法路径,为同类案件的审理提供了重要参考。
商标使用起纠纷
某器公司成立于2016年8月,主营防护口罩等产品。自2016年开始,某器公司开始在防尘口罩上使用“图形+DOC”商标(下称涉案商标),并在多个国家和地区进行销售。经过长期的宣传、推广和使用,该商标在业内具有了一定知名度,并与某器公司建立了稳定的对应关系。
香港某初公司于2018年11月20日注册成立于香港特别行政区,由蒋某全资持股。2020年至2021年,蒋某曾与某器公司开展多笔口罩交易,并促成某器公司与其他公司的商务合作。
2020年12月21日,香港某初公司向欧盟知识产权局申请注册“DOC+Care”商标,并于2021年4月23日核定使用在第10类医用防护口罩等产品上。
自2021年5月起,蒋某、香港某初公司以某器公司没有在欧盟地区核准注册涉案商标或者“+DOC”商标,但仍在口罩上使用涉案商标或者“+DOC”标识的行为,涉嫌侵犯“DOC+Care”的注册商标专用权为理由,向某器公司发出律师函、向阿里巴巴国际站发起投诉、向某器公司的德国经销商致函以及向市场监管部门进行投诉举报。
对此,某器公司认为,蒋某、香港某初公司在明确知晓某器公司在先使用涉案商标的情形下,以抢注的“DOC+Care”商标为依据,对某器公司发起知识产权争议行动,该行为严重扰乱某器公司正常的生产经营秩序,导致公司利益受损,涉嫌构成不正当竞争,遂向上海市虹口区人民法院(下称虹口法院)提起侵权诉讼。
蒋某、香港某初公司虽承认其实施了被诉行为,但认为相关行为系以其在欧盟成功注册的“DOC+Care”商标为权利基础,不构成不正当竞争。
穿透审查定性质
虹口法院经审理认为,二被告向某器公司发送律师函的行为未对原告销售渠道及出口利益产生影响,其向市场监管部门的举报并未被立案,该行为亦未导致原告销售渠道及出口利益受到直接影响,但二被告向阿里巴巴国际站投诉、向德国经销商发函的行为,违反诚实信用原则与商业道德,导致某器公司市场销售渠道及出口利益受损,构成我国反不正当竞争法第二条规定的不正当竞争行为。据此,虹口法院判决二被告赔偿某器公司经济损失50万元。
蒋某、香港某初公司不服,上诉至上海知识产权法院,该院于近日作出二审判决,驳回了其全部上诉请求。
二审判决认定被诉行为构成不正当竞争的依据是什么?对此,该案二审审判长胡宓在接受中国知识产权报记者采访时指出,合议庭主要基于以下两方面的考量:首先,由于当事人主体和涉案法律事实具有涉港和涉外因素,构成涉外民事纠纷,应适用《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》进一步确定准据法。鉴于双方当事人之间主要是出口利益冲突,不正当竞争行为针对国内企业主体,主要发生在我国境内,作为跨境电商的阿里巴巴国际站在我国设立,最终确定所涉不正当竞争的侵权行为地是我国,侵权行为地法为我国法律。同时,双方在侵权行为后协议选择适用我国反不正当竞争法。因此,该案适用我国反不正当竞争法。
其次,基于知识产权的地域性特征,持有域外商标权并不当然阻却国内不正当竞争行为的认定。香港某初公司在欧盟申请注册的商标是否有效,不在该案不正当竞争案由的考量范围之内,法院需要判断的是,香港某初公司域外商标注册行为正当与否。通过对域外法的查明,无论在中国法域还是在欧盟法域,就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似,申请人与该他人具有合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在的,均属于恶意抢注行为,该商标注册行为本身不具有正当性。即使该商标在授权法域尚处于有效状态,若以此为基础实施损害其他经营者合法权益的行为,也会受到反不正当竞争法的规制。二被告在申请注册“DOC+Care”商标之前就在与原告的口罩交易活动中知悉了其使用的商标标识。基于二被告实施被诉侵权行为的主观恶意、行为的不正当性、造成的客观损失,法院认定其行为构成不正当竞争。
双重警示促规范
该案二审判决作出后,引发了业界广泛关注。那么,该判决具有哪些亮点和警示意义?
对此,胡宓表示,该案判决具有三方面亮点:首先,尽管该案商标抢注行为发生在欧盟,但法院通过分析行为目的(针对中国权利人)及后果(实质受影响的竞争关系所在地为中国),将涉外商标抢注与国内不正当竞争关联,为跨境知识产权保护提供了参考。这不仅为国内企业应对海外经销商或第三方恶意抢注后反向施压提供了司法救济路径,而且在尊重商标地域性原则的同时,通过不正当竞争法对跨境恶意行为进行了规制,体现了司法对全球化贸易中知识产权复杂性的适应性。
其次,有助于遏制跨境商标恶意抢注行为。法院明确将经销商在欧盟抢注原权利人商标的行为定性为“恶意抢注”,并认定其后续发送侵权警告函的行为构成不正当竞争,将“滥用知识产权”纳入不正当竞争范畴,体现了司法对商标“权利滥用”的严格限制。
再次,明确了侵权警告函的合法性边界。法院未以“权利外观”认定警告函合法,而是审查其主观恶意和客观后果,对滥用法律程序的行为进行了规制。二审判决通过穿透式审查行为本质,体现了知识产权“保护创新而非投机”的核心价值,对规范市场秩序有深远影响。
胡宓进一步指出,该案警示国内企业要完善国际商标布局,重视海外商标战略,尤其是明确经销渠道中的商标权属约定,避免权利漏洞。同时,该案还警示经销商或第三方不得通过境外注册规避国内法律监督,应遵循“诚实信用原则”,不得滥用知识产权。(记者 姜旭)