要旨：2013年《商标法》新增第十九条第四款规定以来，商标评审及司法实践对于该款规定中“代理服务”等相关适用要件已形成一定共识，但对于非商标代理机构的主体申请注册商标何时可适用该款规定、涉商标代理机构恶意注册商标民行交叉的处理等问题还有一定争议。本文拟结合近年来的典型案例对相关问题进行分析讨论。
一、案情
第18612546号“企信宝”商标（下称诉争商标）由上海律询投资管理有限公司（下称律询公司）于2015年12月15日提出注册申请，核定使用服务为第41类“培训；教育”等。诉争商标于2018年11月6日自律询公司转让至上海百事通信息技术股份有限公司（下称百事通公司）名下。国家知识产权局于2023年3月13日作出商评字〔2023〕第69689号《关于第18612546号“企信宝”商标无效宣告请求裁定书》（下称被诉裁定），认为：百事通公司在受让诉争商标之时经营范围包含知识产权代理项目，属于2013年8月30日修正的《中华人民共和国商标法》（下称2013年《商标法》）第十九条第四款所指的商标代理机构。虽然其此后删除了经营范围中的知识产权代理项目，但该行为并不影响其受让诉争商标时具有对市场品牌熟知的优势和主体状态。此外，百事通公司控股的且法定代表人、高管人员人名重合的子公司经营范围分别包含商标代理、知识产权代理等项目，且为在国家知识产权局备案的商标代理机构。综上，可以认定，百事通公司与其子公司在对2013年《商标法》第十九条第四款应知、明知的前提下，存在规避法律之嫌，具有在与商标代理业务无关的服务上持有商标的主观故意，诉争商标的注册违反了2013年《商标法》第十九条第四款规定，裁定：诉争商标予以无效宣告。百事通公司不服国家知识产权局作出的被诉裁定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。
二、审判
北京知识产权法院经审理认为：被诉裁定有关诉争商标违反2013年《商标法》第十九条第四款的认定正确。
北京知识产权法院判决：驳回百事通公司的诉讼请求。百事通公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。二审查明，“口袋律师”安卓律师端软件登记公告显示，该应用权利人为百事通公司。“口袋律师”应用在应用软件下载平台中的相关介绍称“口袋律师”应用提供商标注册业务，该应用至迟于2016年7月15日发布，更新时间为2017年11月23日；“口袋律师”电脑版软件介绍亦称其提供商标注册业务，该软件更新时间为2017年5月8日；第三方网站关于“口袋律师”的报道显示，该应用由百事通公司于2015年推出。百事通公司在“上海市企业服务云”平台中的店铺信息、商标服务详情页显示，其提供“商标转让”“商标注册”服务。百事通公司于2016年7月20日申请变更经营范围，新增“知识产权代理”2018年12月29日申请变更经营范围，删除“知识产权代理”。北京市高级人民法院经审理认为，根据在案证据，百事通公司在受让诉争商标时，其经营范围包括“知识产权代理”，在此基础上，结合其运营的“口袋律师”应用、“法律百事通”中提供商标注册、转让等服务的宣传介绍，百事通公司亦实际从事商标代理业务，应认定其系商标代理机构。虽然百事通公司在受让诉争商标后在其经营范围内删除了“知识产权代理”业务，但该项事实不能排除2013年《商标法》第十九条第四款规定的适用，否则可能导致该条款禁止代理机构注册代理服务之外的商标的立法目的落空。因此，诉争商标的注册违反了 2013年《商标法》第十九条第四款规定。北京市高级人民法院二审判决：驳回上诉，维持原判。
三、重点评析
（一）与《商标法》第十九条第四款相关规范梳理
自2003年我国取消有关商标代理机构的设立和商标代理人资格的行政审批后，商标代理活动中出现了部分代理机构从事或帮助委托人实施恶意抢注、囤积倒卖商标，或“变相”注册商标等混乱现象，严重扰乱了商标市场秩序。为解决该问题，2013年《商标法》修法时增加了有关商标代理机构行为规范的内容。2013年《商标法》第十九条第四款，即为防止商标代理机构利用其业务上的优势，恶意注册商标并据此牟利，扰乱商标市场秩序，侵害商标实际使用人的利益而制定；2019年4月23日修正的《中华人民共和国商标法》保留该条款（下称《商标法》第十九条第四款）。此后，《中华人民共和国商标法实施条例》（下称《商标法实施条例》）第八十四条第一款、第八十七条分别对《商标法》第十九条第四款规定中的“商标代理机构”的范围、“申请注册商标”包括申请注册及受让商标进行了明确。商标授权确权审查以及司法实践亦通过个案审查、审理，对理解和适用《商标法》第十九条第四款规定中“商标代理机构”“代理服务”“申请商标注册的时间点”等进行了探索。北京市高级人民法院在2019年发布的《商标授权确权行政案件审理指南》中，总结提炼了司法实践中适用《商标法》第十九条第四款的相关裁判规则。因此，实践中判断诉争商标的申请注册是否构成商标代理机构申请注册其代理服务之外的其他商品或服务类别上的商标之情形，应按照上述法律规定、行政法规规定，并参考审理指南的相关条款作出认定。对于诉争商标申请日在2013年《商标法》施行前，而核准注册日在2013年《商标法》施行后的情形，根据《商标法》第十九条第四款规定的立法初衷，亦可适用该款规定。在“古北水镇”商标权无效宣告请求行政纠纷一案中，法院明确指出，虽然在诉争商标提出注册申请之日，2013年《商标法》尚未施行，但是诉争商标核准注册日是在2013年《商标法》施行之后，因此，本案适用2013年《商标法》第十九条第四款的规定。在此基础上，结合小某公司经营范围包含“商标转让与代理服务”之事实，认定其属于2013年《商标法》第十九条第四款所规定的“商标代理机构”。[1]
（二）“商标代理机构”是否可以扩张到关联主体
结合《商标法实施条例》第八十四条第一款《商标授权确权行政案件审理指南》第14.1“商标代理机构的认定”的相关规定，“商标代理机构”包括已经备案的从事商标代理业务、未备案但工商营业执照中记载从事商标代理业务、虽未备案亦未在工商营业执照中记载从事商标代理业务但有证据证明实际从事商标代理业务的三类主体，属于当前司法实践中的普遍共识。仍存争议的是，商标代理机构是否可以扩大解释至商标代理机构的子公司、控股公司、法定代表人、高管、实际控制人等关联主体。在“云账房”商标权无效宣告请求行政纠纷一案中，法院认为，在案证据虽能够证明诉争商标注册人大账房公司与小薇知识产权公司之间存在关联关系，小薇知识产权公司从事的业务亦涉及商标代理服务，但大账房公司并非商标代理机构，也无证据证明诉争商标系商标代理机构假借其关联公司之名申请注册，以达到规避法律之目的，故诉争商标的注册未违反2013年《商标法》第十九条第四款之规定。[2]在“泸溪河”商标权无效宣告请求行政纠纷一案中，法院认为，虽诉争商标申请人及其丈夫等多个亲戚在某知识产权代理公司任职，但《商标法》第十九条第四款规制的系商标代理机构申请注册商标的行为，诉争商标申请人并非商标代理机构，本案不存在适用《商标法》第十九条第四款规定的前提。[3] 从上述裁判观点可见，不同民事主体原则上依法独立享有商标权，与诉争商标申请人存在关联关系的其他主体所属类型，并非认定其是否属于“商标代理机构”的当然依据。因此，在诉争商标申请人本身并非商标代理机构的情形下，即便其关联公司系商标代理机构，或其在商标代理机构任职，但在案证据不能证明二者存在规避《商标法》第十九条第四款规定的主观合意，且实施了借非商标代理机构之名为商标代理机构申请注册商标行为的，不能认定诉争商标注册人系“商标代理机构”。此种情况下，可根据案件具体情况，适用《商标法》第四条或第四十四条第一款规定，规制商标代理机构关联主体抢注商标的行为。当然，如在案证据足以证明诉争商标系商标代理机构假借关联主体之名申请注册，以达到规避法律之目的，则可视关联主体的行为为商标代理机构的行为，并据此认定诉争商标的注册违反《商标法》第十九条第四款之规定。例如，在“友阿”商标权无效宣告请求行政纠纷一案中，法院认为，本案中贺某高在多个商品及服务上注册了八十余枚商标，其中除诉争商标外，还包括“奢韵”“亲舒”“禧贝”“贝拉米”“芯丝翠”“辣有道”“驴友”“雅歌丹”等众多与他人知名商标相同或相近的商标。华腾知识产权代理公司法定代表人贺某峰与贺某高系父子关系，而贺某峰持有华腾知识产权代理公司99％的股份，贺某高名下商标又均由华腾知识产权代理公司代理注册，据此可以认定贺某高、贺某峰及其任法定代表人并绝对控股的华腾知识产权代理公司明显具有抢注他人商标的共同故意。[4]
（三）《商标法》第十九条第四款是否仅规制原申请人
一方面，因《商标法》第十九条第四款为禁止注册条款，诉争商标不因转让行为而具备可注册性，因此，诉争商标由商标代理机构转让至非商标代理机构名下的，仍可适用《商标法》第十九条第四款规定，规制作为商标代理机构的原申请人的行为。在“三星堆”商标权无效宣告请求行政纠纷一案中，诉争商标原注册人曾某先独立出资设立某商标事务所，并在国家知识产权局备案，后诉争商标转让至圣某酒业公司名下。法院结合曾某先在多个类别上申请注册“三星堆”商标受到行政处罚、曾某先委托其控股的商标代理机构申请注册商标、曾某先及其配偶在商标平台公开售卖包括“三星堆”在内的注册商标等事实，认定诉争商标原注册人曾某先与其控股的商标事务所存在密切关联，具有规避《商标法》第十九条第四款规定，通过关联主体囤积商标并牟利的主观恶意，故诉争商标的申请注册违反了《商标法》第十九条第四款规定。[5] 在“阿德科特”商标申请驳回复审行政纠纷一案中，法院认为，诉争商标原申请人雅某公司在申请诉争商标时，经营范围包括“知识产权代理”，属于经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构，诉争商标转让给阿某科特公司的情况，不影响诉争商标申请时雅某公司属于商标代理机构的主体性质。因此，诉争商标指定使用在“教育”等服务上的注册申请违反了2013年《商标法》第十九条第四款的规定[6]。
另一方面，《商标法》第十九条第四款系对特定主体申请注册商标行为的规制，其立法初衷在于防止商标代理机构利用其优势恶意囤积商标，进而扰乱商标注册秩序。因此，该款规定的适用对象不限于诉争商标原申请人。即便诉争商标原申请人并非商标代理机构，只要诉争商标注册人受让商标时系商标代理机构，则其仍属该款规定所规制的对象。否则，将可能导致商标代理机构先以他人之名申请注册商标，从而规避《商标法》第十九条第四款的适用。例如本案中，在案证据未显示诉争商标原申请人律询公司系商标代理机构，但百事通公司在受让之时经营范围中包括“知识产权代理”一项，应认定其系商标代理机构。在“宅电舍”商标权无效宣告请求行政纠纷一案中，诉争商标原申请人宅某电公司非商标代理机构，诉争商标转让至金某公司之时，金某公司经营范围包括“知识产权代理、商标事务代理”。法院认为，金某公司受让诉争商标时经营范围包括“知识产权代理、商标事务代理”，虽然诉争商标在本案二审诉讼程序中转让回宅某舍公司名下，但该行为并不能否认在被诉裁定作出之时，诉争商标的注册人金某公司具有“知识产权代理、商标事务代理”的经营范围，金某公司受让诉争商标的行为属于《商标法》第十九条第四款所禁止的行为。[7]
与之类似的问题是，诉争商标申请人申请注册商标之时，其经营范围包括“商标转让与代理服务”等，但在核准注册时删除与商标代理服务相关的经营范围，此时是否应认定其为商标代理机构。通常情况下，商标申请人是否属于商标代理机构，应以其申请商标注册时的状态为准。申请日之后商标申请人主体状态变化对其是否为商标代理机构的认定不产生实质性影响，否则可能架空《商标法》第十九条第四款规定。法院在“有巢时代及图”商标申请驳回复审行政纠纷一案中即明确表达了上述观点。[8]
（四）商标代理机构抢注商标引发的民行交叉问题
由于我国商标法实行商标注册制，部分商标代理机构通过抢注商标等方式获得商标权后，对他人发起恶意投诉甚至提起侵害商标权诉讼，或利用商标无效或撤销制度提起商标行政诉讼，进而对其他市场主体的经营甚至诉讼行为形成牵制，亦成为可能。对此，由于商标权系经国家知识产权局审查后授权的权利，故在商标权人的商标效力仍稳定的情形下，即便有初步证据可以证明商标权人申请注册商标时系商标代理机构故可能违反《商标法》第十九条第四款规定，也不宜在未经商标行政程序或司法裁判宣告商标无效的情况下，在相关民事纠纷中直接认定商标权人系恶意注册商标，否则可能破坏我国现阶段施行的商标授权确权体系，更有损行政相对人对相应行政行为的信赖利益。因此，针对相关民事纠纷中当事人提出的商标权人系商标代理机构故违反《商标法》第十九条第四款规定的相关主张，通常不宜直接采信，而要等待在先行政判决确认其商标无效后才宜进行相关认定。
例如，在涉恶意注册“古北水镇”商标不正当竞争纠纷案中，小某公司明知北京某旅游公司“古北水镇”未注册商标及字号的知名度，在第33类酒商品、第25类服装商品上申请注册了“古北水镇”商标，并向北京某旅游公司发送侵权警告函，且向相关部门投诉。北京某旅游公司以小某公司上述行为系恶意注册并滥用商标权提起不正当竞争诉讼。该案审理过程中，北京某旅游公司同时依据2013年《商标法》第十九条第四款等针对涉案商标提出无效宣告申请。涉案商标的申请注册经过商标评审、一二审行政程序后被宣告无效。法院据此认为，在先生效判决已认定涉案商标的注册属于违反《商标法》第十九条第四款等规定的情形，故小某公司获准注册的涉案商标具有重大权利瑕疵，其申请注册涉案商标明显具有不正当性。小某公司依据涉案商标发送侵权警告函并向工商部门提起侵权投诉，且认可其对涉案商标从未实际使用，其实施上述行为的动机并非利用涉案商标开展正常的经营活动或维护自身的知识产权所需，而是意图抢占“古北水镇”商标资源，从而达到阻止他人使用该商业标志、攫取不正当商业利益与竞争优势的目的，构成不正当竞争行为。[9]
综上，在适用《商标法》第十九条第四款时，要在充分查明案件事实的基础上，结合该款规定的立法初衷，对相关法律、行政法规规定的要件进行理解；既不能随意扩大该款适用范围，也要防止某些商标代理机构“隐秘化”操作抢注商标的恶意注册行为。（张璇）
注释：
[1] 北京市高级人民法院(2017)京行终3328号行政判决书.
[2] 北京市高级人民法院(2023)京行终833号行政判决书.
[3]北京市高级人民法院(2024)京行终5771号行政判决书.
[4]北京市高级人民法院(2018)京行终5989号行政判决书.
[5]北京市高级人民法院(2024)京行终2628号行政判决书.
[6]北京市高级人民法院(2020)京行终4206号行政判决书.
[7]北京市高级人民法院(2021)京行终9516号行政判决书.
[8]北京市高级人民法院(2019)京行终8731号行政判决书.
[9] 北京知识产权法院(2021)京73民终4553号民事判决书,该案为人民法院案例库入库案例.作者单位：北京市高级人民法院 |