商标授权确权行政案件中涉外国地名商标的司法审查

〖2023/8/5 8:28:00时〗 白兔商标专网提供
【字体：大 中 小】【发表评论】
信息来源：中华商标杂志  信息整理编辑：悠乐
 


    要旨  ：《商标法》第十条第二款“地名条款”对“地名商标”作了原则性规定，其中关于外国地名商标的司法审查中仍有一定争议。对此，本文对涉外国地名商标授权确权行政案件进行梳理总结，提出应基于“公众知晓的外国地名”这一前提，整体认定外国地名是否具有“其他含义”的思路，以期为相关案件法律适用的进一步统一提供参考。

    一、案  情
    
    上诉人（原审原告）：努恩安卡拉意面工贸股份公司（下称努恩安卡拉公司）

    被上诉人（原审被告）：国家知识产权局

    案由  ：商标申请驳回复审行政纠纷

    努恩安卡拉公司于  2020  年  5  月  6  日向国家知识产权局申请注册第  46030863  号“NUH’UN  ANKARA”商标，指定使用商品为第  3004、3006-3009  群组的“面包、面条”等商品。
    
    国家知识产权局作出的商评字〔2021〕第  188928  号《关于第  46030863  号“NUH’UN  ANKARA”商标驳回复审决定书》（下称被诉决定）认定，诉争商标的申请注册构成《中华人民共和国商标法》（下称《商标法》）第十条第二款所指情形。国家知识产权局决定  ：诉争商标在复审商品上的注册申请予以驳回。

    努恩安卡拉公司不服被诉决定，在法定期间内向北京知识产权法院提起行政诉讼。

    二、审  判

    北京知识产权法院认为  ：“ANKARA”一词系土耳其共和国首都安卡拉的英文名称，不宜作为商标予以核准注册，且努恩安卡拉公司提交的证据不足以证明诉争商标整体上具有区别于地名的其他含义，故诉争商标的注册申请已构成《商标法》第十条第二款禁止作为商标使用的情形。北京知识产权法院判决  ：驳回努恩安卡拉公司的诉讼请求。［1］

    努恩安卡拉公司不服一审判决，提起上诉。

    北京市高级人民法院二审认为  ：诉争商标为文字商标“NUH’UN  ANKARA”，其中“ANKARA”为土耳其共和国首都安卡拉的英文名称，属于公众知晓的外国地名，虽然诉争商标同时包含“NUH’UN”，  但  是  依  据  我  国  相  关  公  众  的  认  知，“NUH’UN”并非常见词汇，诉争商标易被拆分为“NUH’UN”和“ANKARA”两部分进行识别。因此，诉争商标整体上未形成区别于地名的其他含义。努恩安卡拉公司关于诉争商标是否会导致相关公众的混淆误认、是否会影响其他商标注册人的利益、是否作为商号使用以及土耳其共和国是否同意诉争商标的注册等主张亦不足以证明诉争商标已取得区别于地名的其他含义。因此，诉争商标的申请注册违反了《商标法》第十条第二款的规定。

    综上，北京市高级人民法院判决  ：驳回上诉，维持原判。［2］

    三、重点评析

    《商标法》第十条第二款规定，县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外  ；已经注册的使用地名的商标继续有效。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第六条规定，商标标志由县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名和其他要素组成，如果整体上具有区别于地名的含义，人民法院应当认定其不属于《商标法》第十条第二款所指情形。上述“地名条款”对“地名商标”作了原则性规定，本文结合该条规定，对如何适用“地名条款”审查外国地名商标进行分析。

    （一）外国地名应达到公众知晓的程度

    外国地名与国内地名的判断标准不同，在作为商标进行审查时，禁止注册的国内地名限定为县级以上行政区划的地名，而外国地名则要求达到公众知晓的程度。在司法实务中，以下地名常被认定为公众知晓的外国地名  ：一是首都或者特大城市。如在“AIMPARIS”商标案  ［3］  及“Filosofia”商标案  ［4］  中，“PARIS”为  法  国  首  都，“sofia”为  保  加  利  亚  首  都，均被认定为公众知晓的外国地名。二是出产具有一定影响力或知名度商品的城市。在“普罗旺斯的珍妮  JEANNE  EN  PROVENCE”商标案  ［5］  及“COCOVEL  GRASSE”商标案  ［6］  中，“普罗旺斯”因“薰衣草”等闻名，“GRASSE”是法国著名的香水产地，二者均因其出产的产品而闻名，进而被认定为公众知晓的外国地名。总体而言，认定“公众知晓的外国地名”需注意以下几点：

    一是外国地名知名度的举证责任承担。司法实践中，尤其是商标权无效宣告请求行政案件中，如申请人主张诉争商标中包含公众知晓的外国地名，但其无法提交证据证明该外国地名的知名度，可能将无法适用地名条款对诉争商标宣告无效。如在“Exxon  Valdez”商标案  ［7］  及“MARGARET  RIVER及图”商标案  ［8］  中，申请人提交的证据均无法证明“  Valdez”或“MARGARET  RIVER”为公众知晓的外国地名，因此，法院均未适用地名条款对上述商标宣告无效。

     二是外国地名具有唯一指向性的判断要点。同一地名可能在不同国家和地区同时存在，如果在这些不同的地点中存在知名度明显超过其他同名称的地点，相关公众在看到该外国地名时会将其与唯一的地点联系起来，那么包含该外国地名的商标将面临违反《商标法》第十条第二款规定的可能。同样，如果在这些不同的地点中不存在知名度明显超过其他同名称的地点，相关公众在看到该外国地名时不会将其与唯一地点联系起来，那么该商标即可能获准注册。比如在“HAMPTON  WATER”商标案  ［9］  中，根据申请人提交的证据，世界上多个国家的城市和镇的名称均为“HAMPTON”或含有“HAMPTON”，其并不指向唯一的地点，且上述地点中并不存在为中国相关公众普遍知悉的情形。因此，诉争商标的申请注册并未违反《商标法》第十条第二款的规定。而在“GREENWICH  SYSTEM”商标案  ［10］  中，“GREENWICH”含义为“格林威治”，是英国伦敦市格林威治地区的地名，同时“GREENWICH”还是美国康涅狄格州的城镇名称以及英文姓氏，但“GREENWICH”与本初子午线、格林尼治时间等国际通行的术语具有密切关联，本初子午线的零度线就是根据格林威治天文台所在位置确定的，“GREENWICH”具有较高的知名度。因此，二审法院经审理认定，相对于美国城镇名称和英文姓氏，英国伦敦市格林威治地区的知名度更高，更为中国相关公众所熟知。诉争商标整体上并未脱离中国公众知晓的外国地名的含义，其申请注册违反了《商标法》第十条第二款的规定。

    三是外国地名与其外文或中文译文无需完全一致。通常外国地名包括全称、下称、外文名称和通用的中文译名，但即使诉争商标所包含的文字与外国地名并不一一对应，只要相关商标中包含容易导致相关公众将其识别为外国地名的部分，也面临被驳回或者无效的风险。比如在“澳門倫敦人  THE  LONDONER”商标案  ［11］  中，诉争商标标志虽在“LONDON”和“伦敦”后分别增加“ER”和“人”，但文字部分整体并未形成区别于伦敦地名的其他含义。又如在“圣堡罗”案  ［12］  中，虽然“圣堡罗”与相关公众知晓的外国地名“圣保罗”并不完全相同，但是在文字构成方面仅中间一字相差一个偏旁“土”，且读音完全一致，因此，法院认定诉争商标整体上缺乏作为商标注册的识别作用。

    四是禁止注册为商标的外国地名不以仍在使用为前提。在“西贡皇冠”商标案  ［13］  中，“西贡”系越南首都的旧称，后改名为“胡志明市”。该名称虽已被替代，但依旧广泛存在于社会生活中，一般被指代为“胡志明市”，故仍属于中国相关公众广为知晓的外国地名。因此，只要相关公众能够将该外国地名与具体的地点联系起来，包含该外国地名的商标即要受到《商标法》第十条第二款的规制。

    （二）外国地名商标“其他含义”的司法考量
    
    商标法“地名条款”明确规定了“地名具有其他含义”的除外情况，即如果地名含义不唯一，使用地名的商标客观上能够起到区分商品来源的作用，则可以准予注册。《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第  8.10  条对地名商标“其他含义”的认定作了具体规定  ：（1）诉争商标仅由地名构成，该地名具有其他含义的  ；（2）诉争商标包含地名，但诉争商标整体上可以与该地名相区分的  ；（3）诉争商标包含地名，整体上虽不能与该地名相区分，但经过使用足以使公众将其与之区分的。司法实务中，可以认定外国地名商标“其他含义”的情形主要包括以下几类：

    1.  外国地名本身具有除地名之外的其他为相关公众普遍知悉的固有含义

    此种情形指地名作为词汇具有其他含义，而且该含义强于其作为地名的含义，因此，不会导致相关公众在看到该地名商标时将其与地名所指代的地点相联系。比如，前文提到的“HAMPTON  WATER”商标案  ［14］，“HAMPTON”除了是多个国家的地名外，还是英语中的常用姓氏，这也构成了该商标未违反地名条款的重要考量因素。反之，如其他含义并未强于地名含义，则仍不能认定具有“其他含义”。如在“CHARLOTTE  OLYMPIA”商标案  ［15］  中，虽然申请人主张“OLYMPIA”可以作为女子名使用，但是“OLYMPIA”译为“奥林匹亚”，奥林匹亚是奥林匹克运动会的发源地，该地名相比于人名更为中国大陆公众熟知，因此，中国大陆的公众更容易将“OLYMPIA”作为地名识别和联想。
        
    2.  商标为外国地名与其他要素的组合，整体上形成区别于外国地名的其他含义

    此种情形是目前地名用于商标中最常见的形式，但是即使商标包含除地名以外的其他要素，并不必然意味着该商标已形成了其他含义，还需要从整体上考量相关公众是否容易将其识别为地理名称。

    首先，商标中其他要素的显著性及其与外国地名的组合方式是判断商标整体上是否构成其他含义的主要依据。在“CUOIO  DI  TOSCANA  及图”商标案  ［16］  中，“TOSCANA”是意大利大区托斯卡纳的意大利语，属于中国相关公众知晓的外国地名，但诉争商标作为图文组合商标（见图一），文字部分在整个标志中所占比重小于图形部分，“TOSCANA”仅是占比较小的文字中的一部分，且其字体、字号与其他文字完全相同，并不属于突出的文字。因此，诉争商标在整体上可以与地名“TOSCANA”相区分，不属于《商标法》第十条第二款规定的情形。而在“FLORIDA  及图”商标案  ［17］  中，诉争商标系由徽章图形内的英文“FLORIDA”及豹头构成的图文组合商标（见图二），虽然诉争商标还包含其他构成要素，但由于“FLORIDA”是其主要认读和呼叫部分，按照相关公众的通常认识，诉争商标整体上未形成区别于地名的其他含义，难以起到区分商品或服务来源的作用。

    其次，虽然《商标法》第十条第二款属于绝对条款，诉争商标指定或核定使用的商品类别并非适用要件，但因指定或核定使用的商品会影响商标显著识别部分的判定，进而亦会作为判断诉争商标整体上是否具有“其他含义”的参考。如在“布拉格餐厅PRAGUE  RESTAURANT  及图”商标案  ［18］  中，法院认为，中文“餐厅”及其对应英文“RESTAURANT”使用在第  43  类“饭店、餐馆”等服务上显著性较弱，诉争商标的显著识别部分为中文“布拉格”、英文“PRAGUE”及图形部分。对于中国公众而言，“布拉格”作为捷克共和国的首都和最大的城市，是公众广泛知晓的外国地名，不宜作为商标予以核准注册，且现有证据不能证明诉争商标整体上具有区别于地名的其他含义。再比如，“GREENWICH  SYSTEM”商标案  ［19］  中，法院认为，虽然诉争商标包含“SYSTEM”，属于地名以外的其他标志，但结合诉争商标指定使用在第  42  类“工程学、替他人研究和开发新产品、计算机出租、计算机软件出租”等服务，“SYSTEM”显著性较弱，不属于诉争商标的显著识别部分。因此，“GREENWICH”是诉争商标的显著识别部分，诉争商标整体上不具有区别于地名的其他含义。

    再次，即使诉争商标完整包含外国地名，但如中国相关公众不会将该组成部分识别为外国地名，亦不构成“地名条款”所规定的情形。比如，在“苏黎世家”商标案  ［20］  中，原国家工商行政管理总局商标评审委员会认定“苏黎世”为公众知晓的外国地名，不得作为商标使用，但二审法院经审理认为，由于“苏”“黎”为我国常见姓氏，“世家”亦为固有中文词汇，可以理解为世代延续的人家，表达了一种一脉相承的含义。因此，诉争商标标志整体上不会被中国公众理解为具有“苏黎世”地名含义。因此，法院认定“苏黎世家”不属于《商标法》第十条第二款规定的情形。

    3.  外国地名商标经过使用形成“其他含义”

    如果包含地名的商标经过使用具有较高知名度，已被相关公众广为知晓，相关公众在认知该地名商标时，能够将其识别为商品或服务的来源，而不是地名，那么该地名商标即可能经过使用获得了有别于其地名含义的“其他含义”。需要注意的是，这种情形需要判断该地名商标具体在何种商品或服务上获得了显著性。如在“米兰”商标案  ［21］  中，诉争商标为文字商标“米兰”，核定使用在第  41  类“摄影报道、摄影、微缩摄影、录像带录制、录像带制作、舞台布景出租、节目制作、数字成像服务、翻译、摄影机出租”服务上，国家知识产权局与一审法院均依据“地名条款”对诉争商标予以无效认定，二审法院在全面审查诉争商标权利人提交的使用证据后认定  ：诉争商标在其核定使用的“摄影报道、摄影、微缩摄影、录像带录制、录像带制作、舞台布景出租、节目制作、数字成像服务”上经过使用宣传，已经能够被我国公众认知与米兰婚纱摄影公司形成稳定对应关系，进而获得了地名以外的“第二含义”，不会导致认为上述服务来源于意大利米兰城市或存在特定联系。然而，在案证据并未涉及诉争商标核定使用的“翻译、摄影机出租”服务，故在上述二项服务上并未获得地名以外的“第二含义”。

    4.  外国地名商标在该外国地名所在国获准注册并不是其具有“其他含义”的依据

    司法实务中，在涉外国地名商标授权确权行政案件中，当事人常主张诉争商标在该外国地名所在国家已获得注册，故诉争商标在我国亦应准予注册。比如本案中，努恩安卡拉公司即提出“NUH’UN  ANKARA”商标在土耳其已获得注册，按照举重以明轻的原则，上述商标应适用第十条第一款第二项所规定的除外情况予以注册。但是《商标法》第十条第一款第二项与《商标法》第十条第二款所规制的情况不同，前者主要是为了避免妨碍有关国家使用其象征主权标记的权利，有损其国家尊严，而后者主要是基于地名指示了特定的地理区域，缺乏识别商品或服务来源的显著特征，而且可能影响同地域其他经营者对地名的合理使用。因此，两个条款之间不具有类推性，外国地名商标在其所在国获准注册并不是该外国地名商标具有“其他含义”的依据。
        
    （三）小结

    虽然外国地名商标与县级以上行政区划的地名商标同样受《商标法》“地名条款”的规制，但由于外国地名与县级以上行政区划的地名的具体规定及情形并不完全一致，在司法实务中，既要考虑到共性规定，又要注意外国地名商标的特点，从“公众知晓”的前提出发，以“整体认定”为判断“其他含义”的依据，确保涉外国地名商标法律适用的统一性。


    注  释：

    ［1］  北京知识产权法院（2022）京  73  行初  80  号行政判决书.

    ［2］  北京市高级人民法院（2022）京行终  3892  号行政判决书.

    ［3］  北京市高级人民法院（2022）京行终  3591  号行政判决书.

    ［4］  北京市高级人民法院（2022）京行终  3424  号行政判决书.

    ［5］  北京市高级人民法院（2022）京行终  1163  号行政判决书.
    
    ［6］  北京市高级人民法院（2022）京行终  2529  号行政判决书.

    ［7］  北京市高级人民法院（2022）京行终  6668  号行政判决书.

    ［8］  北京市高级人民法院（2022）京行终  6032  号行政判决书.

    ［9］  北京市高级人民法院（2022）京行终  2884  号行政判决书.

    ［10］  北京市高级人民法院（2016）京行终  4617  号行政判决书.

    ［11］  北京市高级人民法院（2022）京行终  2167  号行政判决书.

    ［12］  北京市高级人民法院（2022）京行终  3394  号行政判决书.

    ［13］  北京市高级人民法院（2022）京行终  4597  号行政判决书.

    ［14］  北京市高级人民法院（2022）京行终  2884  号行政判决书.

    ［15］  北京市高级人民法院（2017）京行终  243  号行政判决书.

    ［16］  北京市高级人民法院（2021）京行终  4073  号行政判决书.

    ［17］  北京市高级人民法院（2019）京行终  3445  号行政判决书.

    ［18］  北京市高级人民法院（2019）京行终  1116  号行政判决书.

    ［19］  北京市高级人民法院（2016）京行终  4617  号行政判决书.

    ［20］  北京市高级人民法院（2017）京行终  1356  号行政判决书.

    ［21］  北京市高级人民法院（2021）京行终  6471  号行政判决书.