含地名商标的申请注册和正当使用

〖2023/7/2 8:44:01时〗 白兔商标专网提供
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信息来源：中华商标杂志  信息整理编辑：悠乐
 
        本文将针对含地名商标的申请注册和正当使用进行一些讨论，希望能够带给商标申请人和使用人更为清晰的感受和理解。

        一、含地名商标的申请注册——“地名具有其他含义”情形

        根据《商标法》第十条第二款规定，本文将就后半段但书内容中的“地名商标具有其他含义”问题进行重点讨论，以下因素可能影响其认定：
  
        1、商标的构成

        一般情况下，商标申请人应当避免申请注册仅由县级以上行政区划的地名构成的标志。对于“县级以上行政区划的地名”+  其他部分的组合商标，如组合商标整体不具有对地名的直接指向关系，则可能认为具有其他含义，例如  ：上海滩、秦淮河。

        2、商标的创意

        《商标法》第九条中明确规定，申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别。通常，在商标确权和授权案件中，商标申请人会提供关于申请商标的创意来源、设计理念等内容的说明，以强化申请商标的独创性和显著性、弱化申请商标的通用性和混淆误认的可能性，足以发挥商标应当具有的区分不同商品来源的作用。关于创意的描述和说明，既可以结合当地特点、特征，如  ：特殊地区的人名、称谓、历史渊源、习俗习惯、特殊语言形式等  ；也可以结合商标申请人的实际情况，如  ：来源于商标申请人的企业名称、企业字号、法定代表人姓名等。这一点是“地名商标具有其他含义”的直接说明。
  
        3、商标的使用
  
        虽然《商标法》第十条规定的不得作为商标使用的标志不能像第十一条规定的不得作为商标使用的标志那样，可以通过提供大量使用证据证明申请商标经过使用取得了显著特征、并便于识别，从而可以作为商标注册。但是，通过使用获得“其他含义”确实是一个主张思路，即  ：地名名称经过实际使用具有较高知名度，已被相关公众广为知晓，相关公众在认知该地名商标时，能意识到其具有指代特定商品的来源的功能。为了全力主张“地名商标具有其他含义”，通过提供大量证据证明商标申请人及申请商标已在行业内具有较高知名度和影响力，使得商标整体上产生了区别于地名的含义，并未影响申请商标对商品和服务来源的指代功能，将有利于综合认定“地名商标具有其他含义”。
  
        以下为地名商标是否具有其他含义的代表案例:
  
        案例一：第  G1093751  号“CHARLOTTEOLYMPIA”商标案  [1]
  
        部分关键认定  ：首先，申请商标整体上不易被识别为地名。……其次，……申请商标易被识别为人名而非地名。最后，现有证据表明，申请商标“CHARLOTTE  OLYMPIA”直接来源于夏洛特公司创设人及设计师的名字，与其企业名称也具有直接对应关系。且根据夏洛特公司在本案诉讼阶段提交的相关证据，国内已有多家媒体对夏洛特公司及“CHARLOTTE  OLYMPIA”品牌进行了宣传报道，夏洛特公司在时尚界享有一定的知名度，“CHARLOTTE  OLYMPIA”品牌在中国大陆相关公众中具有一定的知名度。上述事实在一定程度上也说明，申请商标中虽然包含了“OLYMPIA”字样，但因整体上已经产生了区别于地名的含义，并未影响申请商标对商品和服务来源的指代功能。基于上述理由，申请商标并未构成《商标法》第十条第二款所涉情形。

        概括说明：1.  商标的构成  ：除了地名部分“OLYMPIA”，还含有其他部分“CHARLOTTE”，使得商标整体上不具有对作为地名的“奥林匹亚”的直接指向关系。2.  商标的创意  ：因地名要素的特殊性，申请商标易被识别为人名而非地名  ；同时，申请商标与商标申请人企业名称也具有直接对应关系。3.  商标的使用  ：夏洛特公司在时尚界享有一定的知名度，“CHARLOTTE  OLYMPIA”品牌在中国大陆相关公众中具有一定的知名度，从而整体上已经产生了区别于地名的含义。

        案例二  ：第  18867301  号“神农架”商标案  [2]

        部分关键认定  ：“神农架”除作为湖北省下辖的县级以上行政区划的地名之外，还是原始森林的名称，但作为原始森林名称的“神农架”依然具备表征特定地理位置的功能，……故无法发挥商标应当具有的区分不同商品来源的作用。同时，原告未提交诉争商标在啤酒、果汁等商品上的使用证据，不能证明诉争商标在啤酒、果汁等商品上经过使用已具有较高知名度，已被相关公众广为知晓。……综上，诉争商标的申请注册违反了《商标法》第十条第二款的规定。

        概括说明  ：1.  商标的构成  ：仅由县级以上行政区划的地名“神农架”构成，不含其他部分，不具有对地名的直接指向关系。2.  商标的创意：“神农架”同时也是原始森林的名称，依然具备表征特定地理位置的功能，无区分不同商品来源的作用。3.  商标的使用  ：原告未提交证据证明诉争商标在啤酒、果汁等商品上经过使用已具有较高知名度，已被相关公众广为知晓。

        二、含地名商标的正当使用

        根据《商标法》第五十九条规定，注册商标中如含有地名，且地名能够与商品通用名称等特点相类似，则注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。那么，“地名是否具有类似于商品特点的性质”将是本文讨论中的重点。

        以下因素可能影响“含地名商标的正当使用”（即：地名是否具有类似于商品特点的性质）的认定：
  
        1、地名的事实
  
        关于“含地名商标的正当使用”重点事实为  ：使用该地名是否仅具有描述性。一般地名的功能仅用来确定或区别地理位置，属于公共领域的词汇。比如，身份证或营业执照、名片、邮箱签名等处的地址，一般用来表示一种事实状态，标识地理位置和所处地区，无法通过该地址区分商品或服务的来源。与其并列关系的还有，为了说明商品、服务的特征、属性而使用的其他无显著性的文字，如  ：商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的词汇。作为地名事实的正当使用情形，例如  ：“源自千岛湖秀水成佳酿”“白蒲正宗黄酒”。
  
        2、合理的使用
  
        对于合理使用，应进行相对客观的判断。根据地名的使用方式，首先不应具有区别商品或服务的功能，其次不得自行将商标中的地名部分进行更改、突出、简化、添加、变形或者拆分使用，更不能凸显他人注册商标或注册商标的显著部分。否则，使用该地名难谓合理、正当的使用。
  
        3、主观的评价
  
        对于恶意使用行为，必然不属于正当使用的范畴。事实上，地名的使用属于一种商业上惯常用法。若使用人主观上无作为商标使用的意图，例如  ：使用人基于产品实际产地等进行使用，从而客观上一般公众也不认为是商标。使用人应当仅限于把相关地名作为表示地域来源的非商标意义上的善意使用，不得攀附他人的商标商誉，混淆商品或服务来源，也不得使用非商品或者服务来源地地名，以避免使公众发生产地误认。
  
        如商标使用人在上述限制范围内进行使用，则一般可评价“含地名商标的正当使用”，不会引起消费者或相关公众对商品来源的混淆或误认。以下为地名商标是否属于正当使用的代表案例：
  
        案例一  ：“梵净山”商标案  [3]
  
        部分关键认定  ：“梵净山”是地名，而地名是用来确定或区别地理位置的，属于公共领域的词汇。……本案中，梵净山作为地名，因上诉人商标所使用的文字与地名“梵净山”一致，故其商标所应具备的显著性区别特征趋于弱化，相应地其作为商标被保护的特性亦弱化。被上诉人梵净山天福大酒店有限公司位于景区大门不足  50  米，为了表明酒店的地理位置和区别于其他地点的酒店项目，被上诉人使用“梵净山”名称，并在实际使用中连同自己的企业字号“天福”一同使用，基于此，相关公众能够充分注意到“天福”字号，进而能够认识到“梵净山”名称中“梵净山”文字所具有的标识地理位置的含义。正是由于地处相关公众熟知的“梵净山”地带，被上诉人使用“梵净山”加企业名称的方式，具有标示地理位置含义的正当使用的依据，因而不构成侵权。

        概括说明  ：1.  地名的事实  ：“梵净山”是地名，而地名是用来确定或区别地理位置的，属于公共领域的词汇。2.  合理的使用  ：使用的文字与地名“梵净山”一致。3.  主观的评价  ：为了表明酒店的地理位置；并且，连同自己的企业字号“天福”一同使用，进而能够认识到“梵净山”名称中“梵净山”文字所具有的标识地理位置的含义。

        案例二  ：“绵竹”商标案  [4]
  
        部分关键认定  ：“绵竹”虽是四川的一个地名，但是其作为剑南春酒厂“绵竹牌及图”商标的主要识别标识以及“绵竹”商标而言，经过长期的使用和宣传，已经与剑南春酒厂的白酒产品建立了对应的关联关系。相关公众在白酒产品上见到“绵竹”字样，会自然联想到剑南春酒厂的白酒产品。绵虹酒业公司将“四川绵竹”以醒目颜色突出放大使用于其白酒产品的瓶贴上，该种使用方式已经超出了正当使用他人含有地名商标的范畴，而是起到了区分商品来源的作用，构成商标法意义上的使用。“四川绵竹”无疑与剑南春酒厂享有商标权的涉案“绵竹牌及图”商标以及“绵竹”商标构成近似，容易导致相关公众误认为该白酒产品与剑南春酒厂之间存在关联关系。故绵虹酒业公司在其白酒产品上突出标注“四川绵竹”的行为符合《商标法》第五十七条第（二）项规定的情形，构成商标侵权。

        概括说明  ：1.  地名的事实  ：“绵竹”虽是四川的一个地名，但相关公众在白酒产品上见到“绵竹”字样，会自然联想到剑南春酒厂的白酒产品。2.  合理的使用  ：以醒目颜色突出放大使用于其白酒产品的瓶贴上，该种使用方式已经超出了正当使用他人含有地名商标的范畴。3.  主观的评价  ：使用行为容易导致相关公众误认为该白酒产品与剑南春酒厂之间存在关联关系。

        结语

        在商标设计、商标申请以及商标使用等环节，务必重视含有地名商标的禁止性规定、稳定性风险以及权利边界的认知。商标申请人在分析“地名商标是否具有其他含义”时，应结合商标的构成、创意、使用等因素进行综合考量  ；使用人在评价“地名商标是否属于正当使用”时，应全面考虑地名的事实情况、合理使用的客观事实、使用人的主观善意等因素。市场主体在有意申请注册含地名商标或者使用含地名商标时，应严格依照《商标法》规定，并参考《关于含地名商标申请注册与使用的指引》和其他相关指南、指引内容进行。

        注释

        [1]  （2019）最高法行再  52  号行政诉讼再审判决书.

        [2]  （2019）京  73  行初  9049  行政诉讼一审判决书.

        [3]  （2017）黔民终  419  号民事诉讼二审判决书.

        [4]  （2016）鲁民终  309  号民事诉讼二审判决书.