《商标法》第49条第2款规定：“注册商标成为其核定使用商品的通用名称……, 任何单位或个人都可以向商标局申请撤销该注册商标。”但是《商标法》及其实施条例却没有明确规定注册商标专用权人对他人不当使用其商标标志而增加商标淡化为商品通用名称的防止权。在某种意义上，这构成了明显的法律漏洞，本文将从理论和实践的视角对之加以分 析，并结合域外经验尝试提出填补这一漏洞的立法修正方案。
一、注册商标淡化与驰名商标淡化的差异
商标法上所称的淡化是指未经驰名商标权人许可，在不相同或不相类似的商品或服务上使用与驰名商标相同或近似的商标，削弱了该商标与特定商品或服务之间唯一、固定的联系，导致商标权人通过商标建立起来的对消费者的特殊吸引力减弱或丧失的行为。[1]也就是说，“淡化”主要是驰名商标遭受侵害与否的判断标准，而注册商标侵权判断的标准是“混淆可能性”，似乎淡化与注册商标保护并不相关。但是，一方面，驰名商标本身都是基于个案需要而进行的认定，既包括注册商标也包括未注册商标；另一方面，前述《商标法》第49条第2款的规定表明，即便是尚不构成驰名商标的注册商标，也有维持其显著性的反淡化需求。因此，我们有必要从理论上分析注册商标淡化与驰名商标淡化的差异，从而更好完善我国的商标法律制度。
首先，注册商标淡化与驰名商标淡化的性质和后果不同。注册商标的淡化是标志的显著性丧失而沦为商品的通用名称，驰名商标的淡化则是一种知名度和美誉度的削弱。注册商标淡化的结果是商标注册人失去其注册商标专用权，以及在将该标 志作为未注册商标使用时也没有排他效力；驰名商标淡化的结果是驰名商标知名度和美誉度的降低，进而导致使用驰名商标商品的市场份额减少等直接损失以及驰名商标的商誉价值受损、难以拓展用于更多类别的商品和服务之上等间接损失。
其次，注册商标淡化与驰名商标淡化的情境和原因不同。注册商标的淡化大多发生在新出现的商品和服务之上，而驰名商标的淡化则不具备这一特点。在新产品进入市场阶段，消费者一时还难以熟悉，于是很自然地以该商品的商标作为这类新产品的通用名称。[2]例如，“84消毒液”在诞生之初，研发者北京地坛医院没有及时申请商标注册。在技术转让许可合同中也未对“84”名称的使用作出任何规定，各个受让者不受限制的在使用商品名称时标明各自的商标，导致“84”不再具有商标区别商品来源的功能，成为消毒剂产品上的通用名称。
再次，注册商标的淡化往往是因为对注册商标的长期不当使用造成的，该不当使用行为既可能是权利人自己的行为也可能是其他人的行为；驰名商标的淡化往往是因为他人的冲淡和玷污行为造成的。注册商标权人规范使用商标对于防止商标通用名称化具有重要意义。在这方面，可口可乐公司将商品名称与商标严格区分开来使用的做法值得借鉴。可口可乐公司针对零售商出售不同于可口可乐饮料的行为提出警告并指令它只能出售顾客所要的可乐，或者要求出售时向顾客说明是不同品名的可乐饮料，并对侵权的名称滥用或公开化的商标侵权行为提起诉讼，这一积极维权行为一方面能促使可口可乐零售商为避免陷入诉争而直接与可口可乐公司签订购销合同；另一方面，也起到了避免“可口可乐”商标成为指代可乐类软饮料名称的积极作用。[3]
由此可见，为了防止注册商标的淡化，除了新类型商品的商标注册人应注意其商标使用策略和行为外，法律上有必要赋予商标注册人以淡化防止权，即对于他人使其注册商标淡化为通用名称之风险的不当使用行为，有要求停止侵害的权利。[4]
二、注册商标淡化防止权的域外经验
（一）欧盟
《欧共体商标条例》( 下称《商标条例》) 第9条规定“:1.共同体商标应赋予商标所有人以下专用权: 商标所有人有权禁止任何第三方未经许可在贸易过程中：……(c) 将任何与共同体商标相同或近似的标志 , 使用在与共同体商标注册的商品或服务不类似的商品或服务上 , 如果共同体商标在共同体内享有声誉 , 且该标志的使用将无正当理由地利用或损害该共同体商标的显著特征或声誉。”该规定明确了非混淆性侵权，给予了享有声誉的共同体商标以更广阔的救济范围，即使不存在混淆商品或服务来源的可能性，削弱商标显著性或者不当利用商标声誉的行为同样可以进行保护。[5]针对侵权人的淡化性使用行为对商标权人造成的损害，《商标条例》规定了禁令救济、合理补偿、字典更正权等救济措施。在 Arsenal v. Reed案件中，Reed 是阿森纳的球迷，在交易过程中擅自销售非官方的阿森纳纪念品。Reed辩称其未以显示商品来源的方式使用商标，阿森纳 的标志只是“支持，忠诚或隶属关系的徽章”。[6] 欧共体法院做出的初步裁定认为被告对原告的商标的使用即使属于其所声称的对商标所有人的支持或是拥护，依旧有可能被认定为商标侵权。向欧共体法院提交初步裁定申请的Laddie法官认为欧共体法 院上述裁定是在越权审理案件事实部分的基础上得到的，因此在判决中认定原告的商标侵权指控是不能成立的。但是，英国上诉法院法官推翻了Laddie法官的判决，认为，消费者购买商品后在其他方面的感受同样很重要。假定使用该标志的人越来越多，该标志区别出处的功能就越不可能实现。那么，对Reed的使用采取放任的态度会损害Arsenal标志指示商品来源的作用，这是一种商标淡化的行为。[7]
《商标条例》第50条第1款之(b)规定：“如果由于商标所有人的行为和不行为，商标成为其注册的商品或服务行业的通用名称”，得作为商标撤销的理由。对该条进行反向解释可以看出，除非因注册人自己的积极作为或者消极不作为，导致商标符号的显著性退化，任何人则不得以声誉稀释殆尽主张撤销商标。只要权利人能证明自己竭力履行了防止商标显著性丧失的义务，已经淡化成通用名称的商标权仍然可以免于被撤销。
（二）美国
《兰哈姆法》第43（c）款的规定，针对他人在其商标知名之后对商标或商号的商业性使用导致该知名商标显著性淡化的行为，具有固有或获得显著性的驰名商标所有人均有权依照衡平法的原则和法院认为合理的条件，获得对该使用的禁止令。可见，美国立法关于商标淡化的规定主要也是针对“驰名商标”的，但是从其司法判例中也可以看到对注册商标淡化防止权的承认。
在“GRUYèRE”案中[8]，Interprofession du Gruyère注册的证明商标只能用于原产于瑞士的格吕耶尔地区（而非法国）的奶酪上。然而，瑞士和法国Gruyère地区以外生产的标有GRUYERE的奶酪的进口、生产和销售，已经侵蚀了这个术语的含义。原商标评审委员会和联邦法院都承认，商标权人采取了一些措施来监督“GRUYèRE”的使用。2012至2017年间，他们致函零售商和制造商，要求他们停止使用“GRUYèRE”一词标记于非产自瑞士和法国GRUYèRE地区的奶酪。这场运动似乎只取得了有限的成效，许多知名零售商继续使用“GRUYèRE”一词，而不考虑奶酪的地理来源。地区法院表示，“GRUYèRE”一词现在已成为美国奶酪购买者的通用名称。虽然未能成功的阻止商标通用名称化，但法院在判决说理中还是肯定了商标权人所做出的防止商标淡化成通用名称的努力。
在“Thermos”案[9]中，法院在审查King-Seeley公司对“Thermos”商标的使用方式时发现，在1923年至1953年期间，原告对“thermos”的非贸易通用用途写的抗议信不到30封。抗议活动的缺乏也没有得到任何其他计划的补救，以遏制此类用途的上升趋势。原告既担心迅速增长的“thermos”的普遍使用会使它落入公共领域，又怕失去通过使用该词而产生的广告效用带来的经济优势。因此，为扭转“thermos”一词通用用法的趋势所作的努力都没有产生实质效果。法院认为“thermos”之所以成为公有领域的一部分，是因为原告自身的宣传以及怠于维权所致，而且原告在公众中缺乏合理的努力来主张和保护其对“thermos”的商标权。
三、注册商标淡化防止权的法律解释与立法构建
商标淡化防止权存在的独立价值及现实意义决定了我国应尽快从法律层面明确其内涵外延，本文尝试从现行法律解释和未来立法构建的角度探索注册商标淡化防止权的实现路径。
（一）注册商标淡化防止权的法律解释
我国《商标法》第49条是围绕“商标使用的管理” 展开的。在认定第49条第2款“使用”行为的主体时，结合第1款以及第2款将“成为通用名称”或 “连续三年不使用”两个谓语并列的规定，将第2款的主体范围限缩为“商标注册人”。因此，只有可归咎于商标注册人的原因导致的显著性退化才能够适用该条提起撤销。
《商标法》第57条第1款第（七）项规定，给他人的注册商标专用权造成其他损害的，属侵犯注册商标专用权。这一项兜底性规定，在商标侵权形式不断更迭的现代社会为保护注册商标专用权人的利益预留了法律适用的空间。如果他人在商业活动中，故意实施破坏商标显著性的行为，减损了商标发挥商品来源作用的功能，则可构成商标侵权，此时商标权人可以通过《商标法》中规定的停止侵权、赔偿损失、临时禁令等手段进行救济。
（二）注册商标淡化防止权的立法构建
有效规制淡化性侵权的关键是将其明确规定为一种侵权类型，因此有必要在《商标法》第57条增加条款明确“将注册商标作为商品通用名称进行使用”这一侵权类型，进而通过立法明确商标淡化的责任承担方式。
在构建通用名称淡化防止权时应将重心落于防止而非救济，除了必要的禁令救济之外，参考欧盟的字典订正权，赋予注册商标专用权人禁止他人在国家标准、行业标准或专业工具书、字典等出版物中将商标作为商品名称使用的权利。《商标授权确权 规定》第10条规定了司法实践中认定通用名称的标 准：依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典等列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。把注册商标作为商品名称使用，使用时间过长， 可能导致消费者慢慢地把商标与商品名称等同起来。司法机关对是否属于通用名称的审查中，优先关注的是商标有无被纳入国家标准或行业标准，一旦纳入国家标准或行业标准，司法机关会直接认定涉案商标属于通用名称。雄狮公司在笔类商品上注册有 “奇异”商标 , 在使用上亦称为“奇异笔”，不仅同业者、消费者均认其为商品名称，我国台湾商标主管机关也将其作为商品名称，列于商品分类参考资料中。雄狮公司随后去函要求商标主管机关更正, 才免去“奇异”商标被继续通用化之风险。[10]
此外，因侵权人将注册商标作为通用名称使用的强度和规模过大，在权利人为捍卫商标显著性付出了巨大努力仍无法避免商标沦为通用名称的情况下，法律应规定侵权人的“损害赔偿”责任。
四、结语
《商标法》规定任何个人或单位对淡化成通用名称的注册商标享有撤销权，旨在防止私人对公共领域语言符号的垄断，这一规定具有一定的合理性但也存在明显缺陷。构建起既顺应国际趋势又具备中国特色的注册商标淡化防止权的具有重要意义，在这一过程中不仅要借鉴国外的立法经验，还要结合我国实际情况，从法律解释和立法构建角度探索构建商标淡化防止权的路径，明确注册商标淡化防止权的内容，为商标的发展创造健全的制度环境。（李宗辉 李晴晴）
注 释
[1] 李昌凤.商标淡化理论及其在我国法律实践中的运用[J].郑州轻工业学院学报 ( 社会科学版 )，2005（2）：50-54.
[2] 冯晓青.企业知识产权战略 [M]. 北京：知识产权出版社， 2008：301-302.
[3] 罗伯特·考特，托马斯·尤伦，张军等译. 法和经济学 [M].上海：上海三联书店、上海人民出版社，1994：199-201.
[4] 查尔斯·吉伦等，赵湘乐译.简明欧洲商标与外观设计法[M]. 北京：商务印书馆，2017：82-88.
[5] 邓宏光. 欧盟商标反淡化法[J]. 电子知识产权，2007（3）：24-28.
[6] Arsenal Football Club plc v Matthew Reed, Judgment of the Court，Case C-206/01，para.51.
[7] 中国商标报告，北京：中信出版社，2003：512.
[8] Interprofession du Gruyere v. U.S. Dairy Exp. Council, Civil Action 1:20-cv-1174, (E.D. Va. Dec. 15, 2021).
[9] King-Seeley Thermos Co., Aladdin Industries, Inc., 321 F.2d 577 (2d Cir.1963).
[10] 张慧明. 商标显著性冲淡之预防[J].智慧财产权管理季刊，1996（11）. |