判例辨析 | “其他不正当手段取得注册”条款在大规模抢注行为中的适用分析
〖2022/8/19 9:59:19时〗 中国商标专网提供
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新闻来源：中华商标杂志 信息整理编辑：紫藤
要旨：2013年修正的商标法将第四十四条第一款作为宣告注册商标无效的绝对事由条款，对已注册商标特别是具有使用意图或者已经大量使用的注册商标具有较大杀伤力。该款规定中作为兜底事由的“以其他不正当手段取得注册”，在商标实践中极易被扩张适用并导致立法目的的异化。考察已注册商标是否构成“以其他不正当手段取得注册的”情形，应当综合申请过程、注册意图、注册后的实际使用行为等因素予以准确认定，要注意避免把商标数量作为认定是否构成“以其他不正当手段取得注册的”情形的主要依据，特别是防止该条款中“以其他不当手段取得注册”情形的扩大化适用。
当事人
上诉人（原审被告）：国家知识产权局
被上诉人（原审原告）：上海拓臻生物科技有限公司
原审第三人：中信戴卡股份有限公司
案由：商标权无效宣告请求行政纠纷
2015年7月14日，中信戴卡股份有限公司（简称中信戴卡公司）提出第17421910号“燕鸥”商标（简称诉争商标）的注册申请，核定使用在第42类“替他人研究和开发新产品、车辆性能检测、工业品外观设计”等服务上。上海拓臻生物科技有限公司（简称上海拓臻公司）于2018年12月17日对诉争商标提出无效宣告请求，国家知识产权局经审查认为，上海拓臻公司提交的证据不足以证明其在相同或类似服务上在先使用与诉争商标相同或类似的商标或商号并形成对应关系，诉争商标不构成2013年商标法第三十二条、第十五条第二款、第十条第一款第七项所指情形，亦无证据证明诉争商标存在2013年商标法第四十四条第一款规定的以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册之情形，故国家知识产权局于2019年10月23日作出商评字［2019］第251204号《关于第17421910号“燕鸥”商标无效宣告请求裁定书》（简称被诉裁定），裁定：维持诉争商标注册。
上海拓臻公司不服被诉裁定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。
北京知识产权法院认为：诉争商标未构成2013年商标法第三十二条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。在案证据不足以证明诉争商标违反2013年商标法第十条第一款第七项规定之情形，上海拓臻公司提出的2013年商标法第四条属于总则性条款，其立法精神已体现在其他条款的具体规定中，不再单独评述。中信戴卡公司在多个商品、服务类别上申请注册上千件商标，构成2013年商标法第四十四条第一款所述“其他不正当手段取得注册的”情形。被诉裁定认定部分事实及结论有误，应予撤销。北京知识产权法院于2020年8月25日作出判决：一、撤销被诉裁定；二、国家知识产权局重新作出裁定。［1］
国家知识产权局不服原审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。
二审另查，中信戴卡公司的委托诉讼代理人在接受法院询问时表示，中信戴卡公司主要从事汽车铝制件制造及相关研发，系全球最大的汽车底盘铝制件制造企业，占据全球近三分之一的市场和国内一半以上的市场，中信戴卡公司目前已注册上千件商标，诉争商标在核定服务上尚未实际使用，但中信戴卡公司已有使用诉争商标的计划且即将实际使用。
北京市高级人民法院认为：在案证据不能证明中信戴卡公司申请注册的包括诉争商标在内的商标具有抢注或其他违法申请注册的情形。中信戴卡公司作为全球最大的汽车底盘制造企业，合法申请并储备一定的商标并无不当。特别是考虑到中信戴卡公司实际从事了诉争商标核定使用的第42类替他人研究和开发新产品、质量控制、车辆性能检测、科学研究、工业品外观设计等服务，具有将诉争商标实际使用于核定服务的主观需求和客观条件。在此基础上，中信戴卡公司申请注册诉争商标并不构成2013年商标法第四十四条第一款规定的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”的情形，原审法院认定中信戴卡公司申请注册诉争商标构成2013年商标法第四十四条第一款所述“其他不正当手段取得注册的”情形依据不足，国家知识产权局有关诉争商标应维持有效注册的上诉理由成立。据此，北京市高级人民法院判决：一、撤销北京知识产权法院（2020）京73行初128号行政判决；二、驳回上海拓臻公司的诉讼请求。［2］
1、“其他不正当手段取得注册”条款的适用沿革
1993年修正商标法时将“以其他不正当手段取得注册”作为提起商标争议情形之一且作为兜底性条款予以明确下来，此时的“其他不正当手段”涵盖了禁止商标注册和使用的绝对理由和相对理由。2001年修正的商标法将“以其他不正当手段”作为第四十一条第一款与该法的第十条、第十一条、第十二条作为撤销注册的绝对理由予以明确，“以其他不正当手段”开始作为禁注条款规范当时的商标注册行为。但因当时商标注册侵权行为多样且相对理由条款在适用中存在局限，故实践中仍存在无法适用其他相对理由条款维护权利人权益时，会采用2001年商标法第四十一条第一款“其他不正当手段”取得注册的规定予以规制。
随着改革开放的不断深入和社会经济发展，一段时间以来商标注册出现了一些非正常规模性注册现象。2010年之后，司法机关为遏制这种大规模抢注行为，开始将这种行为解释为违反商标注册管理秩序，进而适用2001年商标法第四十一条第一款“其他不正当手段取得注册”予以规制。随后，在2013年和2019年修正的商标法中，均将“其他不正当手段取得注册”的情形作为违反绝对理由而应宣告无效予以明确规定在第四十四条第一款，在内容上基本与2001年商标法的第四十一条第一款保持一致。因此，在商标注册的审查标准及司法实践来看，“其他不正当手段取得注册”条款经历了从绝对理由和相对理由混合规定转变为现在应予宣告无效的绝对理由条款。
一般认为，“其他不正当手段取得注册”条款的主要目的在于维护健康的商标注册和管理秩序，营造良好的社会主义市场环境。2020年修正的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十四条规定，“其他不正当手段”是指“以欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者牟取不正当利益的手段”。2013年商标法“以其他不正当手段取得注册”规制的是除商标法第十条、第十一条、第十二条及欺骗手段之外，其他以扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者牟取不正当利益的手段取得商标注册的行为。商标注册原则上应当以使用为目的，超出使用需求之外囤积商标、以销售或转让为目的注册商标，不仅影响有正当注册需求的市场主体依法注册商标，增加其注册商标的成本，亦会对商标注册秩序产生冲击。非以使用为主要目的，没有正当理由大量注册或囤积商标，特别是具有以牟利为目的转让或者意图转让其注册或囤积商标的情节的，通常可认定为“其他不正当手段”。事实上，2019年商标法修正时，在第四条第一款中增加规定“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”，同时将该条作为无效的理由规定在第四十四条第一款。此处的商标法在注册商标无效宣告程序中更加关注“使用意图”，强化了使用目的在商标注册中的重要作用。
2、大规模抢注行为与商标注册“先申请制”的考量
“先申请制”是1982年制定的商标法第十八条规定的商标注册基本原则。虽然商标法屡经修正，但先申请制作为商标申请的基本原则至今仍为商标法所保留和坚持。
在针对大规模注册商标行为适用商标法第四十四条第一款规定时，应当注意与我国商标法规定的先申请制相协调。在坚持先申请原则的前提下，抢注商标本身不仅不为商标法所禁止，甚至应为先申请原则所鼓励。商标法反对和制止的是以不正当手段实施的抢注或是恶意抢注商标的行为，而不是单纯的抢注行为本身。针对近年来商标注册中出现的一些非正常现象，如一些以有偿转让注册商标为直接目的的注册行为，针对名人、名著和社会热点事件的注册行为，规模性注册商标的行为等，商标法第四十四条第一款的规定成为规制非正常注册商标特别是规模性注册商标行为的有力武器。但是，商标法第四十四条第一款规定的适用是有边界的，对非正常注册商标行为的规制应当具有整体性和逻辑性，商标法第四十四条第一款的规定并不能也无力承担规制非正常注册商标行为的全部职责或兜底职责。适用商标法第四十四条第一款规定规制大规模注册商标的行为时，被规制的行为至少应具备“规模性”“抢注”和“不正当手段”三要件，这里特别要强调的是“不正当手段”，因为如果不具备“不正当手段”这一要件，则规模性抢注商标的行为则很有可能是先申请原则所容许的，或者即使要对不具备“不正当手段”的规模性抢注商标的行为进行规制，可能也不是商标法第四十四条第一款规定的职责。
因此，在先申请制仍为商标注册基本原则的前提下，适用商标法第四十四条第一款规定规制非正常注册商标行为时不宜过度冲击甚至危害先申请制原则。至少，注册商标未违反商标法明确规定的禁止注册条款，且注册人具有使用注册商标的意图和条件时，一般不宜仅仅因为申请人申请注册一定数量商标的事实就依据商标法第四十四条第一款规定宣告其已注册商标无效。
3、大规模抢注行为与不正当手段中的“不当性”考量
商标法第四十四条第一款规定的以“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”，其中“其他不正当手段”始终存在着难以量化或精细化的问题，往往需要结合在案证据和案件事实来认定。大规模抢注商标行为如果要被认定为商标法第四十四条第一款规定的以“其他不正当手段”取得商标注册的行为，其注册手段至少应与“欺骗”手段具有同等或者更严重的不当性。事实上，单纯的大规模注册行为如果不辅以注册手段的不当性等其他考察因素，往往无法判断其是否属于商标法第四十四条第一款规定的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形，也就无从适用商标法第四十四条第一款规定规制这种注册行为。但是，实践中很难单纯从某一注册手段判断其“不当性”，认定“不正当手段”的关键还是要通过对商标申请人的注册意图以及表现出的外在行为、申请过程、使用状况、注后行为等主客观因素结合判断，全面分析申请人所采取手段的正当性，进而判断手段是否具有明显的“不当因素”。这里所谓明显不当的因素可能包括但不限于如下情形：无正当理由时针对社会热点事件的注册、针对他人已经使用并具有一定知名度的未注册商标或其他标志的注册、针对他人在其他类别上已经注册并具有一定知名度的商标的注册等。
本案中，诉争商标为“燕鸥”，中信戴卡公司申请注册在第42类“替他人研究和开发新产品；质量控制；车辆性能检测”等服务上，同时中信戴卡公司还在多个商品、服务类别上分别申请注册了上千件商标。二审法院认为，中信戴卡公司虽然在多个商品、服务类别上申请注册了包括诉争商标在内的上千件商标，但没有证据证明中信戴卡公司申请注册诉争商标具有模仿、复制、抄袭他人知名商标的情形，或者具有抢注、侵犯他人在先权利或其他违法申请注册的情形，也不能证明中信戴卡公司具有不当占用公共资源申请注册商标，或者出售其注册商标谋取不正当利益的情形。同时，中信戴卡公司作为全球最大的汽车底盘制造企业，产品类型极为繁多，故其合法申请并储备一定的商标具有合理性，且考虑到中信戴卡公司实际从事了诉争商标核定使用的第4 2类替他人研究和开发新产品、质量控制、车辆性能检测、科学研究、工业品外观设计等服务，具有将诉争商标实际使用于核定服务的主观需求和客观条件，如果仅仅因为中信戴卡公司在先申请注册了一定数量商标就依据2013年商标法第四十四条第一款规定宣告诉争商标无效，有违商标法四十四条“其他不正当手段”条款的立法初衷。
4、结语
商标法第四十四条及其相关规定，已经成为规制非正常注册商标行为的有力和有效武器，通过对大量不当注册商标宣告无效，已经成功阻止了大量不当注册行为。但是，在认定已注册商标是否构成以“其他不正当手段”取得注册的情形时，应综合案件具体因素准确认定，特别要注意避免将商标数量作为是否构成以“其他不正当手段”取得注册的唯一或主要因素，防止“以其他不正当手段取得注册”条款的不当扩大化适用。（施青云）
注释
［1］ 北京知识产权法院（2020）京73 行初128号行政判决书。
［2］ 北京市高级人民法院（2021）京行终981号行政判决书。