“万慧达杯”2021中华商标协会全国高校商标热点问题征文比赛获奖作品选 | 防御商标制度研究
〖2022/8/19 9:52:00时〗 中国商标专网提供
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新闻来源:中华商标杂志 信息整理编辑:紫藤
    一、防御商标的概念厘清
(一)防御商标与联合商标的概念对比
防卫性商标可分为联合商标和防御商标两大类。防御商标是同一商标权人在与主商标核定使用的商品或服务不同的类别上注册与主商标相同的商标,该注册商标的目的主要在于事先保护驰名商标权利人的主商标而不在于使用。(如华为公司在与其经营业务范围不相关的第1类化学原料注册“华为”商标。)
联合商标则是同一商标权人在与主商标核定使用的商品或服务相同或类似的商品或服务上所注册的近似商标。(如娃哈哈公司除了注册“娃哈哈”商标外,还注册了“哈哈娃”等联合商标。)
(二)防御商标与联合商标的混同情形及区分
ف. 防御商标与联合商标的混同情形
笔者以“防御商标”为关键词,在中国裁判文书网中共搜索到21篇民事案例,除去三个难以判断是否概念区分的案例以及两个已归纳了二审结果的一审案例,还剩16个案例,其中出现防御商标与联合商标概念混同而不加以区分的情形如下:这其中,有五个是一方当事人将防御商标等同于联合商标,而法院默许这种说法,并未加以释明;剩下一个案例是法院在认定事实中也未将防御商标与联合商标加以区分,即总共出现了37.5%的默认混用情形。
除上述6个案例外,还有一案是因为一方当事人对防御商标的认识不清,认为对方构成欺诈,要求撤销委托代理合同:
欧森特公司主张,不清楚防御商标的含义,在明伦公司告知其没有商标可能使企业被工商部门处罚甚至关停才委托明伦公司注册;而欧森特公司属于小型企业,不可能申请涵盖45个类别的商标,该行为明显与正常认知不符。
而明伦公司主张,欧森特公司主动要求明伦公司办理防御商标,希望在门窗之外类别上获得商标保护,这些门窗之外的其他类别的商标都是防御商标。一审法院认为,依常理欧森特公司对商标应有一定了解。而涉案两份委托协议载明的网络商标和防御商标注册虽不属于规范用语,但明伦公司对两项服务内容的解释符合常理和情理。二审法院对欧森特公司该上诉理由也不予采纳。[1]
另,在“百源”商标涉及的两案中,法官对这种混用情形进行了纠正:
原告认为使用的“百源”是行业内有知名度的商标,“百沅”是防御商标,没有实际使用。而法院在解释了防御商标和联合商标是不同概念后,认为“百沅”更似“百源”的联合商标,而非防御商标。[2]同理,在另一案,法院也纠正原告的观点,认为“金百源”不是“百源”的防御商标而是联合商标。[3]
此外,有4个案例在出现“防御商标”时,均指明当事人在注册相关商标时,还注册了众多联合商标、防御商标。[4]还有一案:原告认为其未使用第15454299号“香木河”和第15454345号“香木河”商标,两商标是作为防御商标注册的。[5]这5个案例对防御商标的定义进行正确认识,未将其与联合商标混用,亦即当事人与法官均未混同两者概念的概率仅为31.25%。
ق.防御商标和联合商标的区分
当然,上述案例统计为不完全统计,但确能看出两者概念多被混用,而出现这些情形主要是因为两者都具有事先保护主商标的防卫作用,容易将联合商标的防卫作用与防御商标混淆,将其误称为防御商标,但是两者实际并不相同:
首先,防御商标注册的标识与主商标相同,而联合商标注册的标识则是与主商标近似。其次,防御商标注册在与主商标核定使用的商品或服务不同的商品或服务上;而联合商标则是注册在与主商标核定使用的商品或服务相同或类似的商品或服务上。
最后,防御商标一般用于驰名商标的保护,而联合商标无此限制。
二、防御商标制度的理论基础分析
英国的防御商标制度旨在防止混淆、欺诈和恶意抢注“非常驰名的”商标。[6]而日本申请注册防御商标的审查要件中包括:他人使用可能产生混淆和误认。[7]英国在建立驰名商标的跨类保护后,现已取消了防御商标制度,而日本仍旧保留该制度。因此,两国建立防御商标制度的理论基础是混淆理论。
由于防御商标与联合商标不同,其一般用于驰名商标的保护。而在跨类使用驰名商标过程中不应当只考虑混淆,还可能发生淡化现象。淡化理论是指相关公众在看到一个商标时,会立即联想到所熟悉的驰名商标,即使其能够清楚意识到该商标并非由驰名商标所有权人使用或授权使用,但是这种长期联想会破坏驰名商标与其提供的商品或服务之间的联系,或者对驰名商标的价值有所贬低,这些使用行为就应当制止。[8]比如德芙商标的经营范围主要是巧克力,若消费者在某个帽子上看到“Dove”商标,往往不会误认帽子是与生产德芙巧克力的同一公司出售的。
因此,防御商标不仅可以防止在不同类别上的混淆,还可以事先防止他人在不同类别上使用相同商标,破坏这种唯一联系或者贬低驰名商标的价值,即防御商标不仅建立在混淆理论之上,还应当建立在淡化理论上。
三、建立防御商标制度的必要性探讨
有学者认为可借鉴日本防御商标制度。日本的防御商标要求在基础商标已达到了驰名后才能申请防御商标注册(即“注前认驰”),对其防御商标不再要求使用的义务。但这一制度设计与我国行政机关工作量饱和的实际不符,而且易在普通商标向驰名商标转变的过程中被他人抢注,因此对建立我国专属的防御商标制度,有学者建议“注后认驰”,即允许商标权人在多个类别上注册相同商标,待某些类别的主商标达到驰名程度后,其余未使用的商标自动成为防御商标,此后这些防御商标成为“撤三制度”例外。[9]也有学者建议驰名商标权利人在他人申请“撤三”时以防御商标作为抗辩理由。[10]
(一)建立防御商标制度的优势
ف.防御商标能事先为驰名商标权人建立保护屏障,而不用仅依靠事后救济。
ق.防御商标作为引证商标在防止他人注册,作为权利依据在减轻商标权利人的举证负担,减少对商品类似判定的争议等有显著效果。[11]
ك.防御商标作为“撤三制度”的例外,可以避免企业为了满足“撤三制度”的使用要求,而花费大量成本去维持防御商标的存续,有利于更好维持主商标的知名度。
(二)建立防御商标制度的劣势
ف.无论“注前认驰”还是“注后认驰”均难以避免防御商标制度的核心问题:即驰名商标的知名度是动态变化及个案认定的,建立防御商标制度相当于默认其主商标在未经第三人申请撤销之前就一直处于驰名状态。
ق.“注后认驰”建立在普通商标多数会变为驰名商标的错误假设上,忽略了第三人的机会成本,等于变相鼓励企业进行“全类注册”,可能导致商标囤积现象加剧,增加行政工作量。
假设一个企业的经营范围主要在第1类上,其必然会注册一个商标A1,出于“注后认驰”中,防御商标不需要使用的激励,其倾向于进行45类的全类注册(或至少是多类注册)。一旦A1通过累计商誉变成A驰,其注册的其他A2、A3、A4等就作为A1的防御商标而不再需要使用。
如果实行注后认驰,似乎可以避免“注前认驰”的大量行政审查,也可以避免A1变成A驰过程中的第三人抢注。但关键是并没有理想中的那么多A1变成A驰,而在这过程中,想要在不同类别上注册A2、A3、A4等真正具有使用意图的第三人无法再注册A2、A3、A4等商标;如果该商标对第三人具有重要意义,第三人可能通过“撤三制度”去申请撤销权利人的A2、A3、A4等商标,但是也有人会放弃转而寻求其他商标的注册。A2、A3、A4等商标只能作为非驰名商标权人的防御商标,而由于主商标不是驰名商标,在不相似类别上的商品或服务注册相同商标不会导致相关公众的混淆,更无法淡化这些普通商标与其注册的商品或服务之间的联系,这些所谓的防御商标实际上并没有起到防御作用,它们仅是对商标资源的浪费。
一般认为,通过使用确定商标归属最公平,消费者在市场上接触带有商标的产品,才会建立商标与商品的感性与直观认识。[12]上述普通商标的防御商标通过注册取得权利后,并无实际使用的意图,浪费了大量商标资源。
ك.“以防御商标作为驰名商标权利人在他人以‘撤三’为由撤销商标注册时的抗辩理由”除了上述未充分考虑第三人的机会成本的问题外,其也无法规避行政成本耗损。
有学者认为建立防御商标制度后,所花费的成本比建立前耗损少,而且行政机关的服务成本可以构建防御商标作为“撤三”抗辩理由构建规避。[13]
但其实在该模式下,行政机关仍然要对是否属于驰名商标权利人的防御商标进行两次审查:(1)该商标是否属于驰名商标权利人的防御商标。(2)其驰名商标是否仍然在该防御商标所属的类别具有知名度。而据2019 年上半年工作统计,撤销连续三年不使用注册商标案件申请量为 件,同比增长36.2%,审查周期为و 个月19天。随着商标审查周期进一步缩短,“撤三”审查周期压缩面临压力。[14]行政机关在“撤三制度”中如果还要审查是否属于驰名商标权利人的防御商标,无疑继续增加审查压力。该模式看似缓解了“注前认驰”的行政压力,但是忽略了非驰名商标权利人在面临他人申请“撤三”时,也可能将“防御商标”作为抗辩理由,而这也会浪费大量的行政成本。
四、强化使用义务背景下对防御商标制度的建议
现行《商标法》于2019年修改,第四条增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回”的规定。而《商标法修正案(草案)》第四条第一款规定:“不以使用为目的的商标注册申请,应当予以驳回”。在此背景下,建议有三:
第一,正式修改时增加了“恶意”二字,可见立法者并不想将所有不以使用为目的的商标驳回,从立法目的而言不宜将注册防御商标作为第四条规定的情形,但即便注册时不将其驳回,防御商标的使用义务也应根据实际而定。[15]
第二,联合商标由于是在相同或相似类别上防止主商标被混淆,其或许可以考虑“变形使用”能否作为一种“使用”[16],但防御商标是为了防止驰名商标在不相同类别上的混淆或者淡化,而大量普通商标权利人却盲目对其商标全类注册,因此不应当让防御商标作为“撤三制度”例外,否则会助长商标囤积之风。
第三,日本的防御商标制度与我国商标国情不符,即便是改造后的“注后认驰”以及“以防御商标作为他人‘撤三’的抗辩理由”等都无法达到预想效果。建立防御商标制度应当谨慎,不应建立在普通商标多数会变成驰名商标的错误假设上。由于防御商标的制度优势无法明显盖过劣势,保持现状是最佳选择。(郭美君)
注释:
注:本文获“万慧达杯”2021中华商标协会全国高校商标热点问题征文比赛研究生组三等奖。
[1] 广东省佛山市中级人民法院(2017)粤06民终8882号民事判决书。
[2] 浙江省诸暨市人民法院(2017)浙0681民初8758号民事判决书。
[3] 浙江省诸暨市人民法院(2017)浙0681民初8759号民事判决书。
[4] 安徽省合肥市中级人民法院(2018)皖01民初1788号民事判决书、安徽省淮南市中级人民法院(2016)皖04民初105号民事判决书、河南省郑州市管城回族区人民法院(2021)豫0104知民初37号民事判决书、广东省广州市天河区人民法院(2016)粤0106民初10342号民事判决书。
[5] 河南省新乡市中级人民法院(2017)豫07民初206号民事判决书。
[6] 殷聪,周于靖.从域外视角探究防御商标制度[J].北方经贸,2021(6).
[7] 齐亚莉.中日防御商标比较[J].中华商标,2005(5).
[8] 王迁.知识产权法教程[M].北京:中国人民大学出版社,2015(5):523.
[9] 张一泓.强化使用义务背景下的防御商标制度研究[J].河南广播电视大学学报,2020(2).
[10] 徐丽娟.防御商标制度的法经济学分析[J].安徽警官职业学院学报,2019(6).
[11] 任凡.防御商标禁止权范围的司法平衡“小天鹅”商标侵权案评析[J].电子知识产权,2011(11).
[12] 黄晖.商标法[M].北京:法律出版社,2004(1):102.
[13] 该观点认为防御商标制度涉及四种成本:驰名商标权利人的维权成本、消费者的信赖利益成本、第三人的机会成本和行政机关的服务成本。消费者的信赖利益成本虽难以确定,但建立防御商标制度后不会导致该成本变高,而行政机关的服务成本可通过防御商标作为“撤三”抗辩理由规避。(其认为日本“注前认驰”耗损的行政成本较大,而且与驰名商标的动态平衡相冲突。)应建立防御商标制度的核心原因在于因前期对商标经营付出的巨大努力,相较第三人而言,驰名商标权利人更珍视该商标之上的权利,所以制度优势在于驰名商标权利人维权成本小于第三人的机会成本。参见徐丽娟.防御商标制度的法经济学分析[J].安徽警官职业学院学报,2019(6).
[14] 商标局.2019 年上半年商标注册工作情况分[EB/OL].http://sbj.cnipa.gov.cn/sbtj/201910/W020191021371345959639.pdf,2021-ن-25.
[15] 例如对于企业现在或即将涉及的业务类别,采取收回、扩大使用使防御商标向主商标转变;对于企业可能涉及的类别,通过规范商标使用许可及定牌加工管理等途径,保证防御商标使用和存续;对从企业的中长期发展确实不涉及的类别采取转让、出售等放弃。参见王敬阳,孟易霞,刘燕.企业防御商标的使用和保护——以锦宸集团为例[J].中华商标,2014(4).
[16] 龚雯怡.联合商标与商标使用的冲突—评Rintisch v.Eder案[J].中华商标,2014(3)
作者单位:浙江工商大学