实务交流 | 关于“放弃商标专用权”的探讨
〖2022/8/16 16:17:12时〗 中国商标专网提供
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新闻来源：中华商标杂志 信息整理编辑：悠乐
商标最基本的功能在于区分商品或服务来源，为了满足其功能，商标作为一种标记必须具备显著特征，并便于识别。同时，商标是一种独占、排他性的权利，一旦被核准注册，在未经商标注册人许可的情况下，他人不得擅自使用该标记，否则可能会构成侵权行为。也就是说商标作为一种私权，商标注册人在商标获准注册的前提下享有商标专用权。
但实践中，我们经常会看到很多商标中包含一些通用词汇的标识，比如“科技”“电子”“饭店”等，如果作为商标的组成部分因取得注册商标专用权而禁止他人使用显然不太合适，此时就涉及到“放弃商标专用权”的问题，即放弃商标中部分标识的专有权利。下面，笔者就有关放弃商标专用权的问题进行探讨。
一、放弃商标专用权的法律依据
最早涉及放弃商标专用权的规定是1994年商标局制定的《商标审查准则》，在2000年商标局公布的《关于商标审查意见书有关问题的通知》进一步规定了应当声明放弃商标专用权的具体情形，即：第三条，申请商标含有申请企业名称的，其公知公用部分视为自动放弃专用权。如需放弃专用权的，申请人须作书面说明；第四条，申请注册的商标含有《商标法》第八条第一款第（五）项、第（六）项禁用标志的（即本商品的通用名称和图形，及直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、数量及其他特点的），申请人应声明放弃该标志的商标专用权。
但在2002年的《商标法实施条例》删去了原《商标法实施细则》有关商标审查意见书的内容，因此《关于商标审查意见书有关问题的通知》也不再执行。但在实践中，申请人享有放弃商标专用权的权利。如在国家知识产权局制定的商标申请书中，申请人可以在“商标说明”一栏中声明放弃商标中部分标识的专用权，但也可以不做此项声明，并无强制要求。
而2022年实施的《商标审查审理指南》第四章商标显著特征的审查审理中，规定了放弃商标专用权的相关规定，即“如果其他要素具有较强显著特征，商标注册部门认为依据该要素有区分商品或者服务来源可能的，可以发出审查意见书，要求申请人对缺乏显著特征文字部分放弃专用权。申请人未放弃的或者在规定期限内未答复审查意见书的，对其该商标注册申请予以驳回”。
《商标法》第二十九条规定，商标局认为商标注册申请的内容需要说明或者修改的，可以要求申请人做出说明或者修正。
《商标法》第五十九条规定，对于商标中含有缺乏显著特征的部分，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。
那么，哪些是“缺乏显著特征的文字部分”呢？
《商标法》第十一条规定了缺乏显著特征的情形，但并不排除缺乏显著特征的词汇可以作为商标的一部分获得注册。同时，即使商标整体缺乏显著特征，如果经过使用取得显著特征的，也可以作为商标注册。
由上可见，放弃商标专用权具有明确的法律依据。在现行商标审查审理标准下，针对商标中缺乏显著特征的部分，商标局可以直接要求申请人放弃缺乏显著特征部分的专用权，否则将直接驳回该商标的申请。
二、放弃商标专用权是否一定可以获准注册
（一）放弃缺乏显著特征部分的商标专用权
实践中，大部分放弃商标专用权的部分是《商标法》第十一条规定的缺乏显著特征的情形，通过放弃部分标识的商标专用权来获取商标整体上的注册。但是否任何缺乏显著特征的部分，都可以通过放弃商标专用权而获准注册呢？
1、缺乏显著特征的文字与具有显著性图形的组合商标
为了厘清商标权的保护范围，防止部分商标注册人借此类商标在电商平台讹诈或者发起恶意侵权投诉，并与商标授权确权的司法实践保持一致。《商标审查审理指南》修改了含有不具备显著特征标志商标的显著性认定标准，即“若商标由独立文字部分和独立其他要素组成，文字部分不具备显著特征，则该商标整体应被认定为缺乏显著特征”。例如：在饭店服务项目申请注册的“满汉全席及图形”。
可见，由于文字部分是商标的主要呼叫部分，如果文字部分缺乏显著特征，则商标整体也应被认定为缺乏显著特征，并不能因为放弃文字部分的商标专用权而获准注册。
2、缺乏显著特征的部分容易造成消费者对商品特点或产地产生误认
如果缺乏显著特征的部分容易造成消费者对商品特点或产地的误认，或者与申请人存在明显差异，容易造成消费者对商品或服务来源的误认，即使放弃商标专用权，也不能获准注册。
比如，在仿金制品上申请注册“周大鳞24K”商标，由于24K是黄金领域的通用名称，表示纯度为99.99％的纯黄金。在仿金制品上使用包含“24K”的商标，容易让消费者误认该商品为黄金制品，即使放弃“24K”的商标专用权，也不能获准注册。
又如，在海鲜商品上申请注册“酷艾阳澄湖”商标，而申请人为广州地区的公司。由于阳澄湖地区的大闸蟹较为知名，消费者在海鲜商品上看到包含“阳澄湖”的商标时，极易认为该商标指定的商品来自于苏州阳澄湖，但实际上该商标指定使用的商品来自于广州，容易造成消费者对产地的误认。因此，即使放弃“阳澄湖”的商标专用权，也不能获准注册。
再如，商标名称中包含“集团”，但申请人为某某有限责任公司，由于集团与有限责任公司属于不同性质的法律主体，消费者在看到包含“集团”的商标时，通常会认为该商标的申请主体也为集团，如果申请人为有限责任公司，则容易造成消费者对商品或者服务来源的误认。因此，即使放弃“集团”的商标专用权，也不能获准注册。
由此可见，对于商标中缺乏显著特征的部分，并不是放弃商标专用权就一定可以获准注册，还需要具体分析商标整体是否具有显著特征，以及缺乏显著特征的部分是否容易造成消费者对商品特点或产地等方面的误认。
（二） 放弃禁用标志的商标专用权
《商标法》第十条规定了不得作为商标使用的情形。
该条规定的内容均不能作为商标使用，即使明确放弃商标专用权也不能获准注册。
在第48455173号“菲洛利FILLMED”商标驳回复审行政诉讼案［1］中，北京市高级人民法院认定：根据2019年《商标法》第十条第一款第（七）项规定，带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的标志不得作为商标使用。上述规定所指的因欺骗性导致对商品特点的误认，包括对商品性质、质量、原料成分、功能用途、工艺技术等方面的误认。判断标志是否具有欺骗性，应从社会公众的普遍认知水平及认知能力出发，并结合指定使用的商品或服务，综合考虑标志本身或其构成要素是否具有欺骗性。
本案中，诉争商标由汉字“菲洛利”及字母“FILLMED”组成，其中“FILL”具有“填充”的含义，“MED”具有“医学”的含义，社会公众在认读诉争商标时，易将其理解为“填充医学”，同时，诉争商标档案亦显示“FILLMED”意译为“填充医学”。诉争商标指定使用在“化妆品；医用敷料；医疗器械和仪器；化妆品、香水和美容产品市场的调查研究；美容服务”等商品和服务上，易使社会公众对商品和服务性质、原料、工艺等特点产生误认。广州菲洛利公司称其已声明对涉及行业惯用常用的内容放弃专用权，但并不能以此消除社会公众对商品和服务特点的误认。因此，原审判决及被诉决定认定诉争商标的申请注册违反2019年《商标法》第十条第一款第七项的规定，结论并无不当，本院予以确认。
在第50137105号商标驳回复审案［2］ 中，申请人复审的主要理由为：申请商标经申请人使用已具有一定知名度。申请人对申请商标中的“SWISS”放弃专用权，请求对申请商标的注册申请予以初步审定。
国家知识产权局审理后认为：申请商标中的“SWISS”可译为“瑞士的”，与瑞士国名近似，已构成《商标法》第十条第一款第（二）项所指情形。申请人提交的证据不足以证明申请商标具有可注册性。最终决定申请商标不予注册。
可见，如果商标中的部分标识违反《商标法》第十条规定，即使放弃专用权，也不能获准注册。
（三） 放弃显著部分的商标专用权
对于缺乏显著特征部分，不能完全通过放弃商标专用权获准注册。那么，对于具有显著特征的部分，是否可以通过放弃专用权而与其他在先商标共存并获准注册呢？
在第36787821号商标驳回复审案［3］中，申请人主张放弃申请商标中的“快递传媒”的商标专用权。申请商标与驳回决定中引证的第9465459 号“快递100”商标未构成使用在同一种或类似服务上的近似商标，请求对申请商标予以初步审定公告。
国家知识产权局经复审认为，申请商标与引证商标在文字构成、呼叫上相近，即使申请人放弃申请商标中的文字“快递传媒”的专用权，双方商标若共存于市场，使用在同一种或者类似服务上，仍易使相关公众对服务的来源产生误认，已构成使用在同一种或者类似服务上的近似商标。
而在第36281749号商标驳回复审案［4］ 中，国家知识产权局更是明确表示：申请人虽称其放弃对申请商标中“Westlake ”的商标专用权，但该组成要素为申请商标的显著识别部分，不属于可放弃专用权的内容，且相关公众仍易将其作为申请商标的一部分加以识别。申请商标与引证商标一均包含相同的显著识别英文“Westlake”，且含义无明显区别，构成近似标识。
很明显，对于放弃显著识别部分的商标专用权，由于其仍然是商标整体的一部分，尤其对于消费者而言仍然会将其作为商标的显著部分进行识别，放弃商标专用权并不能因此可以达到区分商品或服务来源的作用，进而与在先近似商标相区分，并获准注册。
三、 放弃商标专用权的部分是否就不再进行实质审查
通过上述案例就不难得出答案，即使放弃商标中某些标识的专用权，也并不意味着对该部分不再进行实质审查。
即使放弃商标中部分标识的专用权，如果整体缺乏显著特征，仍然判定缺乏显著特征。
在第49854665号“牵手花好月圆喜事汇”商标驳回复审案［5］中，国家知识产权局认定：申请商标由文字“牵手花好月圆喜事汇”组成，其作为商标使用在指定的复审服务上，消费者一般不会将其作为商标加以识别，其缺乏商标应有的显著性，难以起到区分服务来源的作用。申请商标的注册已构成《商标法》第十一条第一款第（三）项规定所指情形。
另，尽管申请人主张放弃“花好月圆喜事汇”的专用权，但其放弃专用权的理由不能否定该文字为申请商标组成部分的事实，申请人该项主张亦不能作为申请商标未违反《商标法》第十一条第一款第（三）项规定的当然理由。
如果放弃商标专用权的部分为缺乏显著特征的部分，且不违反《商标法》第十条规定，仍然会比对申请商标与引证商标的构成要素、显著部分、整体外观等方面是否近似，确有差异的情况下，可以共存。
在第33321833号商标驳回复审行政诉讼案［6］中，北京市高级人民法院认定：诉争商标由英文“Thery PHARM”和图形构成，引证商标一由英文“PHARM”和图形构成，虽然二者均含有英文“PHARM”，但“PHARM”英文含义为“药学”，使用在“人用药；医药制剂”商品上显著性较弱，且诉争商标还含有其他构成要素，二者相比较在整体视觉效果方面存在一定差异。同时，根据引证商标一商标档案记载，引证商标一权利人已经放弃“PHARM”专用权，特瑞药业公司亦明确表示放弃“PHARM”专用权。因此，在诉争商标与引证商标一能够予以区分的基础上，同时考虑“PHARM”显著性较弱以及放弃“PHARM”专用权的相关事实，可以认定诉争商标指定使用在“人用药；医药制剂”商品上与引证商标一共存，不易导致相关公众对商品来源产生混淆、误认，不构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。
如果放弃商标专用权的部分违反《商标法》第十条规定，通过前述第二部分举例的商标中包含国家名称，或者容易造成消费者对商品特点误认的案例不难看出，仍然需要审查该部分是否存在不得作为商标注册的情形，不能因申请人放弃该部分的商标专用权而免于审查。
通过上述论述和案例可以看出，对于商标部分标识的商标专用权，申请人可以自愿放弃，国家知识产权局也可以通过审查意见书要求申请人明确放弃，即使放弃商标专用权，并不意味着该部分免于审查，仍然需要从绝对理由和相对理由两个方面进行全面审查。为了提高商标注册的成功几率，应当避开《商标法》第十条规定的不得作为商标使用的要素，使用独创性的要素作为商标的显著识别部分。由于缺乏显著特征的部分不能因商标整体核准注册而禁止他人正当使用，因此，如遇到国家知识产权局要求放弃缺乏显著特征部分的专用权时，如果申请人不能提供证据证明该缺乏显著特征部分经过使用取得显著特征的情况下，应当积极提交放弃商标专用权的声明，以免遭遇驳回。(崔丽娜)
［1］（ 2021 ）京行终 10313 号。
［2］ 商评字［2021］第0000231749号。
［3］ 商评字［2020］第0000083743号。
［4］ 商评字［2020］第0000139124号。
［5］ 商评字［2021］第0000199182号。
［6］（ 2020 ）京行终 5951 号。