聚焦 | 白酒产品包装含他人注册商标是否构成侵权
〖2022/8/5 10:26:56时〗 中国商标专网提供
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新闻来源：中华商标杂志 信息整理编辑：紫藤
在白酒行业，厂家较经常会将某些具有美好寓意的文字使用在产品包装上，而该文字可能同时也是他人酒类产品上的注册商标（如本文涉及的“金典”），其初衷可能是用于表示白酒的品质、特点等，厂家很可能认为这种使用属于《商标法》所允许的“商标合理使用”范畴，不会被判定侵犯在先注册商标权利。但事实上，此类商标使用行为，并非绝对安全，最后被判定侵权和不侵权的案例均存在。
如以下案例中，不同法院就以上商标使用行为，得出相反的结论：
(2021)京0101民初19046号判决（未查到上诉记录）
基本
案情
原告泸州金典酒类有限公司是在第33类酒等商品上第12264722号“图片”商标、第679348号“图片 ”商标的注册商标所有人。
被告北京红星股份有限公司（简称北京红星公司）是“北京红星金典窖藏二锅头白酒46度6瓶白酒礼盒装 浓香型口感”的生产者。根据法院事实部分对涉案产品的描述，被诉产品如下：
法院观点
本案中，北京红星公司虽在案涉商品上使用“金典”字样，但在字体、排列等方面与泸州金典酒类有限公司持有的注册商标存在差异，且并无突出或显示任何与泸州金典酒类有限公司关联的内容，从使用“金典”字样所占位置、比例、字体等综合来看，不足以指示商品来源。而与此同时，北京红星公司在案涉商品外包装、酒瓶瓶身的显著位置均突出使用了“红星”商标，并标注了生产企业名称为“北京红星股份有限公司”，清晰而全方位地标明了商品的来源，在此情况下，消费者在选购商品时，不会认为北京红星公司提供的白酒来源于泸州金典酒类有限公司，亦不会误认为两者之间存在特定的联系。综上，法院认为北京红星公司使用“金典”字样的行为并非用于识别商品来源的行为，不构成商标意义上的使用，并未侵害泸州金典酒类有限公司的注册商标专用权。泸州金典酒类有限公司主张北京红星公司停止侵权、赔偿经济损失及维权费用的诉讼请求，缺乏事实和法律依据，法院不予支持。
是否侵权
不侵权
(2021)京0102民初24733号（未查到上诉记录）
基本案情
原告泸州金典酒类有限公司是在第33类酒等商品上第12264722号“图片”商标、第679348号“图片 ”商标的注册商标所有人。
被告贵州鸭溪酒业有限公司（简称鸭溪公司）是“酒藏名酒贵州鸭溪酒厂52度金典窖藏鸭溪窖酒浓香型白酒500ML”的生产者。根据法院事实部分对涉案产品的描述，涉案的商品图片如下：
法院观点
首先，“金典”一词属于臆造词，并非日常惯用语，对于相关消费者而言较为醒目。其次，“金典”不属于能够直接描述白酒品质的描述性词语，不能起到区分产品质量的作用。“金典”商标已被泸州金典酒类有限公司用于白酒产品上以及产品的宣传中，且它已经被注册为商标，说明“金典”已经具有了一定显著性。再次，即便“金典窖藏”指代鸭溪公司的某一款产品，但该标识突出使用在被诉侵权商品上同样属于商标性使用。最后，商标禁用权保护的是混淆的可能性。虽然被诉侵权商品上标注有“鸭溪窖”等其他标识，但是“金典”标识与其他标识共同使用，容易导致相关公众误认为使用被控侵权标识的商品与使用注册商标的商品之间有共同的来源或者提供者之间具有某种关联关系，换句话说，标有其他标识并不能排除相关公众混淆和误认的可能。
是否侵权
侵权
以上两个案例属于比较典型的对比案例，其共同点在于，被告均有自己的主商标（主商标“红星”或“鸭溪窖”），原告的商标字样均以较小的字体显示在白酒包装上，使用的商标和注册商标近似性高，且商品类似。但是，两法院对于侵权与否，却给出了相反的结论，即：案例一认定此类使用不构成“商标性使用”从而不侵权，案例二认为构成“商标性使用”进而认定侵权。由此引发的问题是，针对白酒产品包装包含他人注册商标是否构成侵权，应遵循何种思维路径？作为白酒厂商，或自身作为商标注册人，应如何尽到最大的注意义务以避免商标侵权或及时维护自身拥有的注册商标的商标权？笔者试就以上述案例为例，针对前述问题进行初步分析，以期引发读者进一步思考。
01 白酒产品包装包含他人注册商标是否构成侵权的思维路径
就商标使用是否侵权问题，一般而言，需先判断是否属于商标的合理使用，如是，则侵权不成立，如否，则需进一步判定商标的使用是否造成消费者混淆（分析商标是否近似、商品或服务是否类似等）从而构成侵权。
本文所讨论的对比案例，在商标近似性、商品类似性问题上并无明显争议（答案均应为肯定），争议点在于被诉的商品使用“金典”文字是否属于商标的合理使用范畴。换言之，如不属于商标合理使用范畴，则商标侵权成立，否则，商标侵权不成立。
判断商标是否属于合理性使用，司法界实际上已形成较为一致的共识，即：“描述性使用的认定应从三个方面加以判断：使用必须是直接表示商品或服务的特点的使用，使用必须是善意的使用也即正当、诚实的使用，使用不会根本上损害注册商标权人的商标指示功能。［1］”在思考此类问题时，建议就前述思路逐一考虑。
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1. 商标使用是否为直接表示商品和服务的特点等落入第一含义使用范畴
对于此点的认定，其构成要件如何，法律没有明确的规定。从商标的识别功能出发，该点主要在于判断对该商标的使用是在词语原有意义上（第一含义）使用还是在商标法意义上即识别商品来源角度（第二含义）使用，其判断的方法包括但不限于考察商标本身的含义、是否在商品的突出位置使用商标、普通消费者将该词汇与涉案商品属性或特点联系起来的难易程度、竞争者用该词汇描述涉案商品的必要性等［2］。
在前述“红星”商标案中，法院主要从“金典”未被突出使用、“红星”主商标被突出使用、被告标明了企业名称角度，得出了“金典”并非商标性使用的结论。笔者认为，该认定说理有待商榷，分析如下：
在判断是否为直接表示商品和服务的特点等落入第一含义使用范畴时，应综合考虑多种因素。如以上案件中，“金典”为臆造词汇，“经典”才是描述商品高品质的常用汉语表达，换言之，“金典”与白酒产品无品质描述上的固有、特有或者惯常的联系。在白酒产品上，当消费者见到“金典”二字时，并不会必然将文字与白酒的特点联系起来。另，在白酒行业，“金典”二字与白酒产品的特点之间不具有直接性和准确性，对白酒产品之销售并不是非常有用的提高销量指标。
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2. 商标使用是否是善意的使用也即正当、诚实的使用
在判断是否构成商标“描述性正当使用”的时候，被控侵权人的主观意图可以作为重要考量因素。因为对于被控侵权人而言，如果其恶意利用商标的描述属性，刻意模糊商标“第一含义”与“第二含义”之间的界限，则必然会有导致相关公众产生混淆的可能性。在很多案件中，被控侵权人的主观恶意不易证明，一般证明其具有可能的恶意即可。以上两件“金典”案例中，法院均未就被告的恶意进行认定，但笔者认为，二被告作为行业内知名企业，在使用“金典”文字于其包装上时，理应对于文字的使用有基本的审查义务和能力，且在同行业的原告已经实际使用其注册商标“金典”的背景下， 被告更应明确知晓注册商标“ 金典”的存在。
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3. 商标使用是否从根本上会损害注册商标权人的商标指示功能
此点因素在逻辑关系上，类似于结果要件（例如商标侵权构成的“混淆性”结果），当混淆构成时，注册商标权人的商标指示功能必然受损。如文字的使用落入正当使用范畴时，被诉侵权人仅在文字表意范围内对商标的第一含义进行使用，由此，商标注册人的利益不会受损，反之，当商标混淆存在时，商标注册人的利益则会受损。
02 白酒厂商应如何尽到最大的注意义务以避免商标侵权或最大程度维护自身拥有的商标权利
白酒厂商在包装上使用相关文字时，应施以较大的注意义务避免落入商标侵权的违法使用范畴内。如使用的词汇并非汉语现有的、且直接描述白酒特点的文字（如浓香、清香等），建议务必进行商标检索，如有他人拥有此注册商标，需避开此类文字的使用。
此外，对于商标注册人，当商标本身具有某种描述属性时（主要集中于暗示性商标），商标权人更应当通过对注册商标的大量使用，不断强化其“第二含义”，发挥出区分商品来源的功能。如果商标本身显著性不强，商标权人也未对商标进行大量的使用、宣传，则可能会导致商标的“第二含义”逐渐受到限制甚至消失，也就是所谓的商标被淡化为通用名称或直接描述等丧失显著性的情形。除了商标的不断使用，商标注册人也应对市场上其他主体使用商标的情形主动进行监控，如发现商标被他人使用在包装上，建议积极维权，以阻却此类商标使用行为。（董晓萌 贾惠婷）
注释
［1］（2019）浙01民终6309号。
［2］（2018）渝民终281号。
作者单位：汉坤律师事务所