聚焦 | 广告中商标的合理使用——基于司法判例的分析
〖2022/8/5 10:09:00时〗 中国商标专网提供
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新闻来源：中华商标杂志 信息整理编辑：紫藤
实践中，不少商家出于商业目的，在商品的宣传广告中使用他人的商标，但这种形式的广告潜在法律风险，因为如果使用的方式不当，有可能会侵害他人的商标专用权或者构成不正当竞争，最终面临被法院判决承担侵权赔偿的法律责任。本文从司法实践角度出发，通过法院判例对在广告中使用他人商标行为性质的认定，对其中的法律风险进行分析阐述。
在广告中使用他人商标的案件中，使用人经常将使用的目的是为了描述或表达自己所提供商品或服务的品质作为不构成侵权的抗辩理由。如在“海底捞”案［1］中，原告四川海底捞餐饮股份有限公司系“海底捞”商标权人，被告河北小放牛餐饮管理有限公司在其经营的多家餐馆内餐厅门口落地广告牌、菜单、员工服装等处均印有“小放牛炒菜界的海底捞”字样，“小放牛”系被告自有商标，多处“海底捞”三字为不同颜色，且加了引号，还通过区分颜色、分行或打引号方式将“海底捞”三字突出。在对被告的行为是否构成描述性正当使用时，法院指出，商标的正当使用一般需要具备以下要件：一是不作为自己商品的商标使用；二是使用只是为了说明或者描述自己的商品；三是使用应出于善意。而本案中，首先，被诉标识均是以醒目方式标注显著位置，且明显将“海底捞”三字予以突出，起到标识来源的作用，容易导致消费者的混淆误认。其次，尚无证据证明“炒菜界的海底捞”已成为规范稳定的汉语通行表达方式，仅能表达唯一确定的含义。尤其在“海底捞”系知名餐饮服务商标的情形下，容易让人误认其与“海底捞”商标权人存在许可、合作、加盟等特定关联，已超出单纯的描述说明范畴。最终，法院判决被告承担停止侵权并赔偿损失的法律责任。
在另一案件［2］中，被告作为网络商铺的经营者将“华为”设置为商品搜索关键词，最后法院判定构成商标侵权。原告委托公证机构进行公证取证，使用电脑在淘宝网搜索“华为耳机”，点击该商品链接显示，“原装正品耳机适用华为耳机type-c入耳式p20p30prop40mate20/30/10pronova5/6/7/4/荣耀20v209x原配正版有线”；商品详情处载明“产品名称：SCOLIB华为”“线控耳机品牌：SCOLIB”“型号：华为”“套餐型号：官方标配”“生产企业：深圳市明宇联合科技有限公司”“线控耳机性质：原装”。使用手机在淘宝软件上搜索“华为耳机”，展示的第一个商品为“华为耳机原装正品华为官方旗舰店手机耳机”，点击进去，显示商品名称为“原装正品耳机适用华为耳机type-c入耳式p20p30prop40mate20/30/10pronova5/6/7/4/荣耀20v209x原配正版有线”。该案中，被告抗辩道，之所以在产品名称中使用“华为耳机”，是因为该耳机接口适用华为，希望更多的华为手机客户能够看到这款产品。法院认为，被告将“华为”设置为搜索关键字、在产品名称中使用“华为”字样，上述“华为”文字与原告注册商标构成相同。具有识别商品来源的作用，属于商标性使用。虽然被告在产品详情处注明了品牌为SCOLIB、被控侵权产品实物上并无“华为”字样，但其将“华为”设置为搜索关键字、在产品名称中使用“适用华为”和“华为耳机原装正品”字样且在商品详情的产品名称及型号处标注“华为”，明显具有攀附原告商标知名度的恶意，极易使相关公众认为被告的耳机与原告有特定联系，导致混淆，侵害了原告注册商标专用权，依法应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。
在上述两则判例中，被告均在广告宣传用语中存在使用他人注册商标的行为，且两被告均抗辩使用的目的是为了表明商品或服务的性能质量，属于正当合理的使用，不构成侵权。对被告使用行为是否构成商标侵权的判定，涉及商标性使用、商标侵权的构成要件以及商标的合理使用问题。
商标功能的发挥依赖于商标的使用，商标只有实际使用在商品上，才能使消费者建立商品与商标的特定联系，才能发挥商标的识别功能，商标的生命在于使用。关于商标的使用，《商标法》第四十八条规定，将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为属于商标的使用。该法律条文对商标的使用即商标法意义上的使用行为作出了明确的规定。一种行为是否侵犯注册商标专用权，首先应判断被控侵权的使用行为是否为用于识别商品或者服务来源的使用行为，即只有用于识别商品或服务来源的使用行为才构成商标法意义上的使用。倘若所使用的与他人注册商标相同或者近似的文字、图形等标识不具有区分商品或者服务来源的作用，这种使用就不能构成商标法意义上的使用，因而不会构成对他人注册商标专用权的侵害。在对他人商标的使用构成商标法意义上的使用后，如果同时导致一般公众对商品或服务来源的混淆，则侵害了他人商标权。对此《商标法》第五十七条规定，未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易造成混淆的，均属于侵犯商标权的行为。该法条是对商标侵权行为的规定。但是，商标专用权并不是绝对的，作为一种法律拟定的无形财产权利，其专有使用权的权利保护边界，限于禁止他人将商标用来指示商品来源的作用上，而不能禁止非商标意义上的合理使用。也就是说，在一些情况下，他人可以对注册商标的一些要素进行正当使用，以不具有区分商品或服务来源作用的描述性使用，不构成对商标专用权的侵害。《商标法》第五十九条第一款做出了明确的规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。所以，基于诚实信用和善意的目的，对商品或服务的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点进行描述、说明的，不属于商标性使用，对该描述性标识不构成商标侵权。即商标法意义上的合理使用他人商标只能是为了描述或说明自己商品或服务的名称或其他事项而使用他人注册商标。如果使用行为构成商标性使用，即具有了识别商品或服务来源功能的情形，并导致了一般公众的混淆或误认时，则这种行为的实质为借他人商标知名度和美誉度，而获取市场赢得利润，是一种攀附他人商誉不劳而获的行为，应受到法律的否定性评价。
综上，商标的基本功能在于识别商品或服务的来源，设立商标权的目的在于保护商标的区分功能，防止相关公众的混淆误认。但是为了平衡商标权人与社会公众之间的利益，法律规定了合理使用他人商标而不构成侵权的情形。但如果使用的目的在于攀附他人商标的商誉，借此攫取经济利益，则超出了合理使用的范畴，从而侵犯了他人商标专有使用权。（史凡凡 周杨）
注释
［1］（2021）京0101民初10919号。
［2］（2021）粤0304民初43544号。
作者单位：天津市第二中级人民法院
天津市北辰区人民法院