判例辨析 | 从“PNC”商标无效案看《商标法》第十五条第二款的适用条件
〖2022/7/1 9:11:54时〗 中国商标专网提供
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新闻来源：中华商标杂志 信息整理编辑：紫藤
从“PNC”商标无效案看《商标法》第十五条第二款的适用条件
——北京金禹华兴科技发展有限公司与国家知识产权局、北京澎内传国际建材有限公司商标权无效宣告请求行政纠纷案评析
要旨
2014年实施的《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第十五条第二款的规定，就同一种商品或类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。该条款源自《保护工业产权巴黎公约》第六条第七款，系对2001年修订的商标法“代理人、代表人”条款的扩张，立法本意是为了防止与商标所有人具有固定经销关系的人，违背诚实信用原则抢注其商标的行为，是在特殊情况下对于商标所有人的一种特殊保护。本文着重要分析该条款在审判实践中的适用条件，厘清商标法十五条第一款与第二款的界限。
案情
诉争商标为第27449422号“PNC”商标，申请人为北京金禹华兴科技发展有限公司（简称金禹华兴公司），申请日为2017年11月13日，核定使用商品为第2类“沥青油漆”等。
针对诉争商标的注册，北京澎内传国际建材有限公司（简称澎内传公司）向国家知识产权局提出无效宣告请求。
在商标评审阶段，澎内传公司提交了以下主要证据：
1.中国区域总代理授权书，2015年美国澎内传（PENETRON）国际有限公司（简称美国澎内传公司）在给澎内传公司授权书中记载：“澎内传公司是我们澎内传产品在中国的授权经销商和代表人。依据中国市场的发展需要，我们终止了北京金禹华科技发展有限公司（简称金禹华公司，系案外人）在中国的经销权，同时将中国的经销权授予澎内传公司。全部有关澎内传产品的事宜，请联系我们的代表人高剑秋先生”。
2.澎内传防水系统产品图集，内容中多见有PENETRON澎内传（PNC401）、澎内传修补砂浆（PNC302）；澎内传干洒粉（PNC501）、澎内传混凝土保护液（PNC701）的表述。
3.山西省、河北省住建厅发布的“PNC”相关内容，其中山西省住建厅于2017年10月16日发布的PNC防水系统应用技术标准对应英文为“penetron”，施行时间为2018年1月1日，参编单位有澎内传公司，内容涉及PNC防水材料、PNC防水系统等介绍；其中河北省住建厅于2018年5月31日发布的刚性复合防水系统应用技术规程中提到“产品代号为PNC803”“产品代号为PNC401”。
4.第1971287号“澎内传”商标注册信息，该商标由北京金禹华科贸有限责任公司（简称金禹华科贸公司，系案外人）于2001年9月20日申请，2003年2月7日核准注册，核定商品为第2类“防水粉（涂料）”，2003年11月7日商标转让至案外人金禹华公司名下，2015年又转让为金禹华兴公司、澎内传公司及案外人金禹华公司共有。
5.中国建筑标准设计研究院相关图集，其中澎内传防水系统构造参考图集显示出版时间为2015年1月，实行日期为2014年11月1日，概述部分介绍了“本图集提供了由北京澎内传国际建材有限公司总代理的美国PENETRON国际有限公司生产的专有技术系列防水材料在地下工程、构筑物防水工程中的构造做法和应用技术。”产品种类部分显示包括：PNC803-澎内传混凝土防水添加剂、PNC401-澎内传防水材料、PNC101-澎内传止水条等，图集右下角审核和设计人分别为本案澎内传公司的法定代表人高剑秋和金禹华兴公司的法定代表人王志强。
国家知识产权局认为：澎内传公司提交的山西省住建厅于2017年10月16日发布的“PNC防水系统应用技术标准”中记载“条文中所指PNC防水系统应用技术是采用美国澎内传公司生产的渗透结晶型防水系列产品”。中国建筑标准设计研究院2014年发布的《澎内传防水系统构造参考图集》中记载“本图集提供了由北京澎内传国际建材有限公司总代理的美国PENETRON国际有限公司生产的专有技术系列防水材料……”，其中高剑秋为主编单位负责人，王志强为设计负责人，并签署相关负责人名字。上述两份证据的形成时间均早于诉争商标注册申请日期，由上述证据可知，金禹华兴公司已经知晓澎内传与美国PENETRON的对应关系，且金禹华兴公司承认“PNC”系由澎内传演变而来，而其与澎内传公司为原金禹华公司同事，故金禹华兴公司在诉争商标注册申请日前已经知晓“PNC”与美国澎内传公司有关。根据澎内传公司提交的证据可知美国澎内传公司授权澎内传公司为中国经销商。金禹华兴公司在无授权的情况下在“防水粉（涂料）”等商品上注册“PNC”商标，易导致消费者对商品提供者产生误认，已构成商标法第十五条第二款所规定的情形。裁定：对诉争商标予以无效宣告。
金禹华兴公司不服被诉裁定并提起诉讼，请求撤销被诉裁定。
审判
在一审诉讼阶段，金禹华兴公司向一审法院补充提交了以下主要证据：
1.金禹华科贸公司工商信息，显示成立日期为2000年2月22日，股东包括高剑秋、王志强。
2.金禹华公司工商信息、公司章程，显示成立日期为2003年4月11日，高剑秋、王志强曾为自然人股东。
3.案外人金禹华公司与河北省首钢迁安钢铁有限责任公司在2006年3-5月签订的三份《工业品买卖合同》，该证据中显示：“标的物名称”分别为“澎内传401渗透结晶型防水涂料”“水泥基渗透结晶型防水剂”“澎内传水泥基结晶型防水涂料”，在相应的合同编号一栏分别标注“PNC－1”“PNC－2”“PNC－3”，合同签订时间分别为2006年3月3日、2006年3月13日、2006年5月19日。
一审法院认为，金禹华兴公司主张没有证据证明金禹华兴公司及其股东与美国澎内传公司存在代理关系。但在案证据可以证明，首先，“澎内传”商标系由他人在先申请注册，在金禹华兴公司成立之后才变更由包括金禹华兴公司及澎内传公司在内的三家公司共同共有；其次，金禹华兴公司认可“PNC”标志系由“澎内传”演变而来，且在案证据也可以证明“PNC”与“澎内传”的对应关系；最后，澎内传公司提交的中国建筑标准设计研究院相关图集，金禹华兴公司提交的案外人金禹华科贸公司、金禹华兴公司工商信息等证据能够证明两公司的法定代表人曾为同事关系。上述事实表明，金禹华兴公司已经构成“就同一种商品或类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在”的情形，故诉争商标的申请注册违反商标法第十五条第二款的情形。判决驳回金禹华兴公司的诉讼请求。
二审诉讼中，金禹华兴公司和澎内传公司均认可“PNC”标志系由“澎内传”商标演变而来，金禹华兴公司不是美国澎内传公司的代理人。澎内传公司主张“PNC”标志的使用既是美国澎内传公司的使用，也是其本公司的使用。
二审法院认为，澎内传公司主张其在先使用“PNC”标志，进而认为“特定关系人”金禹华兴公司申请诉争商标违反了商标法第十五条第二款规定，依据不足，判决撤销一审判决及被诉裁定。
重点评析
商标法第十五条第二款与第一款调整的对象区别明显，后者规制的是“代理人或者代表人”，前者规制的是除“代理人或者代表人”之外的“特定关系人”。2001年商标法中第十五条仅有第一款，即“代理人或者代表人”条款，一段时期以来，“代理人或者代表人”的含义、范围曾成为实务界争议的热点，随着2014年商标法修订中第十五条第二款的加入，上述分歧也逐渐明确和统一，除有证据证明诉争商标申请人与“他人”存在“代理人或者代表人”关系的，均属于第二款规范的内容。由于商标无效宣告程序是依申请人的请求而启动的，本案中，从澎内传公司无效请求的依据来看，其并未主张诉争商标注册违反了商标法第十五条第一款，同时，从金禹华兴公司与美国澎内传公司的关系来看，二者亦不是代理人与被代理人的关系，故诉争商标不属于商标法第十五条第一款规定的情形。
构成商标法第十五条第二款至少需要满足两个条件：一是诉争商标申请人系“特定关系人”，即“与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系”，换言之，诉争商标申请人与在先使用人存在代理、代表关系以外的，能够知道他人商标且应予以主动避让的关系，包括买卖关系、委托加工关系、加盟关系、投资关系、亲属关系等，从制止恶意注册商标的角度，此处的“其他关系”在实践中有扩张的倾向。二是对诉争商标提出异议的“他人”对未注册商标在先使用，商标法具有地域性，商标法中的使用应为中国大陆地区范围内的使用，仅在其他国家、地区使用商标的，不属于此处的“在先使用”，当事人主张保护“在先使用”的商标，应当提交诉争商标申请日前在中国境内使用商标的证据，在其他国家、地区的使用证据或者准备投入中国境内使用的证据可作为证明其商标“在先使用”情况的补充，商标的使用规模、时间、知名度等因素则不影响“在先使用”的判断。
首先，案外人金禹华科贸公司、金禹华兴公司的工商登记信息显示，金禹华兴公司和澎内传公司的法定代表人王志强、高剑秋曾同时为两公司的股东，金禹华兴公司属于商标法第十五条第二款规定的“特定关系人”。其次，案外人金禹华公司与河北省首钢迁安钢铁有限责任公司在2006年签订的《工业品买卖合同》中，“澎内传”商标与“PNC”标志同时使用，该使用方式与澎内传公司在《注册商标无效宣告申请书》提及的“‘PNC’（澎内传的汉语拼音首字母）＋数字来表示各种型号产品”，以及山西省住建厅《PNC防水系统应用技术标准》、河北省住建厅《河北省工程建设标准——刚性复合防水系统应用技术规程》、中国建筑标准设计研究院相关图集中对“PNC”标志的使用基本相同，可以将上述“PNC”标志的使用视为注册商标的使用，但在案证据表明案外人金禹华公司于2006年对“PNC”标志的使用，远早于澎内传公司主张的2014年11月在中国建筑标准设计研究院相关图集中的使用时间，澎内传公司对“PNC”标志不享有在先使用权。第三，金禹华兴公司和澎内传公司均为第1971287号“澎内传”商标的共用人，且双方均认可“PNC”标志系由“澎内传”商标演变而来，因此，金禹华兴公司先于澎内传公司注册诉争商标具有合理性。综上所述，澎内传公司主张其在先使用“PNC”标志，进而认为“特定关系人”金禹华兴公司申请诉争商标违反了商标法第十五条第二款规定，依据不足。
基于上述理由，二审法院作出如上判决。（袁相军）