判例辨析 | “实际使用”商品的类别对商标专用权有效维持的影响
〖2022/4/19 8:31:00时〗 中国商标专网提供
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新闻来源：中华商标杂志 信息整理编辑：悠乐
商标专用权的有效维持，应当以于指定期间在核定使用的相同商品或服务上进行有效使用为前提，才能确保其商标专用权不被依法撤销。在对诉争商标是否能够维持在其核定使用商品或服务上的专用权进行认定时，应当结合其实际使用行为所具体指向的商品或服务与诉争商标核定使用的商品或服务是否相同，进而作出判断，同时兼顾《类似商品和服务区分表》（下称“区分表”）的变化对商标专用权人的影响。
案情
当事人
上诉人（原审原告）：北京超天下建材有限公司（简称超天下公司）
被上诉人（原审被告）：国家知识产权局
原审第三人：泰山石膏有限公司（简称泰山石膏公司）
案由：商标权撤销复审行政纠纷
2004年11月16日，超天下公司向原国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出第4364582号“王山泰”商标（简称诉争商标）的注册申请。经核准注册，该商标核定使用在第19类“建筑用纸板；建筑用塑料板；非金属板；岩棉制品（建筑用）；非金属建筑涂面材料；贴面板；纤维板”商品上，专用期限至2028年3月20日。2020年11月24日，国家知识产权局作出商评字［2020］第303379号《关于第4364582号“王山泰”商标撤销复审决定书》，认定在案证据尚不足以证明诉争商标于2016年8月14日至2019年8月13日期间（简称指定期间）内在核定的商品上进行了公开、真实、合法的商业使用，决定：诉争商标的注册予以撤销。
在商标评审阶段，超天下公司向国家知识产权局提交了以下证据：1.晋州市欧亚装饰材料有限公司（简称晋州欧亚公司）的产品销售发票、公证书、产品外标签图片资料；2.超天下公司与晋州市欧亚装饰材料有限公司订立的商标许可协议书资料；3.产品宣传资料；4.部分晋州市欧亚装饰材料有限公司的产品销售发票资料等；5.田彦锋与泰山石膏公司订立的协议书资料；6.超天下公司名下部分商标的行政裁定书资料等。
在商标评审阶段，泰山石膏公司向国家知识产权局提交了以下证据：1.泰山石膏公司与超天下公司之间的销售合同及发票资料；2.泰山石膏公司的产品销售发票资料；3.超天下公司与相关企业的商标注册信息资料；4.泰山石膏公司的商标注册信息资料；5.泰山石膏公司名下商标的行政决定书资料。
在原审诉讼阶段，超天下公司补充提交了5份证据，部分与该公司在商标评审阶段提交的证据重合，其余证据主要包括：商标许可合同、诉争商标所获荣誉证书。
在原审庭审中，超天下公司明确表示其使用证据中的矿棉板、矿棉吸声板在实际使用中是作为一种非金属天花板，在2002年版《类似商品和服务区分表》（简称区分表）中，第19类1909群组中包含“非金属天花板”商品。
超天下公司不服被诉决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。
审判
北京知识产权法院经审理认为：超天下公司在商标评审行政阶段提交的证据，或为自制证据证明力较弱，或与诉争商标使用情况无关，购销合同及发票中显示的商品名称为“王山泰”矿棉天花板，在2002年版区分表以及现行区分表均明确存在“非金属天花板”这一规范商品的情况下，上述证据均指向“非金属天花板”这一商品，并非诉争商标核定商品。超天下公司在原审诉讼阶段提交的证据，或仅能证明诉争商标的许可使用，或真实性无法确认亦无法反映诉争商标产品是否实际进入商业流通领域，均不足以证明诉争商标在指定期间的使用事实。据此，超天下公司提交的在案证据无法形成完整的证据链，证明诉争商标于指定期间在核定商品上进行了真实、合法、有效的商业使用。
北京知识产权法院依照《行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：驳回刘某的诉讼请求。［1］
超天下公司不服原审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销原审判决和被诉裁定，判令国家知识产权局重新作出决定，其主要上诉理由为：涉案证据能够证明诉争商标实际使用的“矿棉天花板”主要用于房间内隔音、吸声、隔热、防潮等功能，该商标属于非规范商品，应属“非金属建筑材料”，超天下公司已经使用了十年之久，应当予以维持诉争商标的注册。
二审诉讼中，超天下公司称涉案诉争商标实际使用的商品“矿棉天花板”就是用于建筑吊顶、天花板。
北京市高级人民法院经审理认为：本案中，根据超天下公司提交的涉案证据，其在商标评审行政阶段及原审诉讼阶段提交的形成在指定期间内的发票、公证书中显示的“货物或应税劳务、服务名称”多为“矿棉板”，结合超天下公司自述相关“矿棉板”实为“矿棉天花板”，而该商品并非区分表中的规范商品的事实，考虑到诉争商标申请注册时使用的2002年版区分表及现行区分表中，均将“非金属天花板”作为规范商品名称，同期区分表中亦将“非金属建筑材料”作为规范商品名称，而且超天下公司自述其在建筑领域已经营十余年，故其应对该领域相关商品的功能、用途等均已知悉。由此，结合“矿棉天花板”的功能、用途、使用场所、消费群体等，可以认定“矿棉天花板”属于“非金属天花板”具体商品种类之一，而本案中诉争商标核定使用的商品并不包括“非金属天花板”。因此，在案证据尚不足以证明诉争商标在核定使用的商品上进行了商标法意义上的有效使用。
最终，北京市高级人民法院二审判决：驳回上诉，维持原判。［2］
重点评析
本案的诉争焦点为诉争商标于指定期间在“非金属天花板”商品上的使用是否可以视为在核定使用商品上进行了真实、合法、有效的商业使用。
2013年《商标法》第四十八条规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。该法第四十九条第二款规定，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内作出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。上述规定的目的，是为了督促商标权人对其注册商标在核定使用的商品或服务上真实、合法、规范、公开、有效地进行使用，从而发挥商标的实际效用，能够使相关公众基于注册商标区分提供商品或服务的不同市场主体，防止浪费商标资源，随意侵占公共资源。
我国采取商标注册制，并不以在先使用作为获准注册的基本要件，然而商标的基本功能是为了使市场主体在生产经营过程中，通过以商标为商业符号的使用，实现相关公众对商品或服务具体来源的认知，故此，《商标法》通过规定商标连续三年不使用撤销制度来鼓励商标注册人对其已注册商标进行积极的使用，这也是商标注册制所体现的基本规则。商标专用权的有效维持，应当以其核定使用的商品或服务为限，即商标注册人应当于指定期限，在其核定使用的相同商品或服务上进行有效使用，才能确保其商标专用权不被依法撤销。因此，在对诉争商标是否能够维持在其核定使用的商品或服务的专用权进行认定时，应当结合其实际使用行为所具体指向的商品或服务与诉争商标核定使用的商品或服务是否相同，从而作出判断。
2013年《商标法》第二十三条规定，注册商标需要在核定使用范围之外的商品上取得商标专用权的，应当另行提出注册申请。该法第五十六条规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品或服务为限。由此可见，商标只有在核定使用的商品或者服务上进行有效使用，才能视为对注册商标的合法使用。而在非核定使用的商品或服务上的使用，不是对诉争商标的使用。如果商标需要在核定使用范围之外的商品或服务上使用，应当另行提出对该商品或服务的注册申请。即使权利人能够举证证明其真实、合法、规范、公开、有效地进行使用的商品或服务与核定使用的商品或服务构成类似商品或服务，该种使用方式亦不能使相关公众将该商品或服务与诉争商标相对应，从而真正起到发挥识别商品或服务来源的作用。因此，对于已注册商标的商标专用权是否有效维持，应当以其在核定使用的相同商品或服务上进行有效使用作为商标专用权不被依法撤销的依据。
若诉争商标核定使用存在多个商品，并不要求商标专用权人必须具体在每个商品上都进行使用，只要商标专用权人能够证明在其指定使用的某个商品上进行了真实、合法、规范、公开、有效的进行使用，在与该商品属于区分表同一类似群中类似的商品上亦可以维持商标专用权的有效，此种制度的考量是为了避免过分加重商标专用权人的使用负担，并且亦是对当前商品流通领域中诸多具体商品存在组合销售的考量。然而，对类似商品的认定，应当严格按照商品的功能、用途、生产部门、消费渠道和消费群体进行判断，更多地从商品物理的客观属性进行认定。因为在商标连续三年不使用撤销制度下去考量“类似商品”，是从鼓励商标专用权人积极使用的目的出发，并非以商标禁用权的视角，考虑造成商品或者服务来源混淆的目的进行分析，故不同制度下基于法律价值归宿点的差异，应当予以区分。同时，若诉争商标专用权人所提交的使用证据存在明显违背客观商业惯例的情形，应当严格审查其他涉案证据，但仍应当秉持优势证据的认定规则，采取高度盖然性标准对涉案事实进行判定。
在司法实践中，对于规范商品的认定一般以区分表中列明的商品或服务作为规范商品或服务，将未列明的商品或服务作为非规范商品或服务。北京市高级人民法院在《关于商标授权确权行政案件的审理指南（2019）》第19.7条规定，实际使用的商品或者核定的商品不属于区分表中的规范商品名称，在认定具体商品所述类别时，应当结合该商品功能、用途、生产部门、消费渠道、消费群体进行判断，并考虑因消费习惯、生产模式、行业经营需求等市场因素，对商品本质属性或名称的影响，作出综合认定。该指南第19.8条规定，实际使用的商品不属于区分表中的规范商品名称，但其与诉争商标核定使用的商品仅名称不同，本质上属于同一商品的，或是实际使用的商品属于核定使用商品下位概念的，可以认定构成对核定商品的使用。因此，如果权利人举证证明其实际使用的商品或服务为非规范商品或服务名称时，需要根据商品或服务类别判断其与核定使用的商品或服务是否属于上下位的概念，或者判断其与核定使用的商品或服务是否为相同的商品或服务。如果二者属于上下位概念或者相同的商品，那么，诉争商标在该非规范商品上的使用即可以视为在核定商品上的使用。
本案中，超天下公司的使用证据多为“矿棉板”（超天下公司自述相关“矿棉板”实为“矿棉天花板”），“矿棉天花板”商品并非区分表中的规范商品。结合“矿棉天花板”的功能、用途、使用场所、消费群体等，可以认定“矿棉天花板”属于“非金属天花板”具体商品种类之一。“非金属天花板”商品为2002年版区分表及现行区分表中的规范商品名称，且同期区分表中亦将“非金属建筑材料”作为规范商品名称。超天下公司自述其在建筑领域已经经营十余年，故其应对该领域相关商品的功能、用途等均已知悉。根据前文所述的相关认定规则，本案诉争商标核定使用的商品并不包括“非金属天花板”。因此，法院最终认定在案证据尚不足以证明诉争商标在其核定使用的商品上进行了商标法意义上的有效使用，对诉争商标在核定使用的商品上不予维持注册。
注释：
［1］参见北京知识产权法院（2021）京73行初1445号行政判决书。
［2］参见北京市高级人民法院（2021）京行终7151号行政判决书。