本文主要讨论在异议或无效宣告申请案件中，诉争商标将英文化学物质名称作为商标中的一部分或作为商标使用在第5类、第29类、第30类、第32类中引起显著性或误认的问题。本文探讨的对象，即英文化学物质名称主要是指由2个以上英文字母构成的表示独立存在的或非独立存在的化学物质的单词，比如“NAD”、“NITRO”。英文化学物质名称的中文翻译，可以在相应的字典或化学数据库中查找到对应的中文。由于化学物质可以是药品、食品、饮料等的组成成分，因此主要出现在第5类、第29类、第30类、第32类的商标申请中。有的商标申请人使用英文化学物质的名称来作为商标的一部分，或直接作为商标使用，以强调自己的商品中使用了该物质，从而达到直接吸引消费者注意的目的。而这种英文化学物质名称作为商标是可能引起显著性、误认或不良影响的问题，且由于一旦注册为商标便拥有了排他使用权，限制了同行业者的使用，构成不正当竞争。被控侵权方虽然可以主张合理使用，但是如果提供的证据不够充分，不能证明该英文化学物质名称为通用名称或者使用方式符合商业惯例，则有侵权成立的风险，例如在(2009)民申字第1310号民事裁定书中，最高人民法院认为，“生产者出于说明或客观描述商品特点的目的，以善意方式在必要的范围内予以标注，不会导致相关公众将其视为商标而导致来源混淆的，可以认定为正当使用。判断是否属于善意，是否必要，可以参考商业惯例等因素。”1因此在这些商标被不予核准注册或被宣告无效之前，应尽量不要使用相同或近似的商标。
一、对于这类商标提异议申请或无效宣告申请时，可以考虑适用如下的法律条款
《商标法》相关的主要条款是11条1款、10条1款7项和10条1款8项等。诉争商标可能但不限于存在以下几种情况。具体而言，比如独立存在的一个化学物质“NAD”，中文名是“烟酰胺腺嘌呤二核苷酸”，如果使用在第29类、第30类、第32类等商品上，由于可以看作在食品或饮料中添加了该物质，因此有可能违反11条1款2项，即直接表示了商品的原料、功能等特点。非独立存在的化学物质，比如硝基（NITRO），指硝酸分子中去掉一个羟基后剩下的基团，这种非独立存在的化学物质不可能成为通用名称，但是有可能直接表示了商品的原料、功能等特点，违反11条1款2项。另外，不论独立存在的化学物质，还是非独立存在的化学物质，作为商标的一部分，不论该商标是否具有显著性，都可能会引起相关公众对指定商品的内容、原料、功能等特点产生误认，违反10条1款7项，同时造成行业垄断，对国家医药、食品管理体系造成不良影响，违反10条1款8项。用下表归纳如下。
二、为了证明该商标或该商标中的某一部分是通用名称时，可以参考《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（下称《商标授权确权规定》）进行证据的搜集以证明该英文化学物质名称为通用名称
《商标授权确权规定》第十条规定：诉争商标属于法定的商品名称或者约定俗成的商品名称的，人民法院应当认定其属于商标法第十一条第一款第（一）项所指的通用名称。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典等列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。
约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品，在该相关市场内通用的称谓，人民法院可以认定为通用名称。
诉争商标申请人明知或者应知其申请注册的商标为部分区域内约定俗成的商品名称的，人民法院可以视其申请注册的商标为通用名称。
根据《商标授权确权规定》，为了证明该英文化学物质名称是通用名称，可以首先考虑是否是法定的商品名称，同时再考虑是否构成约定俗成的通用名称。
（一）证明英文化学物质名称为法定通用名称的途径
法定的通用名称，指的是法律规定或者国家标准、行业标准规定的名称。化学化工领域使用最多和最权威的数据库资源是美国《化学文摘》（Chemical Abstract），简称（CA）。它具有收录范围广、检索途径多、报道迅速、忠于原文等特点，是检索化学化工文献的主要检索工具。2
根据专利检索用书《化学领域文献实用检索策略》（2011年10月第1版），第一章“化学领域常用检索资源的适用性分析”的第四节 “其他检索资源在化学领域检索中的适用性分析”中，第40页至43页介绍了CA数据库，指出“CA于1907年创刊，是CAS、英国化学学会和德国化学情报文献社合作出版的大型文献检索系统，覆盖了化学、化工、生物化学、生物工程、生物遗传、农业和食品化工、医用化学、地球化学和材料科学等领域。”。由此可见，CA数据库包括了CAS，即美国化学会的下设组织化学文摘社。第42页的案例1-4-5和1-4-6中，提到了CAS登记号。第43页至47页的“STN联机检索在化学领域检索中的适用性分析”中，提到了“STN提供专业化学的检索环境，容易检索CAS.No、分子式、结构检索等”、“STN提供易操作的化学物质检索功能，其入口可以为：CAS登记号、化学名……”3
现在国内的很多网站都提供了CAS Registry NO（简称RN），即CAS登录号的查询数据库。因此，可以通过查询CAS登录号证明根据行业标准该英文名称为化学物质名称。
（二）证明英文化学物质名称为约定俗成的通用名称的策略
搜集证明英文化学物质名称为通用名称的证据时，根据《商标授权确权规定》“相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典等列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。”，可以从英文标识含义和相关公众认知两个角度进行证明：
★ 英文标识含义的证明：对于除了一般的英汉辞典外，还可以考虑化工类、生物类、医学类辞典。如在北京市高级人民法院(2013)高行终字第73号判决中，法院强调了在词典、教科书、网络信息等公开文献中未收录“艾氟迪AFD”词条或对“艾氟迪AFD”的含义加以明确，从而不能认定“艾氟迪AFD”已成为“棉花花芽分化促进剂”或“植物生长调节剂、农业肥料”等商品的通用名称，在没有证据证明“棉花花芽分化促进剂”的其他经营者广泛使用“艾氟迪AFD”名称指代“棉花花芽分化促进剂”、“艾氟迪AFD”尚未被相关公众作为“棉花花芽分化促进剂”商品的通用名称加以使用的情况下，应当认定申请商标在“植物生长调节剂、农业肥料”商品上所具有的显著特征。4
在北京市高级人民法院(2014)高行终字第2008号判决中，法院认定“即便如巴斯夫欧洲公司所主张“TRILON“系其长期使用的商标,《英汉化学工业词汇》(第四版)将“TRILON“翻译为“氨羧配合剂“的记载也可以说明“TRILON“已经被淡化为指代“氨羧配合剂“,从而也不具备作为商标应有的显著性。”5因此，可以看出，法院对字典证据的考虑是给予了较高的权重。另外，还可以考虑提交专业书籍、专业论文、国图检索、网页等资料来进行论证。
★ 相关公众认知的证明：应注意所在行业的经营者是否都在广泛使用该名称。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第8条，“商标法所称相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。”在北京市高级人民法院(2014)高行终字第2008号判决中，法院对于相关公众做了如下认定：“本案申请商标指定使用于“工业化学品“等商品，该领域专业性较强,其相关公众的范围应当限于与“工业化学品“制造、销售、使用有关的人员。”，因此，除了消费者，还应注意是否有制造者、销售者也在使用该化学物质名称，应注意强调制造者、销售者的使用情况，并提交相关的使用情况的证据。如果异议人也属于相关公众，也可以提交异议人是相关公众的证据。
虽然是英文化学物质名称，但对于中国相关公众来说也可能具有认知的可能性，因此应该先考虑在中文的数据库中查询。在(2012)高行终字第668号判决书中，法院认为“在争议商标申请注册之前的长期对日贸易中，洞头县羊栖菜加工出口企业均在其产品包装上标注羊栖菜的日文名称“ひじき”，将其作为羊栖菜的商品名称使用，并且类似包装至今仍为相关企业所普遍采用，同时，争议商标已被多部辞典列为通用名称。故“ひじき”在争议商标申请注册之前已成为浙江省温州市洞头县相关行业对羊栖菜的俗称，争议商标构成了通用名称，争议商标不具有区分商品提供者的功能，缺乏显著性。”6由此可见，即使是外文的通用名称，如果被相关公众普遍使用，仍然可能被认定为约定俗成的通用名称。
三、使用英文化学物质名称时的注意点
对于想要合理使用英文化学物质名称的商标申请人，发现该化学物质名称已经被注册为商标时，一方面要对该商标提出异议或无效宣告申请；另一方面在该商标被不予核准注册或无效宣告前，申请人需要采取谨慎的态度尽量避免将该化学物质名称作为商标使用，如果一定要使用，可以考虑在成分表里标注该化学物质名称，如果一定要在产品包装的显著位置使用该化学物质名称时，可以注意其显著程度不要超过自身的注册商标。（邓蓓）
作者单位：中国贸促会专利商标事务所
注释
1.例如在(2009)民申字第1310号民事裁定书中，最高人民法院认为，“片仔癀是一种药品的名称,如果被控产品中含有片仔癀成分，生产者出于说明或客观描述商品特点的目的，以善意方式在必要的范围内予以标注，不会导致相关公众将其视为商标而导致来源混淆的，可以认定为正当使用。判断是否属于善意，是否必要，可以参考商业惯例等因素。宏宁公司如果是为了说明其产品中含有片仔癀成分，应当按照商业惯例以适当的方式予以标注，但是本案中,宏宁公司却是在其生产、销售商品的包装装潢显著位置突出标明“片仔癀“、“PIENTZEHUANG“字样,该标识明显大于宏宁公司自己的商标及其他标注，并且所采用的字体与片仔癀公司的注册商标基本一致。该种使用方式已经超出说明或客观描述商品而正当使用的界限，其主观上难谓善意，在涉案商标已经具有很高知名度的情况下，客观上可能造成相关公众产生商品来源的混淆，因此宏宁公司关于其使用是正当使用的主张不能成立。”
2.冯方平，《多途径检索化学物质登记号》，情报杂志，2004年第3期。
3.国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心，《化学领域文献实用检索策略》，知识产权出版社2001年版，第40页至43页，第42页，第43页至47页。
4.参见北京市高级人民法院(2013)高行终字第73号判决书。
5.参见北京市高级人民法院(2014)高行终字第2008号判决书。
6.参见北京市高级人民法院(2012)高行终字第668号判决书。 |