商标许可协议在许可人破产程序中的效力——美国Tempnology案评析

〖2021/12/6 10:50:36时〗 中国商标专网提供

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新闻来源:中华商标杂志  信息整理编辑:悠乐
 
    商标作为企业重要的战略资产,越来越多地被企业通过许可协议授予他人使用。如果被许可人破产,通常会解除协议。但是,当许可人破产时,此类许可协议可能遭遇挑战。一方面,为使破产程序尤其是重整程序顺利进行,可能需要解除协议;另一方面,被许可人没有任何过错,如果协议被解除,只能申报普通债权,其对许可协议的合理信赖会落空,经营活动会受到严重影响而无法得到充分补偿。因此,商标许可协议在许可人破产程序中之效力,自二十世纪八十年代以来在美国一直富有争议。2019年美国联邦最高法院审结Tempnology案,对于拒绝商标许可协议的效力给予明确的回答,尽管尚难断论解决了所有问题,但势必将对该领域的发展产生深刻的影响。

    一、背景

    美国联邦破产法典(以下简称法典)第365(a)节规定管财债务人(debtor-in-possession)或破产受托人经法院同意可以承担或拒绝任何“尚待履行的合同”(executory contract),即债务人在破产前订立的每一方仍旧对另一方负有履行义务的合同。尽管行使该选择权需要经法院批准,但是承担或者拒绝合同的决定被给予广泛的尊重。如果尚待履行的合同被拒绝,法典第365(g)节规定拒绝构成违约,相对人可以要求破产财团赔偿。然而,美国的法院对于拒绝的精确后果并未达成一致。拒绝仅仅是等同于破产外的违约呢,还是终止相对人所有的权利?这是核心问题。

    尚待履行的合同可以被拒绝这个规则存在一些重要的成文法例外,知识产权许可协议就是其中之一。根据法典第365(n)节,当债务人许可人拒绝了一项知识产权许可协议时,非债务人被许可人可以选择继续保有其在知识产权中的权利,就像破产程序刚刚启动前已经存在的权利那样。被保留的权利包括强制执行该许可协议的任何独占性规定,但是不包括根据应适用的非破产法律强制执行该协议的所有其他权利。如果被许可人选择保有协议中的权利,被许可人必须根据该协议继续支付剩余期间的许可费。

    美国国会在1988年制定第365(n)节是为了回应联邦第四巡回法院在1985年做出的Lubrizol一案。[1]在该案中,法院认为,作为许可人的债务人拒绝了专利许可协议终止了被许可人对专利技术的权利,能够让破产财团取回债务人在破产前授予被许可人的专利权,并且可以将那些权利出售或许可给第三方。国会担心Lubrizol案的严厉结果会对技术行业整体产生不利影响。通过增补该节,国会旨在澄清“知识产权被许可人使用被许可产权的权利不能因许可人破产根据第365节拒绝许可协议而被单方切断”。[2]

    然而,第365(n)节仅适用于列举的某些类型的知识产权,商标权不在其中。[3]立法史显示这是有意而为之。关于第365(n)节的法案的参议员委员会报告指出:“本法案并没有处理债务人许可人的尚待履行的商标、商号或服务商标协议的拒绝。虽然这样的拒绝因Lubrizol案法院和其它[法院]对第365节的解释是重要的……这样的合同引发的问题超出了本立法的范围。特别是,商标、商号和服务商标许可关系在很大程度上依赖于被许可人出售的产品或服务的质量的控制。因为这些问题没有更加广泛的研究无法被处理,决定推迟国会在该领域的行动并允许破产法院发展这种情形的衡平处理[方法]。”[4]

    因为商标权没有包含在法典对知识产权的定义中,拒绝商标许可协议对于被许可人产生的法律效果一直是不清楚的。然而,大多数法院从法典第101(35A)节遗漏商标进行消极推理,认为Lubrizol案的做法(债务人拒绝商标许可协议终止被许可人的权利)没有被推翻,那些权利不能根据第365(n)节获得任何保护。[5]其他法院拒绝适用Lubrizol案,认为拒绝不过是违约而已,单单是违约不能终止被许可人的权利。[6]少数法院认为,国会意图破产法院行使其衡平权力视具体情况决定商标被许可人是否可以保有第365(n)节列举的权利。[7]此外,有些法院认为协议不是尚待履行的,因此不受拒绝的约束。在这种情况下,被许可人根据许可协议使用商标的权利继续存在。[8]

    国会时不时地提议对第101(35A)节和第365(n)节做出修改以对商标被许可人给予某种第365(n)节保护,但是迄今为止,这些法案全都熄火了。

    二、案情及审理经过

    (一)联邦破产法院的审理

    2012年11月,Tempnology公司与Mission Product Holdings公司(以下简称Mission公司)签订“共同营销和分销协议”,授权Mission公司:(1)分销由Tempnology制造的凉爽纺织产品的独占权;(2)对Tempnology的著作权、专利权和商业秘密的非独占的、永久的使用许可;(3)在世界范围内(东亚一些国家除外)使用Tempnology的商标“DR.COOL”“COOLCORE”和标识(logo)的非独占性许可。在许可协议终止前,2015年9月,Tempnology向新罕布什尔司法区联邦破产法院申请了第11章程序(重整程序),根据法典第365(a)节拒绝履行协议,认为Mission不再享有对商标的任何权利。Mission提出反对,认为第365(n)节允许其保有使用商标的权利和独占分销权。

    破产法院允许Tempnology根据第365(a)节拒绝其与Mission之间的协议,在拒绝后Mission不能保有对债务人的商标和标识的权利。[9]法院认为,Tempnology的著作权、专利权和商业秘密属于法典第101(35A)节界定的“知识产权”,Mission继续使用这些知识产权的权利受第365(n)节的保护。然而,Mission的分销权和Tempnology的商标权不包括在第101(35A)节知识产权定义中,商标权是国会有意遗漏的,根据“明示其一即排除其他”(expressio unius estexdnsio alterious)的格言,遗漏商标权意味着国会不打算为商标权提供同样的保护。第365(n)节不适用于Mission的独占性的分销权和商标许可使用权,拒绝该协议使得这样的权利消灭。法院明显遵循了联邦第四巡回法院在Lubrizol一案中的判决。Mission遂向联邦第一巡回法院破产上诉组提起上诉。

    (二)联邦第一巡回法院的审理

    2016年11月,联邦第一巡回法院破产上诉组部分肯定部分推翻了破产法院的判决。[10]上诉组肯定了破产法院的观点,独占性的分销权不是破产法典界定的知识产权,不受第365(n)节的保护;上诉组也同意第365(n)节不保护Mission的商标许可使用权,称破产法院正确地认为法典的知识产权定义排除了商标权。关于拒绝的效力,上诉组考虑了联邦第七巡回法院在Sunbeam一案中的判决,[11]认为被许可人使用商标的权利不是必然随着拒绝而蒸发,Mission在债务人的商标和标识中保有什么样的权利由协议条款和可以适用的非破产法律来决定。Tempnology遂向联邦第一巡回法院提起上诉。

    2018年1月12日,联邦第一巡回法院法院在一个2:1的多数判决中,认为第365(n)节不适用于商标(或分销权),被许可人使用被许可商标的权利在许可人拒绝了协议后终止。[12]联邦第一巡回法院肯定了破产法院的判决,毫不含糊地赞同Lubrizol案。

    法院首先考虑了第365(n)节是否保护Mission的独占性分销权和商标许可协议。三位法官一致认为第365(n)节既不适用于分销权也不适用于商标许可协议。法院认为:(1)即使是“独占性的”,分销权也不是知识产权,并不具备受第365(n)节保护的资格;(2)商标权不属于法典中受到保护的“知识产权”种类之一。法院也得出结论,受到第365(n)节保护的独占性权利仅限于知识产权许可使用权并不扩展至分销权。

    对于参议院委员会报告中提到的“允许破产法院发展此类情形的衡平处理[方法]”,法院认为当国会想要法院使用衡平权力,它会在法典相关章节的文本中包含特定的语言,而在第365(n)节中没有这样做。法院也认为很难衡量公平,鉴于商标许可关系的长期性,法院可能错误判断这些负担在将来怎样发展。法院认为这种个案的、衡平的处理方式将会“给破产程序中的当事人强加增长的不确定性和成本”。

    法院接着考虑了拒绝协议是否终止了Mission使用商标的权利。对于这个问题,法院出现了分歧。多数观点是商标被许可人使用被许可商标的权利在拒绝时终止。法院明确拒绝了联邦第七巡回法院在Sunbeam案中采纳的相反观点。法院认为Sunbeam案中的做法削弱了债务人使用拒绝来去掉商标许可协议中繁重债务的能力,并且会限制债务人对“重新开始”(fresh start)的选择。法院认为,与专利不同,商标是向消费者传达货物与商标所有人之间关系的面向公众的信息。它们表明统一的质量并且也保护企业免受企图从其发达的声誉予以渔利的竞争者侵害。许可人的监督和控制因此发挥着确保公众不被所售货物的性质或质量所欺骗的作用。重要的是,不能监督和实施这种控制会导致所谓的“裸体许可”(naked license),危及所有人自己商标权的持续有效性。商标的有效许可要求商标所有人监督和实施控制以商标之名销售给公众的货物的质量。国会规定拒绝的主要目的是“让债务人的财产从可能阻碍成功的重整的繁重债务中解脱出来”,Sunbeam案的做法会使被许可人继续使用债务人的商标,会强迫债务人在履行尚待履行的债务(源自许可协议的持续)或冒着其商标永久损失的风险(因此减少了对债务人的价值,不管是直接实现或通过财产出售)之间做出选择。“对债务人让其自身从其尚待履行的债务解脱出来的能力的这样一个限制,即使仅限于商标许可协议,将会偏离第365(a)节发挥效力的方式。”

    总而言之,法院遵循Lubrizol案而不是Sunbeam案的主要理由是,它认为Sunbeam案的做法会让作为商标所有人的债务人负担监督和控制商标货物的质量的义务,尽管已经拒绝了商标许可协议。让债务人从商标许可协议中任何继续存在的履行义务摆脱出来而同时又维持被许可人使用商标的权利是难以兼得的。Sunbeam案所采用的做法完全忽视了将会强加给债务人的负担,而法典是允许债务人从尚待履行的负担中解脱出来的。该办法也因此会进一步导致这样一个结果,即影响债务人重整或全新开始。

    (三)联邦最高法院的审理

    Mission申请调卷令(certiorari)来解决联邦第一巡回法院和第七巡回法院之间的分歧——债务人许可人拒绝许可协议(根据第365(g)节构成违约)是否终止被许可人的权利。联邦最高法院2018年10月26日授予调卷令。[13]联邦最高法院于2019年5月20日以8:1绝对多数做出判决认为,Tempnology在破产程序中行使拒绝权构成违约,不能解除商标许可协议。[14]

    法院认为,“拒绝合同——任何合同——在破产中不构成解除,而是构成违约。”“第365节文本和破产法的基本原则都要求[采用]第一种,拒绝构成违约的做法(rejection-as-breach approach)”。“‘违约’是一个既没有被界定亦非专业化的破产术语。它在[联邦破产]法典中的意义就是它在破产之外合同法中的意义。”“当它发生时,债务人和相对人并不回复到他们缔约前地位。相反,相对人保有它根据协议受领的权利。就像违约后那样,拒绝后也是这样,那些权利继续存在。”相应地,“拒绝具有与破产之外的违约相同的结果:它赋予相对人损害赔偿请求权,与此同时使相对人根据合同受领的权利保持完好无损”。同样的结果发生在破产中,债务人可以停止履行协议中其剩余的债务,但是债务人不能取消已经达成的许可。因此,被许可人可以继续做许可授权的任何事情。在保存那些权利方面,第365节反映了一条普遍的破产规则:破产财团不能享有比债务人自身在破产外所享有的更多的东西。因此如果还未破产的债务人受到相对方合同权利的限制,那么受托人或管财债务人也是如此,一旦破产申请被提出。拒绝构成违约规则而不是拒绝构成解除规则(rejection-as-rescission rule)确保那种结果。通过坚持同一的相对方权利就像幸免于违约那样幸免于拒绝,该规则阻止破产中的债务人重新夺回其已经放弃的利益。

    反之,拒绝构成解除的方法将会规避法典对“撤销”诉讼的严厉限制,受托人(或管财债务人)可以实际上撤销破产启动前发生的转让。受托人的撤销权规定在法典独立的一系列条文中,它们只能在有限的情形才能被援引。与之不同,拒绝权可以因任何似是而非的经济原因而行使。如果受托人(或管财债务人)能够利用拒绝去取消以前授予的利益,那么拒绝将变成功能上相当于撤销。就是说,二者都会先前的转让回复。那样的结果将会颠覆法典为限制撤销所做的一切事情。因此它们不能威胁该规则:破产财团只能取回债务人在申请前所享有的东西。大体上,法院采纳了许多破产法学者长久以来持有的一个观点,即拒绝不是撤销权。

    法院也不认同Tempnology的另一项主张——如果商标被许可人在拒绝后保有他们的权利,债务人重整的能力将会受到妨碍,因为债务人将需要对商标货物实施质量控制。法院注意到在破产法典的文本中不存在支持专门针对商标的拒绝规则。而且,“法典当然目的是使重整是可能的。但它不允许可能推进那个目标的任何事情和一切事情”。法院认为,第365节为像Tempnology的债务人提供了一个强有力的工具:通过拒绝,债务人可以逃避它的所有将来合同债务,不需要偿还什么东西作为回报。但是在允许拒绝那些合同义务时,第365节并未允许债务人免除一般适用的法律(不管是涉及合同还是商标)强加给财产所有人的所有负担。第365节也没有解除债务人就保存财团的价值做出经济决定的需要(视法律背景而定),诸如是否投入必要的资源来维持商标。在这样描述债务人可以和不可以逃避的负担时,国会也衡量债务人的相对方的合法利益和期待。由此导致的平衡可能的确妨碍商标许可人和其他人的一些重整。但那只是说第365节规定的拒绝就是违约表达了比Tempnology所承认的更加复杂的一系列目标。

    简言之,联邦最高法院的中心观点是拒绝尚待履行的合同仅仅是违约而已,但是并没有解除它,在成文法没有相反指示的情况下,拒绝将会具有与破产外违约相同的效果。特别是,违约不能停止被许可人做其所允许的事情,并不剥夺被许可人其使用商标的权利。

    三、启示与反思

    联邦最高法院做出的Tempnology一案具有多方面重要意义。

    首先,该判决解决了法院和学说之间关于商标许可协议在许可人破产重整中被拒绝后的效力问题长期存在的分歧,这种复杂和混乱的局面至少已经持续三十余年。就像联邦最高法院明确指出的那样,它的见解(拒绝具有与违约相同的结果)不限于商标许可协议,而是适用于所有的尚待履行的合同,这为分析众多的拒绝纠纷设置了出发点。在此之前,美国的破产法院和巡回法院经常对特定合同是否尚待履行进行冗长的分析,有时看起来这样做是为了避免拒绝将会具有的严厉结果(如果终止了相对方的权利)。而一旦拒绝被正确地理解为违约,而不是终止另一方合同权利的特别权力,法院应当不再需要依赖具有高度可锻性的尚待履行标准来确保公正的结果。

    其次,联邦最高法院采纳的规则在破产背景下将会为破产前许可协议的被许可人提供有价值的保护。Tempnology一案可能不能消除商标许可人破产所产生的风险,但是它在相当大程度上减少了它们,为被许可人提供了亟需的确定性。

    最后,Tempnology一案再次证实为理解破产法典的运作,必须以破产外的当事人权利和义务为起点。诚然,法典能够并且有时的确修改了那些权利和义务,但法院不会迅速得出结论国会打算这样修改,除非法典清楚地表明。同样地,法典最大程度地促进重整这种解读,并不总是正确的解释;法典审慎地平衡不同参与者的利益,法院必须尊重国会达成的平衡。简而言之,法典虽然赋予了债务人能够用来最大化破产财团价值的特定工具,但是它既没有赋予债务人也没有赋予破产法院任何一般的权力,用以更加宽泛地修改重整业务中当事人的背景权利。

    另一方面,联邦最高法院的判决并非完美无缺,尽管该案回答了拒绝是否应当被视为终止或解除的问题,可能在将来的案件中引发更多的问题。

    首先,拒绝构成违约可能会影响重整业务的进行,增加商标许可成本。法典第11章程序不是为了单一目的,而是要在多个相互竞争的利益之间达成均衡。但是,拒绝仅构成违约而不能解除许可协议的话,会降低拒绝的效用,破产的商标许可人再也不能切断被许可人继续使用商标的权利。而且,许可人的破产财团现在不大可能拒绝商标许可协议了,因为这样一个拒绝可能只会导致损害商标的价值,因为质量控制保护可能随着这样的拒绝而下降。在某些情形下对被许可人那样的保护反过来可能显著地妨碍、削弱或者破坏某些债务人重整其业务的能力。由于拒绝不能解除许可协议,使得商标权对于被许可人更有价值,许可人可能索要更高的许可费,因为存在更大的风险,许可人更加强调通过缔约来化解该风险。

    其次,需要对非破产法律做出分析以决定非债务人一方在拒绝后享有的权利。联邦最高法院指出,“破产财团不能享有比债务人自身在破产外所享有的更多的东西”。[15]因此,债务人的权利不应当通过提出破产申请而扩张。既然拒绝商标许可协议的效果在破产中与破产外没有什么不同,花费更多的时间分析破产外权利的精确性质可能更富有成果。就连赞成判决的索托马约尔(Sotomayor)大法官也认为,“法院并未判决每一个商标被许可人在被拒绝后都享有不受限制地继续使用被许可的商标的权利。”“但是基准的调查仍旧是被许可人的权利根据可适用的非破产法律是否幸免于违约。许可合同中的特别条款或州法在个案中对那个问题可能有影响。”这是否会影响破产程序效果的可预见性,仍需拭目以待。

    最后,造成知识产权被许可人地位差异。索托马约尔大法官认为,“本法院的判决证实了商标被许可人在被决绝后的权利和救济在某些方面比其他种类的知识产权的被许可人拥有的更广泛。”鉴于商标被许可人与其他种类的知识产权的被许可人被不同对待,她认为应由国会为商标被许可人“裁做”一条规定。索托马约尔法官言外之意无非是,联邦最高法院自身不能解决第365(g)节的问题(拒绝构成违约)。
 
    注释:

    [1] Lubrizol Enterprises, Inc. v. RichmondMetal Finishers, Inc., 756 F.2d 1043 (4th Cir. 1985), cert. denied, 475 U.S.1057, 106 S. Ct. 1285, 89 L. Ed. 2d 592 (1986).

    [2] S. Rep. No. 100-505, p. 1.

    [3] 美国联邦破产法典第101(35A)节对知识产权的定义中不包括商标权。

    [4] S. Rep. No. 100-505, p. 5.

    [5] See e.g., In re Old Carco LLC, 406 B.R.180, 211 (Bankr. S.D.N.Y. 2009) In re Dynamic Tooling Sys., Inc., 349 B.R.847, 856 (Bankr. D.Kan. 2006) In re HQ Global Holdings, Inc., 290 B.R. 507,513 (Bankr. D.Del. 2003) In re Centura Software Corp., 281 B.R. 660, 674-75 (Bankr.N.D.Cal. 2002).

    [6] See e.g., Sunbeam Products, Inc. v.Chicago American Manufacturing, LLC, 686 F.3d 372, 377-378 (7th Cir. 2012).

    [7] See e.g., In re Crumbs Bake Shop, Inc.,522 B.R. 766, 772 (Bankr. D.N.J. 2014).

    [8] See e.g., In re Interstate BakeriesCorporation, 751 F.3d 955, 963 (8th Cir. 2014) In re Exide Technologies, 607F.3d 957, 967- 968 (3d Cir. 2010).

    [9] In re Tempnology, LLC, 541 B.R. 1(Bankr. D.N.H. 2015).

    [10] In re Tempnology, LLC, 559 B.R. 809(BAP 1st Cir. 2016).

    [11] Sunbeam Products, Inc. v. ChicagoAmerican Manufacturing, LLC, 686 F.3d 372 (7th Cir. 2012). 第七巡回法院认为拒绝只是 属于债务人违约而已,不管是否发生在破产中,许可人的违约并不终止许可协议或者“蒸发”非违约方的权利。令人质疑地是,第七巡回法院在债务人已经拒绝商标许可协议的情况下仍然允许非债务人(被许可人)继续使用被许可的商标。

    [12] In re Tempnology, LLC, 879 F.3d 389(1st Cir. 2018) (Torruella J., dissenting).

    [13] Mission Product Holdings, Inc. v.Tempnology, LLC, 139 S.Ct. 397, 202 L.Ed.2d 309 (U.S. 2018).

    [14] Mission Product Holdings, Inc. v.Tempnology, LLC, 139 S.Ct. 1652 (U.S. 2019) (Gorsuch J., dissenting).

    [15] Mission Product Holdings, Inc. v.Tempnology, LLC, 139 S.Ct. 1652, 1663 (U.S. 2019)

                                                                                             作者单位:北京工业大学