精读商标异议、评审典型案例 | 第25559087号“卓启”商标无效宣告案
〖2021/11/18 13:34:00时〗 中国商标专网提供
【字体：
大
中
小
】【
发表评论
】
新闻来源：中华商标杂志 信息整理编辑：紫藤
一、基本案情
1、广州创社区文化传播有限公司（以下称申请人）依据2013年《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第十九条第四款等规定于2019年11月25日对第25559087号“卓启”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求。
2、申请人认为内蒙古卓启科技有限公司（以下称原被申请人）在争议商标申请注册日之后、注册公告日之前，变更了经营范围，增加了商标转让、商标设计、商标代理等经营项目，已构成实质上的商标代理机构。原被申请人为其注册争议商标的代理机构内蒙古卓启商标代理有限公司（以下称卓启代理公司）的股东，二者的法定代表人、实际控制人均为杨亮，实为关联公司。
3、争议商标由原被申请人于2017年7月27日提出注册申请，指定使用在第35类广告、替他人推销等服务上，2018年8月14日获准注册。2020年5月20日经商标局核准争议商标的注册人名义变更为内蒙古小城大作科技有限公司（以下称被申请人）。
争议商标：卓启
二、案情解析
经审理查明：
1、原被申请人在申请注册争议商标时，其营业执照未包含有关商标代理等服务项目。
2、原被申请人于2017年9月18日即争议商标注册日之后，获准注册之前变更了经营范围，增加了代理记账、会计财务咨询、税务咨询与代理、会计培训、代办执照、代办申请一般纳税人资格、互联网信息服务、商标设计、商标转让（第1次变更）；2018年7月12日，原被申请人企业名称变更为内蒙古小城大作科技有限公司（本案被申请人）；2018年7月12日即争议商标注册日之后，获准注册之前，原被申请人变更了经营范围，变更后的经营范围包括商标代理、版权代理（第2次变更）；2019年6月20日即争议商标获准注册后，原被申请人再次变更了经营范围，删减了商标代理、版权代理，变更后的经营范围未包含有关商标代理等服务项目（第3次变更）。
3、原被申请人的法定代表人、股东均为杨亮，持股比例为100％。卓启代理公司的法定代表人亦为杨亮，股东包括杨亮、本案原被申请人。其中杨亮的持股比例80％，被申请人持股比例20％。
经审理认为，原被申请人与卓启代理公司的法定代表人均为杨亮，且原被申请人为卓启代理公司的股东，其理应知晓2013年《商标法》第十九条第四款的规定，即商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。
2013年《商标法》第十九条第四款规定作为一条强制性的法律规定，其目的在于禁止商标代理机构在代理服务之外的商品或服务上申请注册商标。本案原被申请人在申请争议商标后，两次增加有关商标代理方面的经营范围，且在争议商标获准注册后又删除了上述业务，其行为存在对该条款应知、明知的前提下，有意规避法律之嫌，难谓正当。基于以上因素考虑，商标局认为，原被申请人经两次变更经营范围，已构成实质上的商标代理机构，故争议商标的注册违反了2013年《商标法》第十九条第四款的规定。
三、典型意义
本案涉及2013年《商标法》第十九条第四款，即商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。其典型意义在于：1、原被申请人为商标代理机构股东，其理应知晓2013年《商标法》第十九条第四款的规定。2、原被申请人在申请争议商标时，其营业执照未包含有关商标代理方面的经营范围，但在申请注册争议商标后多次增加、删减有关商标代理方面的经营范围。
《商标法》第十九条第四款规定是在2013年第三次修改《商标法》时新增加的内容，其立法初衷是遏制实践中出现的一些商标代理组织违反诚实信用原则，利用专业优势帮助他人恶意抢注、囤积商标，甚至是自己直接抢注后通过转让牟利等现象，以维护正常的商标管理秩序。
具体到本案，虽然在争议商标注册时以及本案审理时，原被申请人的经营范围不再包括有关商标代理方面的经营范围，但其为商标代理机构股东，理应知晓2013年《商标法》第十九条第四款的规定，况且其多次变更有关商标代理方面的经营范围的行为，存在对2013年《商标法》第十九条第四款应知、明知的前提下，有意规避法律之嫌，难谓正当。
在实践中，存在多种为规避法律而采取特殊手段申请注册商标的行为，在实际审理中，对有关商标代理机构的认定不再单纯的依靠从事商标代理业务主体的备案、工商营业执照记载的经营事项，还需要综合考察商标注册人的注册行为。厘清《商标法》第十九条第四款的适用，对营商主体、代理机构、维权主体都有很重要的意义。（夏萍萍）
作者单位：国家知识产权局商标局评审二处