一、基本案情
异议人：安克特韦斯股份有限公司
被异议人：王兴
被异议商标：STARLYF
指定使用商品：第7类“家用电动打蛋器；家用电动榨水果机；家用切菜机；机锯（机器）；非手动的手持工具；电动喷胶枪；电动螺丝刀；油漆喷枪；空气压缩机；清洁用吸尘装置。”
异议人主要理由：1、被异议人恶意抢注其在先使用并有一定影响的商标，被异议商标的申请注册违反了《商标法》第三十二条的规定。2、被异议人与异议人“STARLYF”产品在中国的生产商存在关联，其未经异议人许可申请注册被异议商标违反了《商标法》第十五条第二款的规定。
异议人提交的主要证据：1、英达斯泰克斯公司（INDUSTEX,S.L.）授权异议人申请注册“STARLYF及图”系列商标，并基于在先权利对侵权商标采取异议/无效行动的声明书及翻译。2、异议人授权英达斯泰克斯公司（INDUSTEX,S.L.）生产/制造“STARLYF”品牌产品的声明书及翻译。 3、异议人“STARLYF”系列商标在欧盟、西班牙的相关商标注册信息。4、英达斯泰克斯公司（INDUSTEX,S.L.）委托多家中国企业生产“STARLYF及图”品牌产品的订单、发票、货运清单、产品检验报告及海关报关清单的公证认证文件及中文摘译。5、YOUTUBE网站上介绍“STARLYF”品牌产品的视频截图。6、宁波市镇海威泰电器厂工商登记信息等证据。
被异议人未在规定期限内作出答辩。
根据当事人陈述的理由及事实，经审查，商标局认为：
在案证据可以证明，在被异议商标申请注册日之前，多家浙江宁波企业为异议人加工“STARLYF”标识的“搅拌器、电子洗涤器、节日灯、暖风机、快速冷却器”等商品，该标识在一定地域内的相关行业从业者中具有一定知名度。被异议商标“STARLY及图”与异议人在先具有一定影响且具有独创性的“STARLYF”标识在字母构成、呼叫、整体外观等方面相近，被异议商标指定使用的“家用电动打蛋器；家用电动榨水果机；家用切菜机”等商品与异议人“STARLYF”标识所使用商品在功能用途、销售渠道、消费对象等方面相近或密切相关。此外，被异议人与异议人委托加工其商品的部分企业同处于宁波市，地理位置毗邻且属于同行业，且除本案被异议商标外，被异议人还在第11类和第21类商品上申请注册了“STARLYF及图”商标，此种一致难谓巧合。因此，被异议人申请注册被异议商标的行为已构成《商标法》第三十二条规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。异议人称被异议商标的申请注册违反《商标法》第十五条第二款的规定，但本案中异议人提供的证据不足以证明被异议人与其具有合同、业务往来关系或者其他关系，因此商标局对异议人上述异议理由不予支持。
依据《商标法》第三十二条、第三十五条规定，商标局决定：第30747294号“STARLYF及图”商标不予注册。
二、案件评析
本案的焦点为被异议商标是否违反《商标法》第十五条第二款和第三十二条规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。
(一)被异议商标是否违反《商标法》第十五条第二款的规定
《商标法》第十五条规定中“合同、业务往来关系”包括买卖关系、加盟关系（商标使用许可）、投资关系、广告代理关系、其他商业往来关系。常见“其他关系”包括亲属关系、隶属关系（例如除第十五条第一款规定的代表人以外的其他普通员工）。该条款旨在保护特定关系人未注册商标的合法权益。特定关系人因合同、业务往来或其他关系明知他人商标而抢注的行为违反了诚实信用原则，侵害了在先商标使用人或利害关系人的合法权益。上述规定旨在禁止利用特定关系明知他人商标而恶意抢注的行为，维护公平有序的市场竞争秩序。
适用该条款要满足两个要件：1、在相同或类似的商品或服务上在先使用相同或类似的商标。2、注册申请人与商标在先使用人存在合同、业务往来关系或其他关系，因该特定关系注册申请人明知他人商标的存在。商标是否属于该条款所指情形，应当以上述两点为判断依据。
具体到本案中，异议人虽称被异议人与异议人“STARLYF”产品在中国的生产商存在关联，但并未提供证据予以证明，因此商标局不予支持。
(二)被异议商标是否违反《商标法》第三十二条规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形
《商标法》第三十二条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。该条款中的“已经使用并有一定影响的商标”是指在中国已经在先使用并为一定范围内相关公众所知晓的未注册商标。上述规定是基于诚实信用原则，对已经使用并有一定影响的商标予以保护，制止以不正当手段抢注行为，弥补严格实行注册原则可能造成不平等后果的不足。
作为申请在先和注册原则的补充，本条款对未注册商标的保护是要有前提的，即在我国已经使用并有一定影响，同时还需满足“不正当手段”。“具有一定影响”是一个独立的要件，但其在范围上强调“一定”，只需相关公众知晓即可，并不要求在广泛的范围内普遍知晓。在实践中，对“一定影响”的认定并未要求较高知名度或美誉度，尤其是同一地域、同行业或者主观恶意明显的情形下，不宜对“一定影响”设定较高的举证要求。“不正当手段”则强调的是诉争商标注册人的主观恶意，通过能证明诉争商标申请人系在明知或应知他人已经使用并有一定影响的商标而予以抢注，即可推定其构成“以不正当手段抢先注册”。一般可从双方是否有贸易往来、合作，相同地域、内部人员往来、与他人独创性较强的商标高度近似等因素判定。
本案中在案证据可以证明，在被异议商标申请注册日之前，多家浙江企业为异议人加工“STARLYF”商标的“搅拌器、电子洗涤器、节日灯、暖风机、快速冷却器”等商品，被异议人为宁波市一电器厂的法定代表人，与异议人委托加工其商品的部分企业同处于一市，且属于同行业，可见，在被异议商标申请注册前，异议人“STARLYF”商标已为中国一定地域内的相关公众知晓，而被异议人作为同地域的同业经营者，对异议人在先使用的商标理应知晓。被异议商标“STARLYF及图”与异议人在先具有一定影响且具有独创性的“STARLYF”商标在字母构成、设计手法、整体外观完全相同，此种情形难谓巧合，据此可以推定在应知异议人“STARLYF”商标的情形下抢先注册被异议商标。综合考虑以上因素，被异议人申请注册被异议商标的行为满足《商标法》第三十二条规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形的成立条件。
此外，第三十二条适用还涉及商标使用方式的认定问题。本案异议人委托国内多家企业生产的标有“STARLYF”标识的商品均出口国外，未进入中国流通领域，一般情况下此类定牌加工行为不属于商标法意义上商标的使用行为，但商标法第三十二条立法本意为基于诚实信用原则，对不正当的抢注行为进行规制，本案中异议人商标通过多家企业的生产加工在一定范围内具有一定影响，被异议人不正当注册的意图较为明显，如仍机械地将定牌加工排除在该条款适用之外，与该条款的立法宗旨不符，亦不利于当地公平竞争的市场秩序。
（三）区分适用《商标法》第十五条第二款和第三十二条规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形的使用条件
在商标授权确权实践中，《商标法》第十五条第二款主要规制基于特定关系明知他人在先使用商标予以抢注的行为，而《商标法》第三十二条旨在给予在先使用并有一定影响的未注册商标权利人禁止他人抢注的权利。两者在适用中都以知晓他人在先商标而在相同或类似商品上抢先注册为前提，但是在知晓方式上，前者为系因为代理、代表以及合同、业务往来或其他关系知晓他人在先商标，而后者为因先商标使用而具有的影响力而知晓；在举证要求上，前者只需证明已经使用，对方当事人知晓即可，而后者需证明一定范围内的相关公众知晓。
三、典型意义
本案是一起适用《商标法》第三十二条制止中外企业经贸合作中商标抢注的典型案件。在本案审理中较为灵活地适用了《商标法》第三十二条，首先，较好把握“一定影响”与“不正当手段”两个适用要件的关系，并未要求在先商标使用达到较高的知名度，而是结合异议人与国内多家企业存在委托加工关系、双方地域关系、异议人在先商标的独创性和商标的高度近似性等情形，推定被异议人应当知悉异议人商标，将“一定影响”和“不正当手段”两个要件有机结合，较好地平衡两者关系。此外，本案还充分考虑第三十二条立法意图与个案具体情形，将法律精神要义与个案研判结合，未受限于定牌加工商标使用行为认定的一般观念，体现了诚实信用的价值取向，也体现了商标局用足用好现有法律，遏制恶意注册的政策导向，对于营造良好的国内外经贸合作环境有积极意义。（作者 张鑫 作者单位 国家知识产权局商标局异议审查四处）
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