精读商标异议、评审典型案例 | 第28832152号“Pony.ai”商标无效宣告案
〖2021/8/5 9:07:14时〗 中国商标专网提供
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新闻来源：中国知识产权报 信息整理编辑：紫藤
一、基本案情
第28832152号“Pony.ai”商标（以下称系争商标）由深圳市铁拳贸易有限公司（即本案被申请人）于2018年1月22日提出注册申请，指定使用在第9类“信号灯”等商品上，经商标局审查予以初步审定并公告“信号灯；全球定位系统（GPS）设备；便携式媒体播放器；照相机（摄影）；报警器；电池”商品上的注册申请，对其余商品予以驳回。
北京小马智行科技有限公司（即本案申请人）于2019年9月12日对系争商标提出无效宣告请求。申请人是中国自动驾驶领跑者，致力为全球提供最先进、最安全、最可靠的自动驾驶技术。申请人称：系争商标损害了申请人的在先字号权，且是对申请人在先使用并有一定影响的“Pony.ai”商标的恶意抢注。申请人请求依据2013年《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第三十二条等规定，宣告系争商标无效。
被申请人答辩的主要理由：申请人主营自动驾驶汽车业务，其在电池等商品上并未使用“Pony.ai”商标。系争商标并未损害申请人在先字号权和商标权利。争议商标为被申请人独创，符合相关法律规定，应予以维持注册。
二、案情解析
本案中，在系争商标申请注册日前，虎嗅网、搜狐、36氪、车家号、ZAKER、创头条、沙发网、中国财经、中国机器人网、人民网等媒体已有关于申请人及其产品“Pony.ai”无人驾驶车的相关宣传报道。上述证据可以证明在系争商标申请日前，申请人的“Pony.ai”商标及商号已在无人驾驶汽车领域在先使用并已具有一定影响力，使得相关公众已将“Pony.ai”商标及商号与申请人建立了较强对应联系。“Pony.ai”字母组合本身具有一定独创性，申请人提交的证据显示其于2017年开始使用“Pony.ai”商标，系争商标与申请人在先使用的“Pony.ai”商标、商号相同，难谓巧合。申请人提交的证据显示其“Pony.ai”产品是一款基于雷达、光学雷达、GPS及电脑视觉等技术感测环境，达到自动驾驶目的的产品。系争商标核定使用的“信号灯；全球定位系统（GPS）设备；便携式媒体播放器；照相机（摄影）；报警器；电池”商品与申请人“Pony.ai”商标实际使用的无人驾驶汽车商品关系密切。因此，系争商标注册使用于上述关联商品上易导致相关公众对商品的来源产生混淆误认，同时易使消费者将之与申请人商号相联系，进而对商品来源产生混淆误认，从而损害申请人的字号权。综上，系争商标已构成2013年《商标法》第三十二条所指的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”“损害他人现有的在先权利”之在先字号权的情形。
三、典型意义
保护在先权利原则是解决知识产权权利冲突的一项基本原则。《商标法》第三十二条规定“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。该条款在商标授权确权实践中通常拆分为前后两款，前款主要解决商标权与字号权、著作权、姓名权、肖像权、外观设计专利权以及应予以保护的其他合法在先权益的冲突问题，后款用于制止以不正当手段抢注他人在先商标的行为。本案的典型意义在于系争商标同时构成《商标法》第三十二条所指损害他人在先字号权及抢注他人在先使用已具有一定影响的未注册商标的情形。
商号主要依附于企业主体，承载着企业长期经营活动所积累的商业信誉，用以识别企业主体。商标则依附于商品或者服务，是用以区分商品或者服务来源的标志。商标与字号是不同性质的商业标识，二者保护对象、功能等有所不同，但在符合相关法律规定的前提下，二者可以互为登记或者注册，商标权与字号权之间也有产生冲突的可能。本案中，申请人证据显示，其“Pony.ai”标志与无人驾驶汽车产品、申请人企业名称等信息一同大量出现在媒体宣传报道中，相关公众已经将“Pony.ai”与申请人建立起稳定的对应关系，该标志已起到区分商品来源，识别商事主体的作用，“Pony.ai” 可以视为申请人的未注册商标及商号。在“Pony.ai”未注册商标及商号在先具有较高知名度的情况下，被申请人未尽合理的避让义务，将“Pony.ai”注册为商标使用，企图混淆商品来源和商事主体，以谋取不正当利益，违反了诚实信用原则。于是，就出现了本案中被申请人同时违反《商标法》第三十二条前款和后款，申请人以在先字号权和在先使用未注册商标对抗在后注册商标权的情形。
《商标法》第三十二条前款和后款在适用要件上既有共通之处，又存在明显差别：
从时间上看，以在先字号权对抗系争商标，要求商号的登记、使用日期均早于系争商标申请注册日。上述事实可以通过企业营业执照、使用商号的商品交易文书、广告宣传资料、媒体报道等予以证明。以在先未注册商标权对抗系争商标，要求该商标必须在系争商标申请日之前已经在先使用。需要提供该商标最早使用时间和持续使用情况等证据加以证明。
从知名度上看，以在先字号权对抗系争商标，要求该字号在中国相关公众中具有一定的知名度。以在先未注册商标权对抗系争商标，要求该商标已经使用并有一定的影响。“一定的知名度”与“一定的影响”虽用语不同，但实质上都是对标识知名度的判定。在评审实践中，从打击不正当注册行为出发，如果抢注人的恶意较为明显，则对未注册商标知名度达到一定影响的判断不做过高要求，类似情况司法实践中也采取了动态的判断标准。《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》指出“当事人举证证明其在先未注册商标的知名度足以使诉争商标申请人明知或者应知该商标存在的，可以认定构成有一定影响”。本案中，被申请人位于广东省，申请人在广州市南沙区设立了无人驾驶研究中心与体验中心，申请人关联公司“广州小马执行科技有限公司”亦位于广东省，申请人“Pony.a i”无人驾驶车项目宣传范围及于被申请人。加之，申请人“Pony.ai”无人驾驶车项目一经问世就受到公众以及媒体的高度关注，可以进一步推定被申请人明知或应知“Pony.ai”商标的存在。综合在案证据可以认定“Pony.ai”商号、未注册商标的知名度满足《商标法》第三十二条前款和后款的要求。
从商品类似的判断上看，对在先字号权及未注册商标权的保护原则上应当以与在先权利人实际经营、使用的商品、服务相同或者类似为限，但在保护字号权时，可以从行业的角度，根据在先字号的独创性、知名度，以及双方商品、服务的关联程度，个案确定在先字号的保护范围，相较之下，字号权的保护范围较大。本案中申请人“Pony.ai”无人驾驶车项目所涉及的商品是创新性新产品，《类似商品和服务区分表》并没有收录，属于非规范商品。关于非规范商品与规范商品是否类似的判断，需要结合证据综合考虑商品之间联系的密切程度，商品的功能用途、销售渠道、消费习惯等方面的一致性。根据申请人提交的证据，“Pony.ai”无人驾驶项目是集定位导航、自动控制、人工智能、视觉计算等众多技术于一体的实现无人驾驶的智能汽车驾驶技术。系争商标核定使用的“信号灯；全球定位系统（GPS）设备”等商品与申请人“Pony.ai”商标实际使用的无人驾驶汽车商品在功能、用途等方面关系密切，已构成类似商品。
从恶意方面看，判断系争商标与字号的近似程度要求相同或基本相同，这本身就意味着存在巧合的可能性很低。尤其是本案中，“Pony.ai”商号本身具有较强的独创性，系争商标与申请人英文字号完全相同，几乎不存在巧合的可能性。“不正当手段”是以在先未注册商标权对抗系争商标的必要构成要件，除标志的独创性、近似程度外，在先商业关系、销售渠道、地理范围等多种因素均可成为判断恶意的根据。本案中，被申请人除系争商标外，还申请注册了“小马智行”商标，该商标与申请人中文商号相同，该事实可以进一步佐证被申请人具有抢注申请人商业标识的恶意。
申请人2016年成立后，在无人驾驶领域飞速发展，短时间取得瞩目的成就，但是却“裸奔”近两年，在2018年5月15日才申请注册了第一件商标，以致关键商标被抢注，陷入被动防御境地。这并不是个案，例如，有数亿用户的“微信”商标被抢注，“海信”商标在海外被抢注，央企“云铜”商标被抢注，以致真假难辨。知识产权保护一旦没有跟上产业发展步伐，就会造成被动防御的困局。打击恶意注册需要行政、司法、市场主体和全社会形成共识和合力，我国企业不仅要关注产品本身，也要意识到品牌价值和商标的重要性，提升知识产权的主动保护能力。(冯洪玲)
作者单位：国家知识产权局商标局评审四处