判例辨析 | “使用注册商标的商品仅用于出口”行为之认定——评“GAZINA”商标权撤销复审行政纠纷案
〖2021/8/2 15:01:29时〗 中国商标专网提供
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新闻来源：中华商标杂志 信息整理编辑：悠乐
要旨：从“连续三年停止使用”撤销制度的立法目的以及我国拓展对外贸易的政策要求角度出发，在商标权撤销复审行政纠纷中，商标权人注册商标后，在中国自行或委托他人生产制造该品牌商品，并全部用于出口的行为可视为商标法意义上的“商标使用”。
案 情
当事人
上诉人（原审被告）：国家知识产权局
被上诉人（原审原告）：宁波东方威尔进出口有限公司（简称东方威尔公司）
原审第三人：宁波市鄞州佳建针织有限公司（简称鄞州佳建公司）
案由：商标权撤销复审行政纠纷
2011年1月18日，东方威尔公司申请注册第9065141号“GAZINA”商标（简称诉争商标），核定使用在第24类织物、布、棉织品、绣花图案布、印花棉布等商品上。2017年1月3日，鄞州佳建公司针对诉争商标向原国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出连续三年2014年1月3日至2017年1月2日期间（简称指定期间）停止使用撤销申请。商标局经审查，于2017年10月23日作出商标撤三字［2017］第Y12637号《关于第9065141号第24类“GAZINA”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定》（简称第Y12637号决定），决定：诉争商标不予撤销注册。鄞州佳建公司不服第Y12637号决定，申请原国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）复审。
东方威尔公司在商标评审阶段提交了以下主要证据：2015年9月10日、2016年1月20日、2016年 4月6日、2016年7月20日、2016年8月1日和2016年12月10日东方威尔公司与舟山东方印染有限公司签订的货物购销合同；生产加工单；发票及产品图片，所显示的产品名称均为全棉染色提花布，发票金额自17322.39元至538124.4元不等，产品图片上均显示有诉争商标。
随后，商标评审委员会作出商评字［2018］第251307号《关于第9065141号“GAZINA”商标撤销复审决定书》（简称被诉决定）。该决定认定：东方威尔公司提交的证据仅能证明其向舟山东方印染有限公司订购了标有“GAZINA-T0P”标志的“全面染色提花布”等商品，不足以证明东方威尔公司于指定期间在核定使用的全部商品上对诉争商标进行了商业销售或广告宣传，故诉争商标违反了2001年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）第四十四条第四项之规定，商标评审委员会决定：诉争商标予以撤销注册。
审 判
东方威尔公司不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼，请求撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出决定。
东方威尔公司在原审诉讼阶段补充提交了货运提单的翻译文件，显示东方威尔公司先后于2015年 9月22日、2016年4月3日、2016年5月2日、2016年8月3日、2016年8月7日和2016年12月17日自宁波港发运货物，货物名称为纺织品，卸货港是贝宁共和国COTONOU。此外，提单还显示了货物的数量、重量、体积等信息。
北京知识产权法院一审认为：东方威尔公司委托舟山东方印染有限公司加工生产附有诉争商标的全棉染色提花布等商品，后将上述商品出口至贝宁共和国等地。可见，诉争商标在中国已实际投入生产经营中，虽然相关商品直接出口至国外，未进入中国大陆市场流通领域，但其生产行为仍发生在中国大陆地区。这种行为实质上是在积极使用商标，而非闲置商标，故符合2001年商标法第四十四条第四项注册商标连续三年停止使用撤销规定中有关使用的要求。北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项、第二项之规定，判决：一、撤销被诉决定；二、国家知识产权局针对东方威尔公司就诉争商标所提撤销复审申请重新作出决定。［1］
国家知识产权局不服一审判决并提起上诉。
北京市高级人民法院二审认为：东方威尔公司在行政阶段提交的货物购销合同、生产加工单、发票及对应的产品图片等证据显示，需求方东方威尔公司与供货方舟山东方印染有限公司就产品生产加工事宜达成协议，生产加工的是使用诉争商标的全棉染色提花布等商品，合同有效期包括指定期间。东方威尔公司在原审诉讼阶段提交的货运提单翻译文件等证据显示，东方威尔公司分别于2015年9月22日、2016年4月3日、2016年5月2日、2016年8月 3日、2016年8月7日及2016年12月17日自宁波港发运货物，货物名称为纺织品，卸货港是贝宁共和国等地。上述证据能够证明东方威尔公司于指定期间在中国大陆地区生产加工了使用诉争商标的全棉染色提花布等商品并予以出口，该行为体现了东方威尔公司对诉争商标的真实使用意图，亦属于对诉争商标的实际使用行为。虽然涉案商品仅用于出口，但其生产加工行为发生在中国大陆地区，且此种生产加工行为发生在大陆地区，并向域外地域销售的行为为我国目前主要的对外贸易形式之一。因此，诉争商标的注册未违反2001年商标法第四十四条第四项之规定。
据此，北京市高级人民法院二审判决：驳回上诉，维持原判。［2］
重点评析
2002年实施的《中华人民共和国商标法实施条例》第三条明确，商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中［3］。以上规定，是针对“商标使用”的范畴所作的原则性规定，但现实的商标法体系下存在着诸如商标授权确权、商标侵权等不同的制度，这些制度在其设置目的及具体运用上也不尽相同。因此，在确定一种具体行为是否构成商标法意义上的使用时，应当根据商标法有关“连续三年停止使用”撤销制度的立法目的，结合所涉商标法的基本理论，从而判断该具体行为是否属于上述使用行为。例如，当商标权人或被许可使用人在指定期间使用了诉争商标的商品仅限于出口时，该种对诉争商标的使用行为能否发生2001年商标法第四十四条第四项规定的法律意义上的使用注册商标之效力。
一、“连续三年停止使用”撤销制度中“商标使用”的基本要求
“连续三年停止使用”撤销制度的目的在于督促商标权人真实、积极、公开地使用注册商标，避免注册商标长期搁置、浪费或妨碍他人注册使用，从而影响商标制度良好运转，并非以此来惩罚商标权人。［4］基于此，“连续三年停止使用”撤销制度中的“商标使用”应当是真实、积极、公开的使用，这就要求商标权人或被许可使用人具有真实使用注册商标的主观意图和实际使用的客观行为，并且是其在参与市场竞争过程中所积极追求的结果。另外，一般还要求是在中国大陆地区的市场流通领域对注册商标的使用，以此来保证相关公众能够将其与中国大陆地区其他市场主体相区分。
首先，根据本案一审及二审法院查明的事实，商标权人在注册诉争商标后，委托中国大陆地区的企业加工生产了附有诉争商标的全棉染色提花布等商品，虽然上述商品仅用于出口，但商标权人具有真实的使用意图和客观的使用行为，且在案证据可以看出诉争商标商品于指定期间的六次出口行为涉及的金额在数万至数十万不等，整个出口过程不仅需要自制单据，还需要海关出具报关单据等程序。因此，应当认定商标权人对诉争商标构成真实的使用。其次，商标权人委托中国大陆地区企业加工生产附有诉争商标的相关商品，该种使用行为虽仅用于出口，但本质上是为了销售相关商品，实现上述商品的商业价值。为此，商标权人采用了花费较大成本的出口方式，明显属于积极的使用。最后，商标权人对附有诉争商标的商品进行出口，形式上虽不满足在中国大陆地区的市场流通领域使用诉争商标这一构成要件，但如前所述，该仅用于出口的商品的制造行为发生在中国大陆地区。同时，此种在中国大陆地区对诉争商标商品进行制造后向域外区域进行出口的行为是我们目前主要的对外贸易形式之一。在上述行为已构成真实、积极使用的前提下，仅因为上述使用行为形式上未满足进入中国大陆地区的商品流通领域而否认其构成“连续三年停止使用”撤销制度中的使用，将使得上述商品无法完成出口行为，而实质上影响上述对外贸易的完成，不仅有违我国拓展对外贸易的政策要求，而且也与商标法确立的促进社会主义市场经济发展等立法目的相违背。因此，商标权人对诉争商标商品的上述行为虽仅用于出口，但从商标法的立法目的以及我国对外贸易政策的实际需求出发，上述行为应当被视为公开的使用。换言之，商标权人对诉争商标核定使用商品的上述使用行为满足“连续三年停止使用”撤销制度中“商标使用”的基本要求，构成2001年商标法第四十四条第四项规定的商标法意义上的“商标使用”。
二、“使用注册商标的商品仅用于出口”的两种主要情形
关于“使用注册商标的商品仅用于出口”，目前主要存在以下两种情形：
第一种系商标权人在中国注册商标后，委托中国大陆地区企业加工生产或自行加工生产附有诉争商标的商品，并自行出口，即本案所涉情形；
第二种系商标权人在中国注册商标后，许可他人（即商标被许可使用人）生产并出口附有诉争商标的商品。
这两种情形的相同之处在于，诉争商标在其核定使用商品上的使用均未进入中国大陆地区的市场流通领域；不同之处在于，第一种系诉争商标的商品由商标权人委托他人或自行生产后，自行销往国外；第二种系商标被许可使用人将诉争商标的商品生产后，全部用于出口。这两种情形虽在形式上存有不同，但在商标权撤销复审行政纠纷中，其本质均在于认定“使用注册商标的商品仅用于出口”的行为能否视为商标法意义上的“商标使用”。
针对第一种情形是否构成“商标使用”，北京市高级人民法院作出的（2019）京行终4766号行政判决已作出认定：在中国境内生产并出口诉争商标商品至其他国家的行为属于对诉争商标的积极使用行为，诉争商标发挥了区分商品来源的作用，该行为可以认定为维持商标注册的有效使用行为。［5］针对第二种情形，北京知识产权法院作出的（2015）京知行初字第5532号行政判决亦已予以认定：诉争商标核定使用的商品由商标权人许可他人生产并出口，该种对诉争商标的使用行为能够视为2001年商标法第四十四条第四项规定的“商标使用”。［6］由此可见，在先判例均认定“使用注册商标的商品仅用于出口”的上述两种主要情形能够视为商标法意义上的“商标使用”，也进一步佐证了本案的结论。
回归到本案，商标权人在我国注册商标后，委托中国大陆地区企业生产相关商品，并将所涉商品仅用于出口，虽未进入中国大陆地区的市场流通领域，但其生产加工以及出口行为均发生在我国，属于对诉争商标的积极使用，该行为能够视为商标法意义上的“商标使用”，这是目前我国司法实践在应对商标授权确权行政纠纷所涉“使用注册商标的商品仅用于出口”的行为能否视为商标法意义上的“商标使用”时的主要态度。譬如，最高人民法院在其2019年作出的“HONDAKIT”商标再审案中认为，“在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的商标使用”。［7］也就是说，如果相关商品所使用的商标能够被公众所认知，并且在中国大陆地区将商标贴附在相关商品上，证据足够充分的情况下，相关行为能够视为对涉案商标的使用。最高人民法院这一新近判决的裁判观点为司法实践中处理类似问题提供了最新参考。
三、“使用注册商标的商品仅用于出口”是否构成“商标使用”的理论观点
“使用注册商标的商品仅用于出口”能否构成“商标使用”，目前司法实务界与理论界基于不同的立场和考量，对此存在一定分歧。司法实践较为普遍地认为能够构成“商标使用”，而理论界的主流观点则认为上述行为并不构成“商标使用”。
理论界的主流观点认为，由于在中国大陆地区所加工的产品并不在中国境内销售，在中国境内不存在购买该产品的相关公众，也就不存在相关公众将所贴附的商标用作识别商品来源的问题，所以此时所贴附的商标只是商标标志，在中国境内不具有商标应当具有的识别功能。因此，出口商品上所附着的注册商标既无在中国大陆地区识别商品来源的目的，客观上又未产生识别效果，进而在中国大陆地区无法发挥商标所具有的信息传递、质量保障和商誉等功能。也就是说，将附有注册商标的商品全部用于出口时，该商品及其贴附的商标并未面向中国大陆地区市场上的相关公众，相关公众不具有在商品来源意义上接触这些商标和商品的可能性，因而此类商标直至进入指定国家的市场时，才成为公开的市场使用。而且，除非有域外管辖和考量的特殊情况，一般不将境外的市场公开与国内各环节作一体看待，因为中国商标法只能管辖和评价境内行为。［8］换言之，理论界主流观点认为，由于使用注册商标的商品仅用于出口的行为未满足“在中国大陆地区市场流通领域进行公开使用”这一形式要件，进而无法视为商标法意义上的商标使用。由此可见，司法实务界与理论界针对上述问题，意见并未归于统一。
通过对本案的分析与梳理，司法实践基于“连续三年停止使用”撤销制度的立法目的及我国拓展对外贸易的政策要求，通常认为商标权人提供充足证据证明其对注册商标商品予以出口的，其行为能够视为商标法意义上的“商标使用”。《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》19.16也明确指出，使用诉争商标的商品未在中国境内流通且直接出口的，诉争商标注册人主张维持商标注册的，可以予以支持。［9］总之，我国司法实践在认定上述行为能否视为商标法意义上的“商标使用”时，一般会综合考虑案件情况及使用证据，通常认定能够视为商标法意义上的“商标使用”，但同时设置一些例外情形，从而应对商标授权确权行政纠纷中出现的复杂情况和问题。（高歌）
注释
［1］ 参见北京知识产权法院（2019）京73行初2476号行政判决书。
［2］ 参见北京市高级人民法院（2021）京行终517号行政判决书。
［3］ 参见2002年实施的《中华人民共和国商标法实施条例》。
［4］ 陶凯元主编：《最高人民法院知识产权司法解释理解与适用（最新增订版)》，中国法制出版社2016年版，第242页。
［5］ 参见北京市高级人民法院（2019）京行终4766号行政判决书。
［6］ 参见北京知识产权法院（2015）京知行初字第5532号行政判决书。
［7］ 参见最高人民法院（2019）最高法民再138号民事判决书。
［8］ 此种观点可参见孔祥俊：《商标使用行为法律构造的实质主义 基于涉外贴牌加工商标侵权案的展开》，载于《中外法学》2020年第5期。
［9］ 参见《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》19.16。