对商标法“不以使用为目的”的认定 ——以江苏某商标代理有限公司代理恶意商标注册申请案为例
〖2021/5/21 8:41:23时〗 中国商标专网提供
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新闻来源：中国市场监管报 信息整理编辑：紫藤
案情简介
2020年8月31日，江苏省常熟市市场监管局执法人员依法对江苏某商标代理有限公司开展执法检查，发现该公司自2017年起，为常熟市3家服装设计公司代理申请注册商标达880件。
经查，上述3家服装设计公司自成立起，均未开展实际经营活动，且3家公司法定代表人与当事人法定代表人刘某为同一人。当事人在开展代理商标注册业务活动中，通过查询搜集各类商标资料，将他人过期没有续展的商标再次申请注册，或将他人已注册使用的商标改动后，再注册在他人未注册的商标类别上。例如，将“绝味”改为“爵味”，“卡西歐”改为“DAXIOU达西欧”，“巴宝莉Babaoli”改为“BABAOBAN巴宝班”等申请注册；将“爱童”商标改变字体加上拼音变成“爱童AITONG”在同一大类其他群组申请注册，将商标“伊香人Yi Xiang Ren”改成“YIXIANGREN伊香人”在同一大类其他群组申请注册等。
而且，当事人在代理注册商标过程中还存在恶意注册商标行为，其中多件商标被提出异议后，国家知识产权局作出不予注册的决定。例如，当事人申请的“上清坊及图”商标被提出异议。异议人认为该商标侵犯其著作权，异议人在先注册的第4262738号“上清坊及图”商标构图具有一定艺术美感和独创性，构成受著作权保护的美术作品，并在商业活动中长期使用和广泛宣传。该商标被裁定不予注册。又如，当事人申请的“百家吉”商标指定使用商品为第33类“果酒（含酒精）；鸡尾酒；葡萄酒”等，异议人引证在先注册的第3200296号、第1321922号“百家宴”商标核定使用商品为第33类“白酒、烧酒、含酒精饮料（啤酒除外）”等。国家知识产权局认为，“百家吉”商标指定使用商品与异议人引证商标核定使用商品功能用途相近，属于类似商品，与异议人引证商标均含有“百家”二字，双方商标文字构成、含义及整体外观相近，已构成使用于类似商品上的近似商标，并存使用易造成相关公众混淆误认，裁定不予注册。自2019年11月以来，当事人被驳回或不予注册的商标达91件。
刘某作为当事人和商标申请委托人（即3家服装设计公司）4家公司的法定代表人，理应知晓商标代理公司不能申请注册除商标代理服务以外的商标，且明知所申请注册的商标并非用于自身生产经营活动，仍然以商标代理人身份开展商标申请注册代理业务。在商标注册申请成功后，当事人并未在核准登记的经营活动中使用，而是转卖获利。
执法人员在调查中还发现，刘某本人申请注册商标多达1878件，其中多件商标注册申请被提出异议后，国家知识产权局均作出不予注册的决定。
处理结果
常熟市市场监管局认为，当事人利用3家关联公司，超出核准登记的行业经营范围，为大量不以使用为目的的商标注册申请代理的行为，构成商标法第四条第一款所指的“不以使用为目的的恶意商标注册申请”行为。同时，当事人违反商标法第十九条第三款“商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于本法第四条、第十五条和第三十二条规定情形的，不得接受其委托”的规定。根据商标法第六十八条第一款“商标代理机构有下列行为之一的，由工商行政管理部门责令限期改正，给予警告，处一万元以上十万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处五千元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任……（三）违反本法第四条、第十九条第三款和第四款规定”的规定，常熟市市场监管局经集体讨论，责令当事人限期改正上述违法行为，对当事人作出警告、罚款6万元的行政处罚；对当事人主要负责人刘某给予警告、罚款3万元的行政处罚。
2021年4月28日，常熟市市场监管局对当事人出具行政处罚决定书。当事人未提起行政复议或诉讼。
定性分析
2019年修订实施的商标法加大了对恶意注册行为的规制力度：增加对不以使用为目的的恶意商标注册申请行为的规制条款；规定商标代理机构知道或者应当知道委托人存在恶意注册行为的，不得接受委托，一经发现，依法追究责任；对申请人、商标代理机构的恶意商标注册申请、恶意诉讼行为规定了处罚措施。修订后的商标法将规制恶意注册行为贯穿于整个商标申请注册和保护程序，在责任主体方面既包括申请人和权利人，也包括中介服务机构。
本案查办过程中，办案人员仔细研究法律条款适用条件，准确认定“不以使用为目的”行为，对查办此类案件具有一定的参考意义。
（一）如何认定“不以使用为目的”？
结合本案，笔者认为可以重点从以下几方面认定。
1.申请人实际经营范围与商标申请范围是否一致。调查中，商标申请委托人（即3家服装设计公司）的营业执照经营范围均注明“时装设计；电子商务、无实体店铺的网络交易服务”，而当事人为3家公司申请商标的类别远超上述经营范围，还包括其他很多类别，如第3类化妆品、第9类电子产品、第29类食品、第31类水果等。当事人利用上述3家公司作为委托人，在短期内提交大量商标注册申请，指定使用商品或服务的类别明显超出其正常的经营活动范围。
2.申请人申请商标是否用于自己开展日常经营活动。此案中，经询问3个商标申请委托人原法定代表人，3人均表示系按照刘某授意注册了公司，且3人并未出资和参与管理公司经营活动，也未从中获益。而且，2019年2月至3月，刘某将上述3家公司法定代表人均变更为本人。另查明，上述3家公司的2018年度、2019年度企业年度报告书显示，公司从业人数1至2人，均是零申报，净利润为负值，显示其并未实际开展经营活动。由此可以判断，上述3个商标申请委托人实质为空壳公司，目的就是为了方便当事人申请注册商标。
3.申请人注册商标的主要用途。在执法人员调查询问过程中，刘某表示，其作为3个申请人的法定代表人，注册大量商标囤积在手中，主要目的就是转让获利，并非用于实际经营活动。
（二）商标代理机构是否明知申请人不以使用为目的的判定
此案中，当事人作为商标代理机构，应当知道其不能申请注册除商标代理服务以外的商标，仍然利用3家空壳公司作为申请人，提交大量商标注册申请。商标注册申请成功后，3家公司未在核准登记的行业经营活动中使用商标，而是由当事人继续代理，转卖商标牟取利益。刘某同时担任当事人和3家公司法定代表人，显然知晓3家公司申请注册商标并非为了使用。因此，当事人作为本案的实际商标申请人、持有人，属于商标代理人明知申请人不以使用为目的，恶意申请注册商标。（江苏省常熟市市场监管局 吴婷）