2021年2月18日，美国第二巡回上诉法院在SulzerMixpac公司诉A&N公司一案的判决（No19-2951）中指出，如果颜色本身能标明商品大小或是部件匹配，就是有功能性，不能作为商业外观得到保护。
原告、被告都生产牙医用来给牙齿印模的混合头。2010年至2016年间，原告SulzerMixpac公司先后获得多个颜色商标的主簿注册，包括黄色、蓝绿色、蓝色、粉色、紫色、棕色等，使用在牙医用混合头帽上，根据注册资料，原告在混合头帽上的使用早至1997年。2017年，原告还获得了前述颜色的副簿注册，用在混合头的圆柱和螺旋部分，在圆柱和螺旋部分的使用也是2017年开始，只有蓝色2009年就开始使用。
因为被告2016年在纽约牙医大会上宣传和展示的混合头上也使用了几乎相同的颜色，原告以商标侵权及不正当竞争等诉由将被告诉至纽约南区法院。被告反诉，认为原告的颜色有功能性，不能获得商标保护。一审认为别家的混合头都没颜色，而且加颜色还会增加成本，因此原告的颜色标志没有功能性，可以保护。被告上诉。
第二巡回上诉法院推翻了一审判决。对于本案的关键问题，也即涉案颜色是否有“功能性”，上诉法院认为区法院判断错误。要判断某个设计的特征是不是功能性特征，根据在先判例Louboutin案【696F.3d206,219(2dCir.2012)】，应当看这些特征：（1）是否该商品主要目的或用途；（2）是否会影响产品成本或是质量。能降低成本或是改善产品操作，就属于第二种情况。即使前两者都不是，也还要看是不是有美学功能性，也就是商品的美学设计是寻求保护的对象，这种情况下，法院就要审查如果允许权利人获得专用权，会不会让它的竞争者陷入“与信誉无关”的不利局面。之于本案，上诉法院认为主要是前述第二种涉及的问题，涉案颜色表示产品的直径，可以帮助使用人便捷地找到相应规格的混合头的盛装盒，这可以认为是提升了产品的操作性。因此涉案商品有功能性，原告的诉求不能得到支持。 |