简析商标使用的认定 ——以“奔富”商标三年不使用撤销案为视角
〖2020/4/16 9:34:27时〗 中国商标专网提供
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新闻来源:中华商标杂志 信息整理编辑:紫藤
    商标,作为商业标识,必须在商业过程中使用,其才具有生命力,否则就是一枚标识,而不能称为商标。商标使用[1],从某种意义上讲,是商标的一个本质属性。因此,在商标法律实务中,无论是商标异议、无效、撤三等商标授权确权业务,还是商标侵权维权业务,我们经常需要面对和解释“商标使用”这个术语。
    “商标使用”在《中华人民共和国商标法》(下称“商标法”)中有明确规定。《商标法》第四十八条规定:本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。该规定从形式和实质两个方面对商标使用进行了规定,形式上商标使用必须附着于相关载体(商品、包装、广告宣传等),实质上该使用必须是用于识别商品来源的行为。虽然《商标法》对“商标的使用”看起来规定是很明确,但在具体实务处理过程中,很多并不是一目了然,可以直截了当的处理的。本文以笔者代理的一件商标三年不使用撤销案件(下称“撤三案件”),来谈谈如何理解和认定商标的使用。
    一、 “奔富”撤三案件介绍
    南社布兰兹有限公司(下称“南社公司”)是澳大利亚最大、最著名的葡萄酒集团富邑葡萄酒集团(下称“富邑集团”)的全资子公司。富邑集团旗下拥有几十个世界知名的葡萄酒品牌,包括PENFOLDS(奔富)、GRANGE(葛兰许)等。早在1994年,南社公司就在中国在葡萄酒商品上申请注册了“PENFOLDS”商标。1995年,富邑集团的PENFOLDS葡萄酒开始进入中国市场。自此开始,富邑集团就持续以“奔富”作为“PENFOLDS”对应的中文品牌开始在酒瓶、葡萄酒包装、官方申报文件、媒体报道上进行对应使用。
    2006年10月16日,案外人李道之在第33类葡萄酒商品上申请注册了“奔富”商标(下称“争议商标”),并于2010年11月20日转让至李琛名下。李道之及其妻自上世纪九十年代末先后担任上海班提酒业有限公司(下称“上海班提公司”)的股东及法定代表人。上海班提公司为葡萄酒的进口商和销售商,其进口的葡萄酒包括澳大利亚奔富系列葡萄酒。李琛在另案中,也自认为其系“奔富”葡萄酒的进口商。
    由于“奔富”是南社公司“PENFOLDS”品牌对应的中文品牌,争议商标的注册影响富邑集团对“奔富”商标的注册和使用。2012年9月3日,南社兹公司对争议商标提起了三年不使用撤销申请。
    李琛在商标局、商评委行政阶段及法院诉讼阶段,先后提交了其两个被许可人之间销售“奔富”白酒的一张发票以及上海班提销售“奔富”葡萄酒的多张发票及其他相关证据。经过审理,北京知识产权法院及北京市高级人民法院均认为李琛提交的使用证据中,争议商标的使用未起到识别商品来源或未起到将李琛作为商品来源的作用,因此该使用不构成商标使用,不能维持争议商标的注册[2]。
    二、 案例分析
    1. “识别商品来源”是商标使用的根本,是商标的基本功能。特定主体之间相关交易文件中虽显示有商标,因该商标未起到识别商品来源的作用,不能视为商标的使用。
    商标作为商业标识,是其能够让相关公众接触并据此认知商品来源,否则其不具有实质意义。商标中文名称是“商  标”,其英文名称trademark是“trade  mark”。从名称也可以看出,商标必须在实际的商业活动中使用。最高人民法院在相关判决中也明确指出:商标的基本功能在于商标的识别性,即区别不同商品和服务的来源,因此商标只有在商品的流通环节中才能发挥其功能[3]。可见,识别商品来源是商标法商标使用的本质要求[4]。要实现这一本质要求,商标必须进入到商品的流通环节。
    “奔富”案件中,李琛为证明其使用了争议商标,提交的一组证据是她的一个被许可人给她的另外一个被许可人开具的5万元“奔富”白酒的销售发票,但李琛并未提交该发票对应的交易实际履行的证据,且该发票的开具日期与李琛和该发票开具人签订争议商标许可合同是同一天。李琛提交的上述证据,从形式上看,商标使用在发票上,且使用的商品也是争议商标核定的商品,使用时间段也符合撤三的时间段,符合商标法及撤三案件的要求,但否起到维持争议商标的效果,关键要看这种使用是否满足“识别商品来源”的实质要件。
    首先,发票的双方是李琛的两个被许可人,属于特定的主体,且均知悉争议商标。他们之间的买卖关系不是基于争议商标的识别作用,而是双方这种特定主体之间的信赖关系。其次,在李琛和一个被许可人签署争议商标许可合同的当天,该被许可人就给另外一个被许可人出具了销售发票。可见,根据常理,该被许可人是在还没有生产出“奔富”白酒且另外一被许可人也没有见到其“奔富”白酒的情况下,购买的“奔富”白酒。这进一步印证了这种买卖行为不是基于争议商标的识别作用。最后,李琛既没有提交该发票对应的“奔富”白酒的实际交易行为的证据,也没有提交该“奔富”白酒进入终端消费市场的证据。显然,该“奔富”白酒没有进入市场流通环节,无法被相关公众接触、知悉并据此识别来源。根据如上分析,李琛提交的该组证据因争议商标未起到识别商品来源的功能,不能视为争议商标的使用。一、二审法院也据此认定李琛提交的这组证据不能证明争议商标的使用,该使用证据无效。
    在司法审理实践中,对于特定主体之间的商标使用,因商标未发挥识别商品来源的作用,该等使用不能视为商标的使用。在第634764号“MANGO”商标撤三案件中[5],北京市高级人民法院也明确指出:注册商标许可使用人与被许可使用人之间,或者生产标注被许可的注册商标标志的商品的委托人与受托人之间,即使有标注被许可的注册商标标志的商品买卖行为,由于此类卖卖行为是在特定的市场主体之间发生的,该买卖行为的发生不是通过商标的识别作用而建立的,故在这种情况下也难以认定是被许可使用的商标起到了区分商品来源的作用,因此也就不能认定使用该商标标志的行为构成商标法意义上的商标使用行为。该案例已经作为典型案例收录到《北京法院商标疑难案件法官评述2012》。
    可见,无论是根据法律规定,还是司法审理实践,在考察商标使用时,必须以其是否起到了“识别商品来源”作为落脚点,而不能只注重商标使用的载体和形式。
    2. 商标撤三案件中,商标使用所起到的“识别商品来源”必须是将商标所有人识别为商品来源或者能将商标所有人与商品来源建立其对应关系。否则,不能视为商标所有人的使用,不能维持商标所有人商标的注册。
    通常,商标所有人会自己使用商标或者许可他人使用商标。在这种情况下,相关公众见到商标时,会将商标所有人识别为商品来源或者能将该商品来源和商标所有人建立起对应关系。这无疑是商标起到了商标识别来源的作用。在现实中,如果商标所有人的商标既不使用在自己的商品上,也不是使用在被许可人的商品上,而是使用在其他第三方的商品上,此时,由于商标无法将该商品来源与商标所有人联系起来,无法起到识别作用,这种使用也就不能视为商标所有人的使用。
    在“奔富”撤三案件中,李琛在二审阶段,提交了另外一组使用证据,即上海班提公司销售“奔富”葡萄酒的发票。由于发票开具的时间、发票显示的商标、发票对应的商品均与争议商标撤三案件需要的使用证据相吻合。李琛还引用了李道之在最高人民法院的“卡斯特”撤三案件[6],认为根据司法审理实践,上述发票足以证明争议商标的使用。为证明上海班提公司销售的“奔富”葡萄酒即是富邑公司在中国的PENFOLDS葡萄酒,南社公司提供了现场购买公证、网页公证,可以证实上海班提公司是PENFOLDS葡萄酒的进口商,其一直在经销富邑的PENFOLDS系列葡萄酒。同时,南社公司还提交了富邑公司在中国其他进口商销售的产品上也使用了“奔富”商标,其使用方式与上海班提公司使用“奔富”的方式相同。再者,李琛在其他案件中,也自认其曾经是澳大利亚奔富葡萄酒的进口商。经过审理,李琛也认可其销售的奔富葡萄酒即是富邑集团的PENFOLDS葡萄酒。
    上海班提公司在其经销的富邑集团的PENFOLDS葡萄酒上使用了争议商标。虽然其提交的发票在形式要件上符合法律规定,但能否作为有效使用证据维持争议商标的注册,关键还是需要看从相关公众的一般注意力出发,该商标是否起到了将李琛识别为商品来源或者将该商品来源与李琛建立起了对应关系。
    李琛的上述证据是无法将李琛识别为“奔富”葡萄酒的来源或者将其与“奔富”葡萄酒来源建立起对应关系:首先,上海班提公司销售的“奔富”葡萄酒上,显著的标注了南社公司的“PENFOLDS”商标及其相关注册商标,考虑到PENFOLDS的知名度,相关公众见到该商品时,会将富邑集团识别为商品来源,至少会将富邑集团和商品来源建立起对应关系。其次,鉴于富邑集团一直将“奔富”作为“PENFOLDS”对应的中文商标,他们发音类似且在中国所有的经销商都采取了相同形式的标注,相关公众见到“奔富”商标,也只是会将其识别为富邑集团PENFOLDS的中文商标,而不会将该商标与李琛联系起来。最后,酒标上明显标注弄了上海班提公司是经销商。显然,相关公众不会将上海班提公司识别为商品来源提供者,而只会是经销商。显然,上海班提公司在经销的PENFOLDS葡萄酒上显示的争议商标,未起到使相关公众将李琛识别为该葡萄酒来源的作用。因此,北京市高级人民法院经过审理认为,标有争议商标的上述商品销售行为不能视为李琛使用争议商标的行为,从而对李琛提交的该组证据未予采纳。可见,在商标撤三案件中,在商标所有人与商品来源相分离时,即便商标起到了识别商品来源的作用,但如果该识别作用并未指向商标所有人时,这种识别作用是无法起到维持商标所有人商标的效果。
    二审判决充分体现了《商标法》中关于商标使用实质要件的规定,即商标使用是以识别商品来源为目的将商标用于商业活动的行为。
    对于商标所有人与商品来源相分离的情况下,如何认定商标的使用行为。北京知识产权法院也在
    类似案件中得出了与“奔富”撤三案件相同的结论。如在SOHO星际有限公司(下称“SOHO星际公司”)诉商标评审委员会、第三人博格产品有限公司(下称“博格公司”)商标撤销复审行政纠纷一案中[7],北京知识产权法院认定,尽管相关商品上确实均使用了商标,但该商标均指向商标权人之外的第三人博格公司,而非商标权人SOHO星际公司,消费者并不能通过商标将商品与商标权人产生对应联系,相关商标并未发挥实际上的区分商品来源的功能。因此,SOHO星际公司提交的证据无法证明其在指定期间在核定使用商品上对复审商标进行了商标法意义上的使用。再如在李昭敬诉商标评审委员会、第三人北京三友知识产权代理有限公司撤销复审行政纠纷一案中[8],北京知识产权法院认定佛山圣安东尼奥公司(即李昭敬的关联公司)对外声称自己是美国圣安东尼奥葡萄酒中国总代理,其销售的是从美国原支进口的圣安东尼奥葡萄酒,无论从该葡萄酒的宣传材料还是葡萄酒瓶贴或外包装盒标注的诉争商标图样看,相关公众必然认为该葡萄酒的制造商为美国圣安东尼奥公司,而佛山圣安东尼奥公司仅为该葡萄酒的中国总代理,鉴于诉争商标图样系标注在美国圣安东尼奥公司制造的葡萄酒瓶贴上,未起到使相关公众将李昭敬或佛山圣安东尼奥公司识别为该葡萄酒提供主体的作用,故佛山圣安东尼奥公司的上述销售行为不能视为其使用诉争商标的行为。
    三、结语
    根据“奔富”撤三案件的介绍及分析,可以看出,虽然商标的使用形式、使用载体多种多样,但在实务处理过程中,面对如何认定商标使用时,必须透过这些使用形式,直接抓住商标使用的实质,即该使用是否起到了识别商品来源的作用,是否将商标所有人识别为商品来源提供者或将其与商品来源提供者建立起了对应关系。对于特定主体之间的未进入流通领域的商标使用以及虽进入流通领域,但该商标不能将商标所有人识别为商品来源提供者也不能将其与商品来源提供者建立其对应关系的情况下,该商标的使用不能视为商标所有人对商标的使用。(杨和平 黄静文)
    注 释:
    [1] 本文论述的商标在商品上的使用,同样适用于在服务上的使用。
    [2] 一审判决:北京知识产权法院2015京知行初字第2575号;二审:北京市高级人民法院2016京行终2263号。
    [3] 最高人民法院在2012行提字第2号行政判决书。
    [4] 根据《中华人民共和国商标法释义》对“商标使用”的释义,商标使用是以识别商品来源为目的将商标用于商业活动的行为。如果不是以识别商品来源为目的使用商标,或者将商标用于非商业活动中,都不构成本法意义上的商标使用。参见郎胜主编:《中华人民共和国商标法释义》,法律出版社,2013年10月第1版,第95页。
    [5] 北京市高级人民法院2012高行终字第1820号行政判决书。
    [6] 最高人民法院 (2010)知行字第55号裁定书。
    [7] 北京知识产权法院(2015)京知行初字第4586号行政判决书。
    [8] 北京知识产权法院(2015)京知行初字第2026号行政判决书。
    作者单位:北京市中伦律师事务所