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由“皖”与“徽皖”系列商标之争引发的思考
〖2019/7/26 8:26:00时〗中国商标专网提供
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新闻来源：中华商标杂志信息整理编辑：紫藤

一、问题的提出近年来在商标异议复审案件中，商标申请人多以被异议商标为其基础商标的延伸注册为由进行抗辩。而关于商标延伸注册问题，我国目前还没有明确和完善的法律规则，法院对此问题的审判意见亦尚未统一，甚至出现了“同案不同判”的现象。安徽蚌皖酒酿造有限公司（下称蚌皖酒公司）于2009年申请注册“徽皖酒王”商标（被异议商标），安徽皖酒制造集团有限公司（下称皖酒公司）于法定异议期间提出异议，认为“徽皖酒王” 与其在注册的“皖酒王”系列商标（引证商标）构成在相同或类似商品上的近似商标，商标局裁定被异议商标不予注册。随后蚌皖酒公司向商标评审委员会（下称商评委）提出复审，商评委裁定被异议商标准予注册。随后，皖酒公司向北京市第一人民法院提起诉讼，法院判决商评委重新做出裁定。蚌皖酒公司不服原审判决，又向北京市高级人民法院提起上诉，其主要抗辩理由是被异议商标是其 “徽皖及图”商标（基础商标）的延伸注册。北京市高级人民法院认为，［1］蚌皖酒公司的基础商标具有较高知名度，因此其商誉可以延续至被异议商标，构成对基础商标的延伸注册。消费者通常会认为被异议商标与基础商标的提供者为同一主体，或二者存在特殊关联，被异议商标与引证商标共存不易造成商品来源的混淆误认，遂判决维持商评委裁定，准予 “皖酒王”商标的注册。然而在蚌皖酒公司“百年徽皖”（被异议商标）与徽皖公司“百年皖”（引证商标）商标争议案件中，对于蚌皖酒公司“被异议商标属于对基础商标的延伸”的这一主张，最高人民法院却认为现行商标法的法条及理论均没有“基础商标”的概念，所谓的“基础商标延伸理论”不能取代“整体判断商标标识、审查混淆可能性”这一近似判断的基本原则。被异议商标与引证商标构成要素和整体均比较接近，且使用在同一种类商品上，在引证商标具有较高市场知名度的情况下，认定被异议商标的注册容易导致相关公众对引证商标的混淆，并认为蚌皖酒公司明显存在攀附皖酒公司商誉的故意，违背申请商标诚实信用原则，因此被异议商标不准予注册。［2］虽然商标延伸性注册的概念及其理论尚未见诸于有效的法律之中，但在司法实践中商标申请人时常将其作为一项主要的抗辩理由，而这抗辩理由也曾被法院采纳。在知产宝网站上输入关键词“商标延伸”，显示相关判决书已达百余件，可见，尽管商标延伸性注册尚未成为我国的立法规定，但却已经在司法实践中发挥了作用。因此，笔者试图在分析现有司法案例的基础上，对商标延伸注册的源起、正当性及其适用条件进行探讨。二、商标延伸注册的源起：企业品牌延伸与在先商标权的冲突在竞争激烈的市场经济中，企业的发展壮大多伴随着其产品线的拓展和子品牌的发展。若企业打造全新的品牌，必然耗费巨大的人力物力方能提高商标的识别力及品牌的信誉度，因此品牌延伸便是企业进行市场拓展的主要策略。即“企业通过将已在消费者心目中具有一定声誉的商标扩张到新的产品或服务领域”［3］，从而以较低的运营成本快速占领市场。然而企业将其主商标或与主商标相近似的商标申请注册时，却发现他人已经在相同或类似商品上注册了相同或近似的商标。根据我国商标法第三十条规定，“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。”但此时企业多主张申请注册的商标是其基础商标的延伸，企业品牌延伸与在先商标权的冲突由此产生。那么，究竟商标延伸注册的概念是什么？商标延伸是否具有正当性？构成商标延伸需要满足什么要件？三、商标延伸注册的正当性（一）商标权：由“标记性权利”到“商誉财产权” 商标权作为一种无形财产权是不言而喻的，然而法律所保护的商标财产究竟是商标还是商誉？对这一财产权属性的认识经历了由“标记性权利”到 “商誉财产权”的过程。“标记性权利”理论认为商标权应当就是标记所享有的权利。但是，倘若如此，“那就意味着商标法不过是在著作权法或外观设计法的基础上，对于“商标标记”提供了一个额外的保护”。［4］如果仅仅是注册标记，并不对该标记进行使用，那么标记本身并不能发挥识别来源这一最基本的功能。法院及理论研究者逐渐意识到商标财产权的权利来源在于标记经使用和经营后其所代表的商誉。商标原始之功能在于表示商品之来源或者出处，而商标内在之功能则在于象征营业信誉（trade reputation and good will）。［5］就商标与商誉的关系而言，商标是商誉的象征，它只是商誉的标记和载体。商标的价值在于其承载的商誉，这已经成为商标领域的共识。［6］商标通过实际使用，使得消费者可以将某一商标与特定的商品或服务联系起来，从而对该商标指示的商品或者服务产生了某种社会评价。这种社会评价便是商誉所在。因此，商标权的保护范围和商标侵权的认定标准，都是由商标所承载的商誉决定的。（二）商誉的可延续性商标的核心价值在于商誉，而商誉是对商标所指示的商品或服务的一种社会评价，“是存在于生产者和消费者之间的一种信息，是促进他们联系的桥梁和纽带”。［7］那么，如果商标申请人将与基础商标相近似的商标申请延伸注册，只要消费者能够凭借其对基础商标的认知，仍能够将延伸商标所指示的商品与生产者联系对应起来，并且不会与其他商标混淆，那么这种信息的桥梁与纽带并没有绷断，延伸商标已经能够实现商标的基本功能。因此，在满足一定条件下，商誉是可以延续的。这一逻辑也多次在司法实践中得到运用。在“梦特娇花图形”商标案中，［8］博内特里公司在其第253489号“MONTAGUT花图形”商标、第�号“花图形”商标的基础上，就3119295号“花图形”商标申请注册，其图形与第795657号商标完全相同，只是将商品范围拓展至皮带(服饰用)等商品上。名仕公司对此商标提出异议。再审中，最高人民法院认为，尽管争议商标在引证商标后申请注册，又尽管争议商标与引证商标整体视觉效果相似，核定使用的商品类似（皮带与皮带扣），但是由于争议商标的“花图形”标志在其申请注册之前已经经过长期、广泛使用，争议商标已经延续性地承载了在先“花图形”商标背后巨大的声誉。并认为，虽然不同的注册商标专用权是相互独立的，但是商标所承载的商誉是可以继承的，在后的争议商标会因为在先驰名商标的存在而在较短的时间内具有较高的知名度。该案被评为2013年中国法院50件典型知识产权案例之一，并对后续的司法实践产生了较大的影响。在贵州同济堂制药有限公司诉商标评审委员会商标驳回复审行政纠纷案中，［9］北京知识产权法院综合考虑了同济堂公司在先基础商标的知名程度、诉争商标与基础商标近似及商品类似情况、诉争商标的实际使用情况及诉争商标与两引证商标的差异性等因素，最终认定基础商标的商誉可以延伸至诉争商标，因而相关公众可以将诉争商标与两引证商标相区分。在广西三品王餐饮管理有限公司与国家工商总局商标评审委员会驳回复审(商标)二审行政判决书中，［10］北京市高级人民法院在综合考虑相关因素后同样认为“三品王”品牌通过使用产生的声誉可以延续到被异议商标，并产生积极的指向商品来源的作用。上述审理的思路表明了，商誉是具有延续性的，而且，商标和商誉是相互独立的，不同的注册商标专用权是相互独立的，但其所承载的商誉则完全有可能是相同的或者是具有承继关系的。［11］四、商标延伸注册的要件北京市高级人民法院在其发布的《关于商标授权确权行政案件的审理指南》第8条和第9条规定了基础注册商标的商业信誉在在后申请注册的商标上延续的条件。［12］笔者拟通过对这两条规定及相关司法案例的分析，总结归纳出商标延伸注册的要件。（一）基础商标的知名度商标注册人对其注册的不同商标享有各自独立的商标权，其先后注册的商标不当然具有延伸关系。商标能够成立延伸关系的核心就在于基础商标所凝结的商誉已经达到了一定的高度，足以使相关公众将在后申请注册的商标与其联系在一起，认为两商标所标识的商品均来自商标权人或与其存在特定联系。在“同济堂”案、“梦特娇“案中，其基础商标均曾被认定为驰名商标。在广州惠氏宝贝母婴用品有限公司上诉商评委一案中，［13］法院认为，广州惠氏公司未能提交证据证明其基础商标已经经过使用获得一定知名度、并能使其商誉延伸至被异议商标，因此，其基础商标的在先注册情况并非该案的当然考虑因素。笔者认为，基础商标知名度的具体考量则可以参照《商标法》及相关司法解释对于驰名商标认定的规定。（二）基础商标与争议商标的相似性以及所使用商品类别的关联度基础商标与争议商标应当是相同或近似的。在 “苏州稻香村和北京稻香村商标争议案件”中，法院认为类似于篆刻形式的第352997号“稻香村DXC” 商标的文字、外框、背景等，与被异议商标的手写体文字“稻香村”及扇形外框有明显差异，在无法证明第352997号商标知名度的情况下，难以认定被异议商标是对第352997号商标声誉的延续。［14］基础商标与争议商标所核定使用的商品类别应当是相似的。类似商品是指商品在功能、用途、主要原料、生产部门、销售渠道、销售场所、消费对象等方面相同或相近。倘若博内特里公司申请将 “梦特娇”商标延伸注册至自行车上，假设出于种种原因某公司已将“梦特骄”商标注册在自行车上，那么哪怕梦特娇基础商标的知名度达到相当高度，恐怕其商誉也无法延伸至与服装配饰完全风马牛不相及的自行车上。（三）争议商标与引证商标是否近似并导致消费者混淆商标近似的判断需要主客观结合起来，即客观上商标标识本身是否相像，主观上是否容易让消费者产生混淆。［15］判断是否构成近似商标，要根据案件的具体情况，既要考虑商标标志构成要素及其整体的近似程度，也要考虑相关商标的显著性和知名度、所使用商品的关联程度等因素，最终以是否容易导致混淆作为判断标准。关于混淆的认定则可以参照《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十二条的规定。（四）延伸商标申请人的主观状态在“同济堂案”中，法院认为同济堂公司将基础商标与延伸注册商标共同在其商品上使用的行为，表明同济堂公司对“同濟堂”系列商标具有一贯的使用意图，因此，其注册诉争商标具有合理性。实际上，延伸商标申请人的主观意图并非是决定其是否能够延伸注册的必要因素。但是倘若可以证明申请人是故意模仿他人的商标，以图不当利用他人的商誉，那么就可以推定延伸商标与引证商标之间可能会存在混淆。在上文的“百年皖”和“百年徽皖”案件中，最高人民法院通过蚌皖酒公司企业名称变更、抢注皖酒公司通用网址等证据，判定蚌皖酒公司明显存在攀附皖酒公司商誉的故意，依法不核准被异议商标的注册。北京市高级人民法院与最高人民法院同案不同判的关键之一就在于，北京市高级人民法院并未对延伸商标注册人蚌皖酒公司的主观意图进行考量。（五）涉及老字号案件的特殊考量最高人民法院在苏稻与北稻商标纠纷案中指出，对因历史原因形成不同市场主体各自拥有相同字号，以及在同一种或者类似商品上各自拥有相同或者近似商标的情形下，当其中一方主体主张其申请注册被异议商标系对其字号及在先注册商标的延续时，人民法院审查判断被异议商标是否应予核准注册，除应当依据商标法的规定，亦应尊重历史和现状，尊重业已形成的市场秩序，全面、审慎、客观地考量各种因素，以尽量划清商业标识之间的界限为指针，公平合理地作出裁判。五、商标延伸注册的制度定位及司法认定标准的统一根据上述对商标延伸注册要件的分析，“基础商标延伸理论”确实仍然是以“整体判断商标标识、审查混淆可能性”为基础的。其类似于对驰名商标反混淆反淡化的认定，这两种制度的目的都在于适当扩张具有较高知名度的商标的保护范围和保护强度。不同之处在于，驰名商标是禁止他人注册可能引起混淆的商标，而商标延伸注册则是借助于基础商标的声誉，允许享有较高声誉的基础商标的所有人在一定程度上突破商标注册申请在先原则的规定，两者类似于一个硬币的两面。驰名商标制度在我国法律体系中已日臻完善，那么对于“硬币的反面”的商标延伸制度的具体定位及相关规制，则需要学者们及立法者们对此问题进一步研讨。目前急需解决的是司法实践中法院对此问题看法的统一。对于一个尚未在法律中明确出现的概念，法院对该理论的适用缺乏法律依据，而且难以统一认定标准。就“百年徽皖”与“百年皖”案而言，一审法院、再审法院与二审法院对同一问题的观点截然相反；就“酒王”案与“百年皖”两案件对比而言，类似案件判决的最终结果亦截然相反。尽管法院以“个案审查”为由试图合理化此现象，但这对于司法公信力的损害是显然的。由于商标延伸注册的理论还留待进一步的研讨和论证，不宜贸然将此问题上升至对于《商标法》的修改。因此，笔者建议最高人民法院公布相应的指导案例，以为相关案件的审理提供指引，从而统一司法认定、强化示范效应。对于商标延伸注册的制度定位及相关理论的完善，是亟待学者及立法者着手研讨的。(中华商标杂志) 作者单位：华东政法大学注释［1］参见北京市高级人民法院(2015)高行(知)终字第114号行政判决书。［2］参见最高人民法院(2016)最高法行再39号行政判决书。［3］冯小青：《企业商标延伸策略探讨》，载于《电子知识产权》，2005年第5期，第34-46页。［4］李明德：《商标、商誉和制止不正当竞争》，载于《甘肃社会科徐》，2015年第5期，第157-161页。［5］曾陈明汝：《商标法原理》，中国人民大学出版社2003年版，第10页。［6］李阁霞：《论商标与商誉》，知识产权出版社2014年版，第79页。［7］梁上上：《论商誉和商誉权》，载于《法学研究》，1993年第5期，第38-44页。［8］参见最高人民法院(2012)行提字第28号行政判决书。［9］参见北京知识产权法院(2014)京知行初字第182号行政判决书。［10］参见北京高级人民法院(2015)高行(知)终字第2546号行政判决书。［11］周波：《注册商标专用权的独立性与商誉的延续性》，载于《电子知识产权》，2013年第7期，第92-95页。［12］参见《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》（京高法发〔2014〕37号）。［13］参见北京市高级人民法院(2016)京行终第1537号行政判决书。［14］参见北京市高级人民法院(2014)高行终字第1103号行政判决书。［15］杜颖：《商标法》（第二版），北京大学出版社，第124页。