商品化权益的司法认定
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新闻来源：中华商标杂志 信息整理编辑：晨风
我国商标法第三十二条规定：申请商标注册不 得损害他人现有的在先权利。随着文化产业与商品 经济的繁荣兴盛，实践中出现大量以卡通形象、电 影名称、角色名称等作为商标进行注册的情况，由 此引发的当事人以“商品化权益”为基础主张侵权 的纠纷愈来愈多。最高人民法院关于审理商标授权 确权行政案件若干问题的规定，将符合特定条件的 作品名称、作品中的角色名称纳入“在先权利”的 保护范围。由此，如何界定商品化权益，对于商标 授权确权行政案件中正确适用商标法第三十二条至 关重要。
一、商品化权益的源起
商品化权益源于角色形象与名称的保护需求， 是美国法从隐私权中引申出来的公开权（Right of Publicity）。1953年，美国Jerome Frank法官在 Haelan案中将公开权确立为一项新的财产权利， 奠定了美国商品化权制度的基础。世界知识产权组织在《角色商品化报告》中使用“角色商品化” （character merchandising）定义商品化权益，即 由虚构角色的创作者或真人，或者由其许可的第三 方，对某一角色的重要人格特征，比如姓名、形象 或外观等，在商品或者服务上进行利用或者二次开 发，使潜在的消费者出于对该角色的喜爱而愿意购 买这些商品或接受这类服务。
我国关于商品化权益的研究，最初集中在学术 界。梅慎实认为，“所谓商品化权，是指将著作中 的角色，使用作为商品标志的权利。此种做法，在 于利用该角色的知名度，亦即利用消费者 （ 即著作 的读者、观众 ） 对于该角色之喜好，以刺激消费者 的购买欲。”郑成思认为，“公开权、商品化权 （Merchandising Right）处于人身权、商标权和版 权等之间的边缘领域。这一领域的权利可以归纳为 ‘形象权’。所谓‘形象’，包括真人的形象（例 如，在世人的肖像）、虚构人的形象、创作出人及 动物形象、人体形象等。这些形象被付诸商业性使 用（或称营利性使用）的权利，统称‘形象权。” 郑成思还认为，“‘商品化权’是日本在20世纪60 年代初从英美法的英文中直译过来的。中国则是从 日本转引（日文原文即‘商品化权’）。”吴汉东 认为，“知名形象在商品化过程中，由此产生的一 种特殊的私权形态，是具有财产价值的（商品化） 形象权。”
我国法律中尚未明确规定商品化权益，司法解释中使用的是“在先权益”一词。《最高人民法院 关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》 （下称《规定》）第二十二条第二款规定：对于著 作权保护期限内的作品，如果作品名称、作品中的 角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在 相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人 的许可或者与权利人存在特定联系，当事人以此主 张构成在先权益的，人民法院予以支持。北京市高 级人民法院在“知识产权审判参考问答（18）” 中明确指出：商标法第三十二条“在先权利”是指 除商标法规定以外的，其他部门法明确规定的在先 权利及合法民事利益；在我国法律尚未规定“商品 化”权（益）的情况下，不宜直接在判决书中表述 为“商品化”权（益）等名称。
由上可见，作品名称、作品中的角色名称作为 作品的构成要素，其商品化权益因作品的知名度而 产生，且需要将其用以从事商业活动和谋取市场利 益，最终定位于商业标志性权益。［5］司法审判中，法 院对于商品化权益的认定持审慎态度，在我国法律 尚未规定商品化权益的情况下，法院在判决书中一 般不直接表述为商品化权益，而是表述为“在先权 利”或“在先权益”。
二、商品化权益的典型案例
司法审判实践中，在先生效判决中存在将虚拟 角色名称、乐队名称、电影名称等商品化权益作为 在先权利给予保护的案例。“邦德007案”是北京 法院支持商品化权益保护的首例案例，北京市高级 人民法院在该案判决书中认定：“007”“JAMES BOND”作为“007”系列电影中的角色名称已为相 关公众所了解，其知名度的取得是丹乔公司创造性 劳动的结晶，由此知名的角色名称所带来的商业价 值和商业机会也是丹乔公司投入大量劳动和资本所 获得。因此，作为在先知名的电影人物角色名称应 当作为在先权利得到保护。北京知识产权法院在审 理“功夫熊猫KUNG FU PANDA案”中认定：应对功夫熊猫KUNG FU PANDA》是否构成在先知名 电影的特有名称进行评审，不得以“商品化权”非 我国法定权利或者法定权益类型为由对在先权利不 予审查。“功夫熊猫”既是梦工场公司出品的电影 《功夫熊猫KUNG FU PANDA》的片名，也是该电 影中主要人物的名称。在有证据证明该电影在中国 大陆地区具有一定知名度的情况下，“功夫熊猫” 可以作为知名电影特有的名称受到保护。总体而 言，法院在审理案件时，不会因商品化权益并非我 国法定权利而不予保护，但在认定商品化权益时保 持审慎态度。下面笔者以“葵花宝典”商标权无效 宣告请求行政纠纷案中对于商品化权益的认定为例 予以说明。
诉争商标第10572048号“葵花宝典”商标，由 原告上海游奇网络有限公司于2012年3月5日申请注 册，核定使用服务为第41类“在计算机网络上提供 在线游戏；娱乐；玩具出租”等。商标专用期限自 2013年6月7日起至2023年6月6日止。
2015年3月20日，第三人完美世界（北京）数 字科技有限公司对诉争商标提出无效宣告申请。 2017年3月2日，被告国家工商行政管理总局商标评 审委员会经审理认为，诉争商标损害了金庸《笑傲 江湖》小说作品中武学秘籍特有名称“葵花宝典” 的商品化权益，故对诉争商标予以无效宣告。
2017年4月22日，原告不服被诉裁定，诉至北 京知识产权法院，其诉称：“商品化权益”并非我 国法律、行政法规或司法解释所规定的法定权利或 法定权益，将“葵花宝典”赋予“秘籍名称权”没 有权利来源和依据也不符合商标保护的比例原则； “葵花宝典”作为一个已经具备一般描述含义的常 见词汇，不应被垄断，诉争商标并未损害他人现有 的在先权利。综上，请求法院依法撤销被诉裁定。
在《笑傲江湖》小说作品中的虚构作品名称 “葵花宝典”是否属于可受保护的“商品化权益” 认定方面，一审合议庭存在两种意见：
少数意见认为：“葵花宝典”作为金庸小说 作品《笑傲江湖》中武学秘籍的特有名称具有较高知名度，相关公众能够将“葵花宝典”与《笑傲江 湖》及金庸产生关联。诉争商标申请注册的第41类 “在计算机网络上提供在线游戏；娱乐”服务是武 侠小说作品通常可能涉及到的衍生服务行业，诉争 商标使用在前述服务上，容易使相关公众误认为其 与金庸存在特定联系，或者已经获得了金庸及相关 权利人的授权，损害了金庸小说作品《笑傲江湖》 中武学秘籍特有名称“葵花宝典”的在先权益。
多数意见认为：《规定》第二十二条第二款 规定的“商品化权益”适用对象为具有较高知名度 的作品名称和作品中的角色名称，能否适用于“作 品中的作品名称”应持审慎态度。“葵花宝典”为 《笑傲江湖》小说作品中的虚构作品名称，随着 《笑傲江湖》小说及影视作品的广泛传播而为公众 所熟知，但正因此日渐成为一种流行的词汇，可以 用来指代从事某一工作或任务的高级攻略或手册。 “葵花宝典”已经从唯一指向金庸作品《笑傲江 湖》演化为不再仅指向特定作者或特定作品，“葵 花宝典”与《笑傲江湖》及金庸之间的稳定指向关 系因其在各个领域中的广泛使用而受到了阻断。此种情形下，如果仍将《著作权法》中不属于保护对 象的虚拟作品名称纳入到在先权益的保护范畴，一 定程度上损害了社会公众对法律的合理预期利益并 限制了公众的表达自由。因此，“葵花宝典”不能 作为在先权益给予保护。
鉴于被诉裁定存在部分事实认定不清，部分法 律适用错误的问题，一审法院判决依法撤销被诉裁 定，责令被告重新作出裁定。
被告及第三人不服一审判决，提起上诉。
北京市高级人民法院经审理认为：作品中虚构 的作品名称缺乏法律保护的依据，一审判决对被诉 裁定予以撤销并无不当，但被诉裁定并未就诉争商 标的注册是否损害了反不正当竞争法在制止不正当 竞争行为过程中所产生的反射利益作出认定。商标 评审委员会应当结合完美世界公司在诉讼过程中补 充提交的相关证据，考虑诉争商标的注册和使用行 为是否属于不正当竞争行为作出认定，并在此基础上认定诉争商标的注册是否违反了商标法关于“申 请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规 定。因此，判决驳回上诉，维持原判。
三、商品化权益的司法认定
在“葵花宝典案”中，一审法院在认定诉争 商标是否构成“申请商标注册不得损害他人现有的 在先权利”情形时，态度审慎，认为《规定》第 二十二条第二款规定的“在先权益”适用对象为具 有较高知名度的作品名称和作品中的角色名称， “葵花宝典”这种“作品中的作品名称”并不适用 该规定。二审法院认为，对作品构成元素可以通过 反不正当竞争法进行保护。《规定》第二十二条第 二款对作品名称、作品中的角色名称的保护，更多 是从反不正当竞争的角度对具体的行为予以规制， 并不意味着在现有法律规定之外创设新的民事权利 或民事权益。
《规定》第二十二条第二款是民法总 则第一百二十六条“民事主体享有法律规定的其他 民事权利和利益”在特定情形下的具体体现由此 可见，法院在商品化权益并非我国法定权利的情况 下，对于商品化权益的认定十分谨慎。 《规定》第二十二条第二款关于商品化权益的 规定，是我国在司法解释的层面明确商品化权益可 以作为在先权益给予保护。根据该条规定，适用上 必须满足两个要件：1、适用对象为在著作权保护期 限内的作品中具有较高知名度的作品名称、作品中 的角色名称等；2、适用条件为能够让相关公众误认 为该商标与在先权益主体之间存在特定联系，能够 达到误导公众的客观效果。
具体而言，关于适用对象，作品中的角色名 称与作品名称并非在同一层面的在先权益，后者获 得保护的法律依据可以来源于知名商品的特有名 称，而前者获得保护并没有直接的法律依据，之所 以给予保护更多的是出于遏制商标抢注、维护商标 注册秩序。因此，角色名称要获得保护在知名度、 与作品及作者之间的关联度等方面比作品名称的要求更高。对于如“葵花宝典”一类“作品中的作品 名称”是否属于《规定》第二十二条第二款中规定 的商品化权益“等”字范围之内的保护对象，需要 进行具体审查。只有在该类名称的知名度达到了角 色名称知名度或者高于其知名度且没有其他因素阻 断其与作品及作者之间的稳定联系时方有适用的可 能。否则，将著作权法中不属于保护对象的“作品 中的作品名称”纳入商品化权益的保护范畴，一定 程度上损害了社会公众对法律的合理预期利益，限 制了公众的表达自由，且损害了商标申请注册制度 的管理秩序。因此，在诉争商标申请日之前，商品 化权益的适用对象应当具有一定知名度，且权利人 为之付出了智力创造和商业投入，并能为之带来企 业商誉、商业价值等经济利益。
关于适用条件，必须存在混淆误认的可能性。 商标的主要功能在于区分商品或服务的来源，尽可 能消除商业标识发生混淆误认的可能。随着市场经 济的发展，电影、电视剧、小说等作品的衍生品涵 盖多类商品与服务，但商品化权益的保护范围并不 当然及于全部商品或服务类别，需以诉争商标核定 使用的商品或服务与相关作品衍生品的商品或服务 是否存在交叉可能，容易导致相关公众对二者发生 混淆，或者误认为诉争商标与作品衍生品来源于同 一权利主体，或者误认为权利主体之间存在特定联 系为前提。换言之，必须满足诉争商标与商品化权 益的适用对象构成相同或近似，诉争商标使用在核 定使用商品或服务上，容易导致相关公众误认为其经 过商品化权益人的许可或者与其存在特定联系，足以 导致相关公众对其核定使用的商品或服务来源的识 别、品质的认可、信誉的保证等判断发生混淆。
关于商品化权益的司法认定，“功夫熊猫 KUNG FU PANDA案”在认定诉争商标是否侵害了 知名电影名称及角色名称的商品化权益时，明确了 四项要件可供参考：1、电影名称及角色名称应当具 有较高知名度和识别力；2、诉争商标标识与知名电 影名称及角色名称较为接近，能够形成对应关系； 3、诉争商标指定使用的商品（或服务）与电影衍生商品（或服务）存在一定的关联；4、诉争商标的注 册和使用将损害商品化权益人的利益，该损害应当 包括挤占商品化权益人本应获得的交易机会、电影 知名度及影响力被不当利用从而增加商标注册人的 交易机会等多种情形。
最后需要注意的是，如果当事人所主张的商品 化权益的内容可作为姓名权、肖像权、著作权、一 定影响商品或服务特有名称等法律明确规定的权利 或者利益予以保护的，则法院不应当对商品化权益 进行认定。（田芬）