法律责任视角下商标恶意抢注的司法规制
〖2018/8/10 8:27:42时〗 中国商标专网提供
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新闻来源：中华商标杂志 信息整理编辑：水色咖啡
商标恶意抢注 屡禁不止不仅对商 标注册秩序造成了 侵扰，也损害了诚 信经营者和消费者 的合法权益，《商 标法》责任条款的 缺失是导致这一现 象愈演愈烈的重要 原因。在现行法律 框架下应以法律责 任为中心，借鉴 法经济学的成本 收益理论，结合 《侵权责任法》 和《反不正当竞 争法》对商标恶 意抢注行为进行规 制，不失为一种有效的司法规制路径。
一、商标恶意抢注及构成要件
近年来，“商标恶意抢注”成为理论界和实 务界关注的热点问题，但它并非是见诸于《商标法》的概念，《商 标法》仅有第45 条第1款明确提及 “恶意注册”。从 字面解释来看， “商标抢注”即抢 先注册商标，有商 标申请人之间竞争 的含义，在市场经 济环境下其并非法 律所天然打击的对 象。我国《商标 法》采取的是申请 在先、注册确权原 则，因此，商标抢 注行为不能被一刀 切地认为是违法， 只有行为人具有恶 意才落入法律规制的范畴。笔者认为，商标恶意 抢注是指自然人、法人或其他组织明知或应知是 他人享有的商业标识或在先权利，仍然将其以不 正当手段抢先申请注册为商标的行为。构成商标 恶意抢注的要件包括以下几方面：
（一）抢注他人享有的商业标识或在先权利
从恶意抢注的对象来看，是“他人享有的 商业标识或在先权利”。具体而言，“他人享有 的商业标识”包括：（1）与注册商标和未注册 驰名商标在相同或类似商品上使用的相同或近似的商标，其中注册驰名商标不受相同或近似商品 的限制。（2）他人已经使用并具有一定影响的商标。关于“他人享有的在先权利”，《最高人 民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题 的规定》第18条将“在先权利”解释为包括“民 事权利”和“合法权益”，笔者认为这是恰当的 扩张解释。“民事权利”应当包括姓名权、肖像 权，以及著作权、专利权、商标权等；“合法权 益”应可包含商号、域名、知名商品特有的包装 装潢、电影名称、节目名称等所享有的权益。笔 者赞同扩张解释是因为“财产论已经导致一些人 注册商标不是出于表示产品来源的目的，而是 为了圈占那些被选作商标本身，以防止他人使 用”［1］，将恶意抢注对象扩展到“合法权益”可 以有效防止受财产论影响的商标权的过度扩张， 也有利于克服商标注册确权制度的积弊。
（二）抢注人主观恶意
从主观状态来看，抢注人需有“恶意”。 “恶意”一词体现了对行为人道德上的评价，但 “恶意”并非独立的过错类型，其性质属于直接 故意的范畴。在司法实践中，法官认为判断抢注 人具有恶意的一般标准是“明知或应知”［2］。可 见，除了“明知”这一典型的过错形态，实务界 的主流观点认为“恶意”包括“应知”这一法律 推定的过错形态，即抢注人应当知道“他人享有 的商业标识或在先权利”，可以推定其具有攀附 他人商誉获利的意图，这种法律推定减轻了原权 利人的举证责任。笔者认为，关于“应知”的判 断应当综合考虑商标构造及知名度、所处地域、 所处行业等因素。需要明确的是，基于商标注册 确权制度，非明知或应知的抢注行为属于合法的 商标注册行为。2017年施行的《关于审理商标授 权确权行政案件若干问题的规定》第23条就增加 了关于“商标申请人举证证明其没有利用在先使 用商标商誉的恶意”的除外规定。
（三） 以不正当手段进行抢注
从客观行为来看，抢注人是以不正当手段进行抢注。“不正当手段”的判断应当从定量和定 性两个角度加以综合判断：第一，定量判断主要 是指囤积商标的行为，即申请注册大量商标，明 确缺乏真实使用意图。此处“量”的判断也是 一个相对概念，商标局、商标评审委员会（下 称商评委）和法院需要结合抢注人是否有真实 使用意图加以判断。第二，定性判断主要从商 标构成、特定关系和注册后的行为来分析。定 性判断可从以下三个角度进行分析［3］：
从商标构成角度分析，恶意抢注行为包括： （1）申请注册多件商标，且与他人具有较强显著 性的商标构成相同或者近似；（2）申请注册多件 商标，且与他人字号、企业名称、社会组织及其 他机构名称、知名商品的特有名称、包装、装潢 等构成相同或者近似；（3）围绕他人具有较高知 名度的商标在多个商品或服务类别上进行注册； （4）将他人商标进行拆分组合或同音、形似替换 以及采用名人姓名的谐音。
从特定关系角度分析，恶意抢注的行为，包 括：（1）未经授权，代理人或者代表人以自己的 名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册； （2）抢注人与在先使用人具有前一条中所述行为 以外的合同、业务往来关系或其他关系而明知该 他人商标存在。
从注册后的行为角度分析，恶意抢注行为包 括注册后高价兜售、许可商标的行为和进行恶意 侵权诉讼的行为。
二、责任条款缺失是商标恶意抢注屡禁不止的重要原因
（一）责任是法律制度运行的保障
责任作为法律制度设计的核心，是法律得 以在现实中发挥作用的基础和保障，也是行为人 进行违法行为所要付出的成本。理性选择理论是 法经济学的基本假设，即行为人能够通过比较各 种可能行动方案的成本与收益，从中选择净收 益最大的行动方案［4］。审视民事违法行为，其违法收益包括直接经济收益和潜在的市场交易机会 等；而违法成本既包括行为人实际支出成本，也 包括违法的风险成本，比如罚款、损害赔偿等。 因此，作为理性的经济人，当违法收益大于违法 成本时，行为人一般愿意承担违法的风险；当违 法成本大于违法收益时，则行为人会倾向选择遵 守法律。在制度设计和法律适用时运用经济学原 理，通过责任条款增加违法成本，可以达到震慑 违法行为人的目的。倘若责任条款缺失则会让违 法行为人“有恃无恐”。
（二）商标恶意抢注具有可观违法收益
司马迁曾云：“天下熙熙，皆为利来；天下 攘攘，皆为利往。”搭便车的经济利益驱动是众 多职业商标抢注人趋之若鹜的经济原因。笔者认 为，恶意抢注人可获得的经济利益包括：（1）抢 注与有影响力的商标相同或近似的商标，可以省 去大笔广告宣传及品牌维护费用；（2）借助恶意 抢注，进行恶意诉讼获利，或者阻止相关产品进 入市场；（3）抢注成功后高价兜售商标；（4） 经销商恶意抢注商标意图获得独家经销权。如果 将商标恶意抢注行为视为民事违法行为，则上述 恶意抢注人可观的经济利益则构成其违法收益。
（三）商标法责任条款缺失导致违法成本低
我国商标法对于恶意抢注行为只有宣示性和 禁止性规定，而缺乏责任条款，导致行为人违法 成本低，助长了商标恶意抢注猖獗之势。2013年 《商标法》第7条明确将“诚实信用原则”作为 申请注册和使用商标应遵循的基本原则。有法官 撰文指出：“就商标司法审判而言，诚实信用不 仅是司法适用的基本原则，也可以作为解决具体 纠纷的法律规则。［5］”笔者认为，虽然“诚实信 用原则”引入《商标法》可以填补法律漏洞，但 是由于不能作为无效条款和异议条款，即没有对 应的法律责任，那么该原则就只是宣示性规定。 以最高人民法院第82号指导案例“歌力思案”为 例，最高人民法院以王碎永违反诚实信用原则为 由判其败诉，虽然遏制了商标恶意抢注人的非法获利企图，但也仅仅是驳回其诉讼请求，并未有 诸如判赔律师费、举证费等任何处罚，其结果只 是让商标恶意抢注人失去了他原本就不享有的东 西。原权利人由此蒙受的损失，诸如律师费、举 证成本、商誉损失等应当由谁承担？是否应当由 恶意抢注人进行适当的赔偿？
《商标法》关于恶意抢注的禁止性规定见诸 于第44条第1款和第45条第1款，尚且不论这两个 条款在具体案件中适用的可能性，就算适用最为 严重的后果仅仅是商标被宣告无效和损失300元 的商标注册费，恶意抢注成本何其低廉！笔者认 为在现行商标注册确权制度背景下，《商标法》 关于恶意抢注法律责任规定的缺失是导致商标恶 意抢注如此猖獗的重要原因，明晰和增加法律责 任是有效增加商标恶意抢注违法成本的路径。
三、以法律责任为中心的司法规制路径
（一）结合《侵权责任法》进行司法规制
通说认为，商标法属于民法领域，并且《侵 权责任法》被视为民法的责任法。故当《商标 法》缺乏对恶意抢注的责任规定时，可以由《侵 权责任法》发挥其“责任法”的作用。前文已 述，从对象来看，恶意抢注的是“他人享有的 商业标识或在先权利”。其中恶意抢注与注册 商标相同或近似的商标以及抢注损害他人的在 先权利，可以求诸于《侵权责任法》的责任条 款来规制。
1、商标恶意抢注符合一般侵权行为的构成要件
关于一般侵权行为的构成要件，我国理论 界存在四要件说和三要件说，笔者采四要件说来 分析商标恶意抢注行为。首先，商标恶意抢注行 为具有违法性。前文已述，商标恶意抢注违法了 《商标法》的诚实信用原则和第44条和第45条的 禁止性规定。其次，商标恶意抢注会给商标在先 使用人和在先权利人造成损害。恶意抢注与注册 商标相同或近似的商标会使得消费者发生混淆，削弱商标的识别功能和质量保障功能；抢注名人 姓名、商号、作品名称、节目名称等也会损害在 先权利人的利益。此外，在先商标使用人和在先 权利人在维权诉讼中，不论是向商评委请求宣告 无效还是向人民法院起诉，均要承担举证费、律 师费等损失。再次，商标恶意抢注行为与在先商 标使用人和在先权利人所遭受的损害之间存在因 果关系。最后，商标恶意抢注人存在主观过错， 即明知或应知“他人享有商业标识或在先权利” 而进行恶意抢注。故而，商标恶意抢注符合《侵 权责任法》一般侵权行为的构成要件。
2.商标恶意抢注人的责任承担
“侵权法的经济学本质，是通过要求施害人 对受害人承担赔偿责任，将高昂的谈判成本导致 的外部效应内部化。［6］”通过《侵权责任法》对 商标恶意抢注人苛以法律责任，可增加其违法成 本，促使其在权衡成本与收益后放弃恶意抢注商 标的行为。 在司法裁判中，法官应重点考察抢注人是否 具有“恶意”，并考量“不正当手段”。若经综 合判断商标申请人的确构成以不正当手段恶意抢 注与注册商标相同或近似的商标以及抢注损害他 人的在先权利，则可依据《侵权责任法》第15 条判令恶意抢注人承担停止侵权、赔偿举证费、 律师费、消除影响等责任。由于在我国司法程序 中，法院无权直接宣告商标无效，故在判决中法 院只能采取“判令商标评审委员会针对争议商标 重新作出裁定”，最终由商评委根据《商标法》 进行恶意抢注商标的无效宣告。
（二）结合《反不正当竞争法》进行司法规制
一般认为，反不正当竞争法关于知名商品 特有名称、包装装潢的规定可视为是对未注册商 标的保护条款。抢注在先使用并有一定影响的商 标、未注册驰名商标等未注册标识，可结合《反 不正当竞争法》进行司法规制。
1、可适用一般条款规制商标恶意抢注行为
新《反不正当竞争法》完善了一般条款及其构成要素，突出维护市场竞争秩序和保护消费者 利益。该条款适用条件为：（1）在生产经营活动 中发生的行为；（2）用于认定法律未列举的不正 当竞争行为；（3）扰乱市场竞争秩序，损害其他 经营者、消费者的合法权益［7］。
商标恶意抢注行为符合新《反不正当竞争 法》一般条款的适用条件，具言之：首先，商标 恶意抢注行为发生在生产经营过程中；其次，商 标恶意抢注并非新《反不正当竞争法》明确列举 的不正当竞争行为；最后，商标恶意抢注行为扰 乱了市场竞争秩序，损害了诚信经营者的合法利 益，割裂了商标与特定商品和服务的联系，增加 了消费者搜寻商品和服务的成本。
2.新《反不正当竞争法》第6条能否适用的分析
能否直接适用新《反不正当竞争法》第6条 的关键在于，商标恶意抢注是否可视为反不正当 竞争法视阈中的混淆行为。通说认为，混淆理论 是商标法侵权判定的基石。根据新《反不正当竞 争法》第6条第（四）项兜底条款的规定，其禁 止的仿冒混淆行为，与商标混淆一样，应以“足 以导致混淆”为要件。但是分别根据《商标法》 和《反不正当竞争法》来判断商标恶意抢注是否 构成混淆行为，得到的答案是不同的。构成商标 混淆的前提是属于商标性使用，而商标恶意抢注 行为不符合《商标法》第48条关于商标使用的规 定，因而不满足商标侵权的判定标准，这也是商 标侵权行为与商标恶意抢注行为的分野。
新《反不正当竞争法》第6条立足于规制仿 冒商业标识导致混淆的行为，以“引人误认为是 他人商品或者与他人存在特定联系”作为混淆性 要件，替代2001年《商标法》规定的“造成和 他人的知名商品相混淆”“引人误以为是他人的 商品”，加之第（四）项兜底的表述，明确扩张 了混淆的类型和范围。［8］就商标恶意抢注而言， 可以从注册后的用途来判断是否构成市场混淆： （1）若抢注成功后恶意抢注人将该商标用于自己的商品或服务上，使得相关公众误以为是他人的 商品或服务，则构成狭义的商品混淆；（2）若抢 注成功后恶意抢注人并未进行商标使用，仅仅将 抢注商标作为恶意侵权诉讼的武器或者高价兜售 的对象，会使相关公众误以为恶意抢注人为真实 商标权利人，而原商标使用人是未经许可而擅自 使用商标，可理解为“引人误认为与他人存在特 定联系”。因此，商标恶意抢注行为符合新《反 不正当竞争法》的混淆性要件，可以适用新《反 不正当竞争法》第6条进行规制。
3.商标恶意抢注人的责任承担
综上所述，恶意抢注在先使用并有一定影响 的商标、未注册驰名商标等未注册标识，可以适 用新《反不正当竞争法》一般条款和第6条对商 标恶意抢注行为进行司法规制，根据该法第17条 和第18条对商标恶意抢注人苛以法律责任，包 括停止违法行为、赔偿律师费等损失、处以罚款 等等，增加恶意抢注人的违法成本。值得一提的 是，若抢注成功后恶意抢注人仅仅将抢注商标作 为恶意侵权诉讼的武器而不使用该商标，在这种 情形下，恶意抢注人构成知识产权滥用。最高人 民法院在“歌力思案”中明确指出：“王碎永以 非善意取得的商标权对歌力思公司的正当使用行 为提起的侵权之诉，构成权利滥用，其与此有关 的诉讼请求不应得到法律的支持”。笔者认为， 恶意抢注人滥用诉权的情形，司法判决不能仅仅 是驳回其诉讼请求，对于情节严重的应当判令恶 意抢注人承担相应的损害赔偿责任。
结语
《商标法》法律责任条款的缺失导致违法成 本低，这是商标恶意抢注屡禁不止的重要原因。 《商标法》第7条诚实信用条款不宜成为规制商 标恶意抢注行为的常用条款：一是其没有对应的 责任条款；二是会使其沦为“口袋规则”，削弱 《商标法》的权威性和稳定性。违反商标法《商 标法》禁止性条款最严重的结果是注册商标被宣告无效，不足以震慑恶意抢注人。借鉴法经济学 的经济人假设和成本收益理论，在现行法律框架 下商标恶意抢注的司法规制应当以法律责任为 中心，结合《侵权责任法》和《反不正当竞争 法》进行司法规制，可弥补《商标法》法律责 任的缺位。（作者 王莲峰）
（本文系上海市社会科学规划一般项目：《商标恶意抢注法律规制研究》的阶段性研究成果，项目号：2017BFX005。 作者单位：华东政法大学知识产权学院）
参考文献：
［1］ 彭学龙：《商标法的符号学分析》，法律出版社 2007年版，第307页。
［2］ 苏志甫：《恶意抢注他人在先商标行为的司法认 定》，载于《人民司法(案例)》，2017年第29期， 第44页；穆颖：《商标恶意抢注的判定规则——以“明知或应知”的主观状态为核心》，载于《中华商 标》，2017年第1期，第30页。
［3］ 参见《商标法》第15条和《商标审理与审查标准》关于“不正当手段的判定”。
［4］ 肖松：《法经济学（第二版）》，北京师范大学 出版社2017年版，第5页。
［5］ 芮文彪、凌宗亮：《新<商标法>诚实信用原则的 本质及司法适用》，载于《电子知识产权》，2015年 第1期，第103页。
［6］ ［美］罗伯特·D.考特、托马斯·S.尤伦著，施少
华、姜建强等译、张军校审：《法和经济学（第三 版）》，上海财经大学出版社2002年版，第248页。
［7］ 孔祥俊：《不正当竞争行为的一般条款》，载于 《中国工商报》，2017年11月23日第005版，第1页。
［8］ 孔祥俊：《新修订反不正当竞争法释评》，载于 上海交大知识产权与竞争法研究院微信公众号，http：// mp.weixin.qq.com/s/NZ9O-xNaLeY6edGLNW3uPg，最 后访问日期为2018年5月9日。
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