对《举报人的商标专用权该不该保护？》的讨论
〖2014-4-8 16:26:04时〗 中国商标专网提供
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新闻来源：中国工商报 信息整理编辑：紫藤
案情回放
2014年2月20日，本版刊登了《举报人的商标专用权该不该保护？》一文，文中所述案情为：昆明无敌制药厂成立于1994年，属集体所有制企业，王昌、刘素华、王兰、王会、王元5人为企业成员。1995年8月21日，昆明无敌制药厂申请注册了第761665号王子荣无敌及字母组合商标。2003年6月和7月，王子荣文字及图形组合的两件商标获得核准注册，注册号是第3119214号与第3119215号，核定使用商品为第5类药酒、膏、中药成药等。2002年4月，昆明无敌制药厂改制为5名投资者为股东组建的昆明无敌药业有限责任公司（以下称昆明无敌药业公司）。昆明无敌制药厂拥有的原材辅料、库存商品等实物转入新公司。2002年6月，昆明无敌制药厂的企业印章被销毁。
2005年9月8日，昆明无敌药业公司引入云南膳坊本草科技有限公司（以下称膳坊本草公司）为新股东。合同约定第761665号和第3119214号注册商标等无形资产为王氏股东所有。2006年1月，昆明无敌药业公司更名为云南无敌制药有限责任公司（以下称云南无敌制药公司），王会为公司法定代表人，王兰为监事会成员。2007年10月16日，王会、王兰、王鹏程（系王元之子）与云南无敌制药公司签订《知识产权有偿使用协议》，约定将第761665号和第3119214号注册商标等知识产权按每年40万元的价格许可给云南无敌制药公司使用，使用期限为3年。
昆明蓝汇商贸有限公司（以下称蓝汇公司）由王会、王兰等自然人出资设立。2008年年底，王会、王兰以昆明无敌制药厂的名义与蓝汇公司签订注册商标转让合同，将第3119214号、第3119215号、第761665号注册商标的注册人变更为蓝汇公司，2009年5月31日该商标转让获得核准。后因商标使用纠纷，膳坊本草公司将蓝汇公司、王会与王兰诉至法院，要求法院确认王会、王兰转让第3119214号与第3119215号注册商标的行为无效。两审法院均驳回了膳坊本草公司的诉讼请求。
2013年6月，昆明市某区工商局接到蓝汇公司举报，称云南无敌制药公司侵犯其商标专用权，要求依法查处。举报人的注册商标专用权到底该不该保护？执法人员有两种不同观点。第一种观点认为上述注册商标权利人不确定，工商机关不应干预民事纠纷；第二种观点认为应当保护。
讨论意见
（一）
1.根据《城镇集体所有制企业条例》的规定，城镇集体所有制企业是财产属于劳动群众集体所有、实行共同劳动、在分配方式上以按劳分配为主体的社会主义经济组织。根据案情介绍，王昌等5人为昆明无敌制药厂（集体所有制企业）成员，该厂财产属于王昌等5人所有。
昆明无敌制药厂于2002年3月提出王子荣文字及图形组合的两件商标注册申请，意味着该厂获得了对这两件商标被核准注册的期待权。2002年4月该厂改制时，改制方案中的净资产应当不包含当时尚未获得核准注册第3119214号和第3119215号商标的价值。根据城镇集体所有制企业的性质，昆明无敌制药厂改制后对第3119214号和第3119215号商标权的期待权应当归王昌等5位成员所有，这两件商标获得核准注册后，专用权即归王昌等5位成员。
2.昆明无敌制药厂改制后丧失了民事主体资格，以其为注册人的第761665号、第3119214号、第3119215号注册商标应当在该厂注销后一年内办理移转手续。虽然这几件商标至2008年年底一直未办理移转手续，但其间并无任何人向商标局申请注销，且一直在使用。根据现行《商标法》的规定，这几件商标仍然有效，依法可以移转。
虽然上述注册商标可以移转，但2008年年底王会等人以昆明无敌制药厂的名义与蓝汇公司签订的注册商标转让合同明显存在瑕疵，属于现行《商标法》第四十一条“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”情形，该注册商标可能被撤销。不过，即使该注册商标被撤销，根据《商标法实施条例》第三十六条有关撤销注册商标的决定或者裁定对已经履行的商标转让不具有追溯力之规定，自上述商标转让获得核准的2009年5月31日起，至撤销决定或者裁定生效之日止，该商标转让仍然有效。
3.从上述第二点可以看出，至案发时举报人的注册商标仍是合法有效的，其专用权依法应受到保护。同时，为防止上述注册商标被撤销，建议王某等人与蓝汇公司共同向商标局提交书面说明，并补充商标权属相关证明材料。（刘济英 曾海燕）
（二）
第3119214号与第3119215号注册商标是昆明无敌制药厂改制前申请的。相关商标于2003年获准注册时，该厂已改制为昆明无敌药业公司。改制文件确认该厂净资产归王昌等5位投资人所有，该厂实物资产转入改制后公司。2006年1月，昆明无敌药业公司吸收新股东改组为云南无敌制药公司时，相关各方约定第3119214号注册商标等无形资产为王氏股东所有，不归云南无敌制药公司所有，改组资产评估报告的评估对象也不包括注册商标专用权。笔者认为，企业改制或重组过程中，相关各方将被改制或重组企业的部分资产投入改制重组后企业，将其他资产约定归改制重组企业原投资人所有，这种做法虽不规范，但属市场主体的意思自治范畴，在保障改制重组企业原债权人权益的前提下，应予尊重并认可其合法有效性。
本案的特殊性在于，王氏股东按改制协议或文件继受第3119214号与第3119215号注册商标后，本应按《商标法实施条例》第二十六条办理商标移转手续，之后再以自己的名义将商标转让给蓝汇公司。但王氏股东未办理移转手续，而是在2008年年底隐瞒昆明无敌制药厂已改制、印章已销毁的事实，采取欺骗手段仍以昆明无敌制药厂的名义办理商标转让手续。不过，注册商标继受人此类隐瞒真实情况违规办理注册商标转让手续的行为，并不当然导致转让无效或被撤销的法律后果。理由是：
1.现行《商标法》第四十一条第一款所称“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”，其法律后果是由商标局撤销该注册商标。从立法目的、条款字义及上下文来看，该条款的“取得注册”不包括注册商标转让核准。对以欺骗或不正当手段办理注册商标转让手续的，不适用现行《商标法》第四十一条第一款。
2.《商标法律理解与适用》（中国工商出版社2009年1月版）第337~338页，对因利用伪造公章或签字等不正当手段违法转让注册商标而发生的争议，明确指出：“转让合同是当事人之间的一种民事行为，商标法中并没有相关规定赋予商标局可以调解或解决争议的权利。在发生转让争议后，当事人应该通过民事程序解决其争议……在争议过程中，如果转让申请尚未被核准公告，商标权尚未转移的，可以在诉讼中向法院申请财产保全措施，商标局将根据法院的协助执行请求中止该转让。如果转让申请已经被核准公告，商标权已经发生转移的，只能在法院判决转让行为无效后，根据生效法律文书请求商标局对相关转让予以撤销。”本案相关当事人正是通过民事诉讼途径来解决商标转让纠纷的，法院根据本案商标承继及转让的实际情况，终审判决驳回原告有关确认涉案注册商标转让行为无效的诉讼请求。也就是说，法院终审确认王氏股东与蓝汇公司之间转让涉案注册商标的行为有效。
3.《商标法实施条例》第四十七条虽然规定商标注册人自终止之日起1年期满没有办理移转手续的，任何人可以向商标局申请注销该注册商标，但该法条并未授权商标局主动注销此类情形的注册商标。《商标法律理解与适用》第344页也载明，对依照《商标法实施条例》第四十七条提出的注销申请，如果在申请人提交注销申请之前，相关注册商标已经办理了移转申请的，商标局不予核准注销申请或予以结案。
综上所述，蓝汇公司对涉案注册商标的专用权应当予以保护。（黄璞琳）
（三）
笔者认为，本案注册商标应归昆明无敌制药厂原投资人所有。
一般来说，在企业改制时，集体企业应当按照法律规定进行清产核资，明确其财产所有权的归属，《城镇集体所有制企业条例》第三十六条对此已有规定。本案的企业改制是由集体有制企业改制为有限责任公司。根据案情介绍，2002年4月，按照相关程序，昆明无敌制药厂的相关资产清算已明确到位，但第761665号、第3119214号与第3119215号注册商标在资产清算时被遗漏。
注册商标作为一种无形资产在《城镇集体所有制企业条例》里并没有明确规定其权利归属。《国务院办公厅转发国资委关于进一步规范国有企业改制工作实施意见的通知》（国办发〔2005〕60 号）规定：“没有进入企业改制资产范围的实物资产和专利权、非专利技术、商标权、土地使用权、探矿权、采矿权、特许经营权等资产，改制后的企业不得无偿使用；若需使用的，有偿使用费或租赁费计算标准应参考资产评估价或同类资产的市场价确定。”集体所有制企业改制可参照国企改制的相关政策。
根据我国集体所有制企业性质，企业财产本属企业劳动群众集体所有，但由于历史原因，我国的集体所有制企业情况比较复杂，有的企业可能就是由几人投资所形成，如本案。参照《国务院办公厅转发国务院国有资产监督管理委员会关于规范国有企业改制工作意见的通知》（国办发〔2003〕96号）文件精神，清产核资按照“谁投资、谁所有、谁受益”的原则，同时参照《城镇集体所有制企业条例》第四十一条和第四十二条的规定，结合本案，笔者认为，此3件注册商标可作为一种资产，由王昌、刘素华等5名投资人合法承继。2005年，昆明无敌药业公司引进膳坊本草公司为新股东，昆明无敌药业公司使用的第761665号和第3119214号注册商标等无形资产为王氏股东所有。这个合同约定为各方真实意思表示，符合《民法》及《合同法》相关原则精神，应认定为有效。（晏微）
（四）
1.知识产权属于私权，是《民法》所指的财产权范畴。原企业的改制方案确认企业净资产扣除相关费用后，剩余部分归5名投资者所有，尽管未明确剩余净资产是否包括企业的知识产权等无形资产，但如果没有证据证明是故意流失国有资产，则改制方案中所指的剩余净资产应当包括无形资产，投资者属善意取得。
2.2002年企业改制至2013年发生商标纠纷，时间跨度10余年，改制前企业的主管部门或相关部门理应知晓涉案商标已归原投资人实际拥有，但并未提出异议，形成默认事实。
3.投资人王会等人分别与膳坊本草公司和云南无敌制药公司签订协议，约定无形资产归王氏股东所有并实施许可使用，证明膳坊本草公司和云南无敌制药公司在商标纠纷前知晓并认可商标专用权归投资人所有。
4.投资人与蓝汇公司签订的注册商标转让合同是否有效，以及注册商标超过宽展期是否有效，属于由有权机关确权是否有效的法律关系。在被撤销之前，注册商标转让后颁发的商标注册证合法有效，应受法律保护。（郑向洪）
（五）
企业改制中进行资产重组的依据是企业职工大会通过、并经主管部门批复同意的改制方案。昆明无敌制药厂改制方案虽未明确规定涉案商标的权利归属，但确认该厂剩余净资产归5名投资者所有，该剩余净资产应当包括正在申请的商标权利。5名投资者并未明确将涉案商标投入改制后的公司，昆明无敌药业公司在与膳坊本草公司签订新股东合同时明确涉案商标归王氏股东所有。因此，企业改制后，涉案商标的权利应当归5名投资者所有。但是，由于5名投资人并未依法办理商标移转手续，存在程序缺陷，因此王会等人与云南无敌制药公司签订的《知识产权有偿使用协议》无效。由于昆明制药厂已经不存在，王会等人采取欺骗手段以该厂名义转让商标属违法行为。
基层工商部门无权裁判当事人之间的商标权属纠纷，只能依据商标注册证和商标转让核准证明执法办案。在本案中，由于蓝汇公司已经获得涉案商标，工商部门应责令云南无敌制药公司停止使用涉案商标，但鉴于上述案情，不宜作出罚款等处罚决定。同时，工商部门应综合运用行政指导手段，指导当事人依法正确办理商标移转手续。（陈萍）
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