也谈定牌加工中的侵权认定
〖2012-1-17 14:58:00时〗 本网提供
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新闻来源：中国知识产权报 本网信息整理编辑：清杨
定牌加工(Original Equipment Manufacturing)，俗称“贴牌生产”，是指加工方根据约定，为定作方加工使用特定商标的商品并将该商品交付给定作方，定作方根据约定向加工方支付加工费的贸易方式。对外定牌加工是指定作方和加工方分别为不同的国家的企业或者个人。
随着近年来我国对外开放的不断深入，对外定牌加工业务在我国的外贸领域已占有相当比重。但在我国的法律界和产业界，对于对外定牌加工中只加工产品而不在国内销售的行为，是否对合法商标权人的商标权构成侵权的问题一直存有争议，目前依旧尚无定论。在部分既有司法判决中，认定其构成侵权，同时也有一些观点认为应该区别对待，从严认定，另有一些司法判决则认为其不构成侵权。
诚然，混淆性是判断商标侵权的原则，但我国商标法和《WTO与贸易有关的知识产权协议》均规定在相同商品上使用相同商标的以立法形式直接推定为构成混淆，且不可反驳，无需个案审查。但目前在知识产权学术界和实务界有一种倾向是认为对外定牌加工商品全部出口到境外，不会造成国内相关公众混淆，此种行为不属于商标使用，不构成侵权。对此，笔者认为，定牌加工作为市场经济中的一种贸易形式，加工的产品具有使用价值和交换价值，是一种商品。加工行为作为一种商业行为，是为了商品流通而进行的制造行为，该产品的最终目的在于投入商业流通以供不特定的消费者使用。因此，定牌加工的产品属于商品，在加工的产品中标贴商标无疑属于具有商业目的的商标使用行为。
但众所周知，知识产权既是法律问题，更是公共政策问题。对外定牌加工贸易不仅增加了外汇收入、扩大了就业，而且通过这一平台，为我国加工企业自身的升级发展亦创造了条件。因此，对于对外定牌加工是否构成侵权的认定不能“一棍子打死”。
笔者认为，认定侵权与否不单要依靠法律的刚性规定，而且也要依据诚实信用原则和利益平衡原则进行正当性判断。在保护、鼓励企业以自有品牌参与国际竞争的同时，对于国内众多正当的涉外定牌加工产业也应该予以保护。因此，根据诚实信用原则和利益平衡原则，对境内商标权的保护范围应予以适当限制，而对于正当的对外定牌加工则不应认定为侵权，具体建议如下：在境内在先使用未注册商标的不侵权；若境内注册商标权人知道或者应当知道在其注册前境外已经有合法商标权人的不认定侵权，此举可防止抢注境外商标进行牟利的不道德行为；对类似商品和近似商标的判断以不构成混淆为由认定不侵权，但对驰名商标和省级著名商标除外；若境内的注册商标连续3年不使用的，认定不侵权；对境内的注册商标未投入实际使用或准备使用，但未达到连续3年不使用的，认定侵权的同时可不予赔偿损失。（吕甲木）
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