论商标诉前禁令制度的不足与完善
〖2004-9-5 22:38:00时〗 本网提供
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随着知识产权领域侵权现象的增加，如何及时制止侵权行为、保护权利人的利益已是知识产权保护面临的一大难题。为有效保护知识产权权利人、利益关系人及社会公共利益，TRIPS协议及其他国家都纷纷规定了知识产权临时禁令制度。我国于2001年对《中华人民共和国商标法》作了修改。新修改的《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）及最高人民法院随后发布的《最高人民法院关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据适用法律问题的解释》（以下简称《解释》），规定了商标诉前禁令制度。
笔者有幸在一次学术报告会上专门就目前法院受理诉前禁令案件中可能遇到的问题咨询了上海市第二中级人民法院民五庭庭长谢晨法官。谢法官引用其刚办过的上海“天上人间”案作了回答。之后，笔者收集了有关资料，经过分析发现商标诉前禁令从制度设计到司法实践中都存在不少问题（而不仅仅是担保数额难以确定的问题）。所以，对商标诉前禁令措施的不足及其完善进行研究很有必要。
一、TRIPS协议和我国商标法中的诉前禁令制度简介
1．TRIPS协议中的临时措施
《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPS协议）第3节第50条规定，为了制止侵犯任何知识产权活动的发生，特别是在一旦有任何迟误就很可能给权利人造成不可弥补的损害情况下，司法当局应当有权在开庭前依照一方当事人的请求，下令采取及时有效的临时措施。普遍认为，要求各成员采取临时措施予以保护是世界贸易组织在知识产权国际保护上的一个重要发展。TRIPS协议第50条是整个知识产权执法部分最重要的规定之一。该条用了8款对临时措施进行了规定，其主要内容大致包括：采取临时措施的目的；临时措施的适用范围；采取临时措施的条件；申请人的条件；被告的权利；临时措施的撤销以及当事人的请示赔偿权等。
2．我国商标法中的诉前禁令制度
为符合世界贸易组织规则和履行在入世谈判中的对外承诺，我国对商标法作了相应修改。新修改的《商标法》从2001年12月1日起施行。该法第五十七条、五十八条是根据TRIPS协议第50条对知识产权执法的要求而新设的条款，属于知识产权权利人在其权利受到侵害时有权获得的一项临时救济。随后，最高人民法院于2002年发布了《解释》，该解释就提出诉前停止侵犯注册商标专用权行为的申请人、诉前责令停止侵犯商标权案件的管辖、当事人提出申请应符合的条件、人民法院对诉前停止侵犯注册商标专用权申请的审查、如何确定担保、如何实施责令停止侵权的措施以及证据保全等问题作了较为详细的解释，为进一步加强注册商标专用权的法律保护提供了有力的司法保障。
二、我国商标诉前禁令制度及实施中存在的问题
虽然最高人民法院的《解释》对诉前禁令如何实施作了较为详细的规定，但是作为民事诉讼中一项重要的制度，我国商标诉前禁令制度及其实施还存在许多不足之处。
1．措施适用的范围太窄
第一、没有明确适用于未注册驰名商标。由于享有较高声誉、商品或服务的质量为人们认可，未注册驰名商标更容易受到侵害。正如美国律师协会知识产权分会主席史密斯所言：“如果法院允许或放任‘劳斯莱斯’餐馆、‘劳斯莱斯’裤子、‘劳斯莱斯’糖果存在的话，那么，不出10年，‘劳斯莱斯’商标的所有人就不再拥有这个世界著名的商标了。”未注册的驰名商标在我国是受保护的。《商标法》第13条第一款规定：“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。”《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第2条规定：“依据商标法第13条第一款的规定，复制、摹仿、翻译他人未在中国注册的驰名商标或其主要部分，在相同或类似商品上作为商标使用，容易导致混淆的，应当承担停止侵害的民事法律责任。”实践中也有保护未注册驰名商标的例子（如商标局曾应意大利费列罗有限公司的申请撤销了张家港市乳品一厂抢先注册在相同商品上的“金莎及图”商标）。既然未注册的驰名商标受法律保护，为什么就不能享有申请诉前禁令的申请权呢？
第二、是否适用注册商标侵权不明确。《商标法》第52条第一款规定“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商品”属侵犯注册商标专用权行为。如果后者使用的商标也是注册商标，这时能否对其适用诉前禁令呢？
有人会反驳，注册商标侵权的可能性不大，因为申请商标注册时要经过严格的审查（《商标法》第28条）。笔者认为，不大可能并不是不可能。既然《商标法》在第28条作了明确的规定，为什么还要作第42条第二款的规定呢？这不是说明实践中完全有可能出现注册商标侵犯他人注册商标权的可能性吗？再者，商标局在确定商品和服务类别时，应严格按照商品和服务分类表进行，但分类表在区分商品或服务是否类似上却并不一定有严格的分类意义（还需要考虑其他各种因素）。在分类表中不属于同一种类别的商品或服务不能一律判定其不属于类似的商品或服务。如第二十九类的果冻、果酱和第三十类的糖果、蜂蜜就容易混同。在认定商标是否相同或近似时就更难了，这需要从音、形、义多方面加以分析、判断。可见，和注册商标相同或近似的商标完全有可能被注册。
2．当事人利益保护不平衡
诉前禁令的实施贵在迅速、及时。商标法及有关司法解释都体现了这种要求，比如：法院经审查符合条件的在48小时内作出书面裁定、责令停止侵权的须立即开始执行、先作出裁定再通知被申请人，等等。为了防止申请人滥用诉前禁令，《解释》同时也赋予了被申请人寻求救济的权利和程序，如作出裁定后应及时通知被申请人（至迟不超过5日）、被申请人不服可以在10日内申请复议、在诉前禁令实施后15日内申请人不起诉的法院应解除禁令、在申请人不起诉或申请错误时被申请人有权要求申请人赔偿等。即便如此，笔者认为对被申请人利益的保护还是不够。仔细分析《解释》可以发现，诉前禁令的发出是由申请人申请、人民法院单方完成的。法院在作出诉前禁令之前根本没有给被申请人以陈述、申辩的机会。连《最高人民法院关于诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第九条中的“人民法院在前述期限内需要对有关事实进行核对的，可以传唤单方或双方当事人进行询问，然后再及时作出裁定”的规定在《解释》中都没有。知识产权为私权，法律应该平等保护各当事人的权利。如果程序上欠缺完整和公正的话必然会影响实体上的公正。法院单方审查并作出诉前禁令的裁定固然能提高效率，但有失公平。
3．司法实践中可能出现的诸多问题
（1）48小时的审查时间问题。《解释》第九条规定，人民法院受理诉前禁令申请后，应当在48小时内作出书面裁定，作出责令停止侵权决定的应当立即开始执行。笔者认为，这个时间规定不太合理，也很模糊。
第一、期限过短。人民法院接受申请人申请后，要对申请人的书面申请状进行审查，明确当事人及其基本情况、申请的具体内容、范围及理由。更重要的是法院要对申请人提交的证据进行审查，如商标使用许可合同、在商标局备案的材料、被申请人正在实施或者即将实施侵犯商标专用权行为的证据（包括被控侵权商品）。此外，人民法院还需确定申请人应当提供的担保数额，而要确定担保数额又须考虑责令停止有关行为所涉及的商品收益、合理的仓储、保管等费用以及停止有关行为可能造成的合理损失等。试问，48小时内要解决这么多问题保证不会出问题吗？
有人认为我国《民事诉讼法》第93条也规定法院在接受诉前财产保全申请后必须在48小时内作出裁定，因此《解释》中的规定应是合理的。我们应该看到，《民事诉讼法》中的规定和这里的规定在适用对象上有明显区别。前者只是针对被申请人的财产且只能限于其请求的范围或者与本案有关的财物，而后者主要是针对被申请人的侵权行为。行为保全显然比财产保全要复杂得多。
第二、用语模糊，不便理解。“经审查符合本规定第四条的，应当在48小时内作出书面裁定”中，48小时的起算时间究竟是从人民法院接受申请时开始计算还是从人民法院审查完后起算？如果是从接受申请时起算，则会产生上面所说的问题；如果从法院审查完后起算的话，那么从申请时到审查后这段时间没明确，过长的话将不利于对申请人利益的保护。
（2）禁令实施后，申请人起诉前双方当事人达成和解协议时怎么处理？实践中，大量的申请人提起诉前禁令的目的是禁止被申请人的侵权行为，保护自己的商标专用权，获得赔偿倒是次要的。另一方面，法院在进行诉前证据保全时，往往要扣押被申请人的产品查封其经营设备等，这对被申请人“杀伤力”很大，因此，被申请人一般会主动与申请人达成和解协议，申请人因而不起诉。这时将产生两个问题：第一、当事人往往在和解协议中约定销毁被控侵权产品及有关工具和技术资料等，以保证不再侵权。但这些产品与资料已由法院查封，当事人无权处理，没有生效法律文书作根据法院也无权销毁，这将导致和解协议无法履行。第二、当被申请人不履行和解协议时，必然会再次引起诉讼。那么申请人是选择违约之诉还是侵权之诉呢？选择前者，由于在法院管辖以及适用的法律等问题上与侵权之诉不同，申请人可能不愿为之；选择后者，如果15日的期限已过，申请人须重新提起诉前禁令，这样将增加风险，因为这期间被申请人可能销毁证据、转移财物。
（3）有权提出诉前禁令的利害关系人范围太窄。普通许可合同的被许可人是否有权提出禁令申请呢？学界对此有不同意见：一种意见认为普通许可的实施权是一种消极性权利，不具有排除他人实施的权利性质，不产生可以制止他人实施的效果；一种意见认为利害关系人可以与知识产权权利人通过合同约定诉讼权利，或者先敦促权利人行使诉讼权利，在其不作为的情况下再独立提起诉讼；还有一种意见认为利害关系人可以作为原先独立提诉讼。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定，普通许可合同的被许可人只有经商标注册人明确授权后才可以提起诉讼。
笔者认为这样规定不妥。确定利害关系人的依据是侵权行为与申请人有利害关系，即侵权行为可能给其合法权利造成影响或损害。显然，普通许可合同的被许可人也是利害关系人，他也应有权要求法院保护其有关权利。而且实践中商标许可合同大多是普通许可合同，如果只有商标权人才有权提出诉前禁令，这不利于保护这些人的利益，况且商标权人迟延申请或不申请的可能性都存在。
（4）条文用语模糊，不便理解和认定。
首先，对于“即将实施的侵权行为”的认定没有明确。法学界称这种行为为“即发侵权”。在国外，对“即发侵权”有“客观论”和“主观论”观点。“客观论”认为只有侵权的准备工作完成时，才能认定有侵权的可能性；“主观论”认为只要有证据能够证明有制造、销售侵权产品的意图时就应认定有侵权的可能性。对此，我国的诉前禁令制度中未加明确。
其次，对“难以弥补的损失”难于认定。所谓“难以弥补的损失”可以这样理解：权利人在侵权行为发生后，不能获得相当的赔偿（否则不能说是难以弥补）或者一旦侵犯商标权的行为得逞，将对商标权人、利害关系人或社会公共利益造成无法挽回的损失。不论哪种理解，都要考虑很多因素。但相关规定中没有明确的审查标准，导致法院在实践中难以认定。
除上面所述的不足外，相关解释中也没有对法官玩忽职守、滥用权利从而造成禁令发布错误的行为进行追究的规定。
三、完善商标诉前禁令制度的几点思考
1．商标诉前禁令实施中应该遵循的原则
（1）慎重运用原则。采取诉前停止侵犯知识产权行为的禁令措施应该极其慎重，笔者认为，它应该成为实施商标诉前禁令措施的一个原则。诉前禁令措施一旦实施，随即将产生被申请人相关行为必须立即停止的法律后果。如果法院的决定是错误的，那么即使被申请人获得了一定的赔偿，但这种“填平式”的赔偿对被申请人的损失是“难以弥补的”，给社会公共利益造成的损失也是很大的。在国外，法院作出临时禁令十分谨慎。在英国，如果当事人申请临时禁令错误，法官撤销原来的禁令，情况严重的还构成“蔑视法院的刑事罪”。这说明，法院作出临时禁令决定应特别谨慎。
为贯彻慎重原则，笔者认为要对承办法官引入责任追究制。只有追究承办法官玩忽职守、滥用权利的行为他才会对禁令申请进行认真审查、严格依照法律办事，从而减少错误的发生。
（2）平等保护原则。平等原则是我国民事诉讼程序必须遵循的一个基本原则。商标诉前禁令措施从本质上来说是民事诉讼程序中的一个环节，是保护知识产权程序中的一个特别程序。因此，处于裁判者地位的法院，应该平等地对待当事人中的每一方。
平等原则首先要求在商标诉前禁令措施的制度设计上要平衡好申请人与被申请人之间的利益关系。鉴于目前我国商标法中的诉前禁令制度过多地偏重于对申请人的保护，笔者认为应该引入必要的听证程序，以利于保护被申请人的利益。
2．引入听证程序，保护被申请人的陈述、抗辩权
在英美国家，法庭对临时禁令案件一般都要经过庭审听证后才作出核准或驳回的裁决。只有在情况紧急的极少数时候法庭才可应申请人的要求而迳行发布临时限制令。但无论是在核发临时禁令之前通知被申请人还是在发布禁令之后通知被申请人，都会给当事人提供听审的机会和权利。TRIPS协议也有类似的规定。我国商标诉前禁令制度中只设定了被申请人要求复议的程序，但复议程序与包含当事人陈述、证据交换、质证和认证内容的听证程序是有明显区别的。而且我国有关的司法解释中所规定的复议程序是应被申请人的请求而进行的，这与英美等国判例中一般由法庭起动不同。所以，笔者建议在禁令发布前引入必要的听证程序，以让人民法院充分听取双方的陈述、申辩，全面掌握案件的事实。
为给当事人提供充分的听证机会，法院可以将诉前证据保全、诉前财产保全与诉前禁令分步进行，即先进行证据保全和财产保全，再举行听证会，然后根据当事人的陈述、申辩进行审查以决定是否发布禁令。此外，在执行时，执行人员要再次对有关事实进行审查，确认无误后再依法执行，确保禁令措施的正确实施。
3．司法实践中遇到的问题的处理办法
要解决法院在执行诉前禁令过程中可能会出现诸多的问题，笔者认为一要靠制度的修改和完善，二要靠法院的灵活运用。
（1）核发诉前禁令后申请人起诉前，当事人达成和解协议的处理办法。有人认为应该制定相关规定，允许在诉前禁令阶段适用调解，对当事人的和解以司法的强制力予以确认，并以调解方式结案，从而避免引起新一轮的申请或诉讼。实际上，这种方式不可取。因为法院调解属于诉讼中调解，在申请人起诉前，法院是无权对当事人的争端进行调解的。笔者认为可以采用以下两种办法：一是申请公证，由公证机关对当事人之间就销毁侵权产品、赔偿损失等达成的和解协议的真实性、合法性进行公证，从而取得对法院有约束力的法律上的证据——公证书；二是由当事人达成和解协议时，双方商量由申请人提起诉讼，然后由法院参照双方达成的和解协议进行调解，结案后诉讼费用双方分担。两者相比，后者更可取。
（2）申请人商标权产生争议时法院的处理办法。如果在禁令发布后起诉前，被申请人或其他单位或个人提请商标复审委员会撤销申请人注册商标的，法院可以中止执行，仅进行必要的证据保全和财产保全；如果申请人的注册商标被撤销，法院应果断停止执行，解除有关的财产保全、证据保全措施，并继续扣留申请人提供的担保金，等待被申请人在规定期间内是否提出赔偿请求。当然，这里要充分协调好商标行政管理机关与人民法院的关系。
（3）适当扩大诉前禁令的适用范围。首先，要明确规定未注册驰名商标的权利人享有提起诉前禁令的权利。其次，增加规定商标普通许可合同的被许可人在商标人不提起诉前禁令时自己有权独立或联合提出诉前禁令的权利。
（4）对侵权标准的认定方法。对“即发侵权”行为，法院可这样进行认定：侵权人的准备工作是否已经完成；是否以销售为目的持有产品或发布侵权产品目录；侵权人的行为是否曾经被商标管理机关或人民法院作出过处罚，现在又处于准备过程中；是否有确实充分的证据证明侵权人的客观条件和主观意图均有可能继续实施侵权；等等。如果回答是肯定的，则可认定为是“即发侵权”行为。对于什么是“难以弥补的损失”，笔者认为，可以考虑以下因素：因侵权行为造成的损害后果无法通过救济得到完全恢复；申请人不能得到相当的赔偿；侵权造成的损害后果的范围和程度尚无法确定；侵权行为对申请人的商标声誉等无形财产的影响程度等等。
此外，要明确《解释》第9条中法院作出书面裁定的起算时间，并规定一个合理的审查时间段。
4．加强对知识产权执法人员的培训，提升诉前禁令措施的执法水平
随着知识产权保护客体的扩大、保护程序的复杂化和专业化，法官的个人素质在知识产权保护中将起到越来越重要的作用。正如刘春田教授所言：“法官的素质是司法公正的必要保障，离开必要的素质，司法公正就是一条不能站立的空麻袋”。
综观我国目前的现状，一些地方的执法人员的素质明显不能适应知识产权执法工作的要求。所以，提高执法人员水平已是刻不容缓的事了。为改变这种现状，我们需要做很多工作。一方面，法院要加紧对知识产权执法人员的培训，培养一批既精通法律，又懂知识产权的专门人才；另一方面，法官自己也应不断加强理论学习，以适应经济发展对法院执法工作提出的新要求。
四、结语
诉前禁令制度的实施可以说是我国知识产权保护制度史上的一个重要的里程碑，既丰富了我国的诉讼保全制度，也是我国为加入WTO在知识产权执法方面履行入世承诺的具体表现。它对加大知识产权保护力度和适应我国入世后对知识产权的保护具有重要意义。但与英美等国家的临时禁令制度相比，我国的商标诉前禁令制度建立时间不长，还存在很多不足，需要在总结实践经验、借鉴西方国家的先进立法经验和成功的判例的基础上不断加以完善。目前重庆市高院已经出台了《关于诉前停止侵犯知识产权行为的具体实施意见（试行）》，为审理诉前禁令案件提供了较为统一的执法标准。但要制定完善的诉前禁令制度并在全国范围内得到统一实施还要走很长的路。
（来源：博客中国 作者：肖祖平 ）
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