转：作者|蒋秦何
上海美瑞实业有限公司，智慧芽IP-IQ系列培训认证课程专利工程师班的优秀毕业生。本文改编自作者的毕业设计论文。
编辑|Flag

在市场竞争环境日趋激烈的今天，传统的价格竞争或者劳动力竞争已经不足以支撑一家企业在市场大环境中立足。加之国家采取一系列的措施来鼓励和推动科学技术改革和创新，越来越多的企业更加注重自身知识产权的保护。
专利成为其企业发展和同行业竞争中的利器，越来越多的企业开始注重专利的获得以及专利防御网的构建，因此专利维权诉讼也随之增多。与之同时，各种专利风险也随之而来。正确认识到企业所可能存在的专利风险并加以有效预防，明确处理措施，对于企业的专利工作大有裨益。

01
研发过程中，专利埋下了哪些坑？
在专利的产生过程中，从专利本身到相关的专利产品，从技术的研发到产品的上市与销售，不同环节都会产生不同的专利风险。
从横向上看，在专利前期的研发、申请和授权阶段，企业需要尽可能全面地进行专利检索或采取一些策略避免日后可能会发生的专利风险，如专利实施后的侵权风险，以及专利权被授予后的无效风险。专利权的授予并不等同于相应的专利产品就一定不存在侵权风险，其权利也不一定绝对稳定。
从纵向上看，从技术的研发到所涉及产品的销售，期间会经手不同的人员，如研发人员、专利人员、生产人员、销售人员等，也会涉及到多种不同的合同协议，如人事合同、采购合同、委托开发合同等。在这些合同协议的约束中，也会存在风险，如员工所应享有的知识产权权利以及所应承担的知识产权义务，委托加工以及采购销售合同中可能会涉及到的知识产权归属或者第三方侵权的责任等。

02
具体这些“坑”是怎么产生的？
专利产品的侵权风险以及专利权的被无效风险来自于专利本身。
1.检索过程不全
在专利的产生过程中，检索工作是很重要的一个环节。专利检索工作质量的评价标准有两个，一为查全率，二为查准率。众所周知，专利的复杂性、结构化、抽象性和唯一性等特点使专利的检索与分析方式比传统文本遇到更多的挑战，想要达到查全率、查准率100几乎不太可能，由此可能会产生一定的专利风险。
在实际的专利工作中，应根据检索目的的不同来选择优先满足查全率或查准率，亦或二者兼顾。譬如在对现有技术进行检索时，应偏重查全，以免会有漏网之鱼，给日后上市的新产品带来侵权风险。
2.撰写及审查过程不严
专利申请文件的撰写以及专利审查过程中的审查意见答复也是影响专利有效性的关键环节。权利要求应当清楚限定技术方案的保护范围，同时避免一些实质性缺陷如缺乏新颖性、创造性等，否则一方面可能会导致专利申请无法授权，另一方面也会使得授予之后的专利权不稳定。
企业在审核或撰写专利申请文件时，应当合理适宜地分配技术方案中的各个技术特征，注意独权与从权之间的引用关系以及范围界定，避免为日后答复审查员的审查意见以及专利权被授予后遭遇被他人无效埋下伏笔。同时在此基础上，尽可能的扩大独权的保护范围。
3.条款约束不清楚
在企业知识产权工作所涉及到的各种合同中所存在的专利风险，大多是由于合同中的相关条款约束不清楚或者有所遗漏。如采购合同中未与供方明确约定第三方侵权的情况及责任、委托开发合同中未与对方约定知识产权归属、新员工入职前未对其进行知识产权背景调查或签订相关协议、劳动合同中未约定权属或保密条款等。

03
避免专利风险有哪些策略？
产品的侵权风险以及专利被无效风险可以在日常工作中通过以下方式来应对：
1.尽可能提高专利检索的查全率与查准率以及提高专利申请文件的撰写质量来提前预防；
2.对相关市场或技术领域实行专利监控，以实时了解技术领域内的专利动态和市场情况，及时掌握市场及专利情况。如在研发阶段，立项前、研发中以及上市前进行专利检索，定期监控技术领域内的最新专利等。
对于以上两种方式，我们可以通过一些领先的知识产权服务机构来实现。比如国内的智慧芽，通过基于大数据的技术情报工具，一方面打通了数据的更多维度，不只是语义检索，还有图像搜索、化学式检索等，来提高检索的质量和效率；另一方面从商业层面对全球专利数据进行分析，提供多维度的技术信息，包括竞争对手的技术布局、已有技术的来源追踪等。
只有清楚全面的了解技术领域内的现有技术，才能更加有的放矢的进行研发工作，对于所产生技术方案的专利性才会有更加准确的判断。

04
当遭遇侵权风险时，我们该如何应对？
当遭遇产品侵权风险时，首先应当确认对方专利是否有效以及侵权情况是否属实，通过大量的检索以及分析工作来论证对方的主张是否正确。如果侵权主张不成立，应及时将企业的检索分析结果传达给对方，使对方主动撤销侵权主张。如果侵权主张成立，应立即停止相关的生产销售活动。
专利侵权纠纷在我国有行政处理和司法诉讼两条途径，此及中国特色的“双轨制”。与司法诉讼相比，行政处理通常被认为具有成本低、效率高、执法专业、可与司法诉讼形成互补等优点。因此在明确侵权事实成立的情况下，首选通过与对方签订许可协议以和解，其次进行行政处理。若无法通过上述两种方式解决，则应做好应诉准备，如继续深入进行检索及分析工作尝试是否可无效对方专利或者进行现有技术抗辩。
当专利权被他人无效时，同样的，首先应当确认对方的无效理由是否正确，所提供的无效证据是否真实充分。如果不满足专利法、专利法实施细则以及专利审查指南中所指出的无效宣告的条件，可以请求复审委驳回其无效请求。但同时，也应仔细阅读并充分理解自己的专利文件，分析对方是否还会以其他的理由及证据再次提出无效宣告理由并考虑应对措施。
反之则应该考虑在符合专利法、专利法实施细则以及专利审查指南的规定的前提下修改专利文件，缩小权利要求保护范围以换取维持专利有效，或放弃部分权利要求以维持剩余的权利要求继续有效。通常来说，无效程序是被告在侵权诉讼中的一种常用抗辩方式，主要是对涉案专利的有效力进行质疑，以期通过无效其专利来使自己摆脱侵权纠纷，或者为了中止诉讼程序，为己方争取更多的应诉时间。
而在合同协议中所可能存在的专利风险则可以通过增加约定条款或相关协议等加以避免：
在采购协议中增加知识产权条款和保密条款，明确第三方侵权责任承担方，或者要求供方做出产品不会侵犯第三方知识产权的声明，必要时可由法务人员对相关条款进行审核；
在委托加工合同中约定所产生的知识产权归属以及相关利益分配；
新员工入职前，对其进行适当的知识产权背景调查，以避免侵犯他人权利；
在劳动合同中约定知识产权权属及保密条款，明确创造人员享有的权利和负有的义务，对于研发人员或者与知识产权工作关系密切的岗位，还可以要求新入职员工签订知识产权声明文件；
员工离职时对其进行相应的知识产权事项提醒，涉及核心知识产权的员工离职时，应签署离职知识产权协议或执行竞业限制协议等。

在企业实际的专利工作中，可能还会存在着其他本文中并未提及的专利风险，企业IP人员应当在日常专利工作中尽可能的提高检索质量与专利文件撰写质量，加强专利监控力度，建立起一套科学规范的专利风险预警机制和紧急应对机制，更好的支持企业的知识产权工作，尽可能的避免专利风险的产生，或者尽快阻止专利风险的进一步恶化。