10年·精案｜上海某联（集团）有限公司、上海某联（集团）有限公司吴某材眼镜公司诉南京吴某材眼镜有限公司等不正当竞争纠纷案
〖2024/12/18 8:35:39时〗 白兔商标专网提供
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信息来源：上海知产法院 信息整理编辑：紫藤
【基本案情】
1807年，吴某材将1719年在上海创建的、附带经营眼镜业务的“澄明斋珠宝玉器铺”改为专营眼镜业务的吴某材眼镜店，1926年更名为吴某材眼镜公司，至1998年10月更名为上海某联（集团）有限公司吴某材眼镜公司（以下简称上海吴某材公司）。1947年，吴某材眼镜公司南京分公司登记设立。但因历史原因，上海吴某材公司和南京吴某材眼镜有限公司（以下简称南京吴某材公司）已不具有关联关系。1989年起，某联集团、上海吴某材公司陆续注册多个“吴良材”文字商标，经过长期使用已经具有很高的市场知名度，并于2004年被认定为驰名商标。2015年，某联集团、上海吴某材公司发现南京吴某材公司及其分支机构、授权许可加盟商在登记注册及经营中使用“吴良材”文字的企业名称及文字标识，并宣称“南京吴某材眼镜是由上海吴某材眼镜公司设立的南京分公司发展起来的”等，在大众点评网开展团购。某联集团、上海吴某材公司认为，南京吴某材公司构成商标侵权及不正当竞争，故诉请法院判令停止侵权、消除影响并赔偿损失及合理费用。
【裁判结果】
一审法院判决南京吴某材公司停止商标侵权及不正当竞争行为，立即停止在特许经营中授权许可被特许经营人使用含“吴良材”文字标识，立即停止其分支机构在江苏省南京市以外地区注册、使用含“吴良材”文字的企业名称，并消除影响，赔偿经济损失人民币260万元。南京吴某材公司不服一审判决，提起上诉。
上海知识产权法院综合考虑历史、现状和公平等因素认为，首先，南京吴某材公司与历史上的吴某材眼镜公司具有一定的历史渊源，南京吴某材公司注册使用含“吴良材”文字的企业名称早于涉案商标注册时间，故不构成不正当竞争。但是，虽然南京吴某材公司和上海吴某材公司与历史上的吴某材眼镜公司具有一定的历史渊源，可彼此之间并无关联关系，在上海吴某材公司的“吴良材”商标已具有很高的知名度并被认定为驰名商标，而南京吴某材公司在全国范围内尚无知名度的情况下，南京吴某材公司于2004年至2015年大规模在全国范围发展特许加盟店，并授权加盟店使用含有“吴良材”文字的企业名称，南京吴某材公司还在对外宣传中声称其是“百年老店”，隐瞒其与上海吴某材公司不具有关联关系的事实，并谎称其是上海吴某材公司的南京分店，上述行为在主观上明显具有攀附上海吴某材公司商誉和误导消费者的意图，如果不对其企业名称的使用范围进行适当的限制，则难以达到防止市场混淆的效果，也不足以保护商标权人利益，因此，将南京吴某材公司注册含有“吴良材”文字企业名称分支机构的地域范围限制在南京地区范围内具有一定的合理性。第二，虽然南京吴某材公司作为字号在先使用人本身有权继续使用其企业名称，但相应的主体范围亦应当有所限制，即不得许可他人注册使用含有“吴良材”文字的企业名称和标识，故南京吴某材公司授权许可加盟商使用含“吴良材”文字的企业名称和标识构成商标侵权和不正当竞争；南京吴某材公司及其分支机构、加盟商使用“吴良材”文字亦构成商标侵权。第三，南京吴某材公司通过片面和不完整的“百年老店”陈述，以隐瞒和谎称的方式，误导相关公众认为其与上海吴某材公司之间存在关联关系，恶意攀附上海吴某材公司的商誉，其行为构成虚假宣传。
综上，二审判决驳回上诉，维持原判。
【典型意义】
上海吴某材公司与南京吴某材公司均与历史上有名的“吴良材眼镜店”具有一定的历史渊源，双方在特殊历史阶段对于“吴良材”字号的使用又一度中断，双方关于“吴良材”商标及字号的争议具有极其复杂的历史背景。如何处理特定历史背景下形成的商业标识冲突，需要法官进行审慎乃至艰难的利益平衡。本案在处理过程中，并未简单地根据逻辑形式进行判断，而是充分考虑相关事实的历史形成和发展过程，追溯“吴良材”老字号的历史背景与沿革，以历史因素作为起点，同时考虑发展现状和业已形成的市场格局，综合“历史、现状、公平”等因素作出裁量，适当限制南京吴某材公司使用其企业名称的地域范围，并制止其在经营活动中的不正当竞争行为。这种适当限制而非“一刀切”的裁判结果，既维护了南京吴某材公司在先使用“吴良材”字号的权利，又有效制止了南京吴某材公司在上海吴某材公司的“吴良材”注册商标上获得极大知名度情况下进行攀附商誉的行为，在适当规范的基础上维护现状对于当事人而言是公平合理的，也有助于维护已有的市场现状。本案在裁判上是对历史方法的典型适用，较为妥当地处理了历史遗留的商业标识冲突问题，对于规范“老字号”的使用以及促进市场主体诚信经营，同时防止市场混淆，维护消费者的合法利益，均具有一定的裁判指导意义。